BPatG Beschluss vom 22.10.2003 – 28 W (pat) 216/02

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 216/02

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

…

betreffend die Marke 395 26 139

(hier: Löschungsverfahren S 149/01)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund

der mündlichen Verhandlung vom 22. Oktober 2003 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-

Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der

Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes

vom 30. Juli 2002 aufgehoben.

Der Antrag auf Löschung der Marke 395 26 139 wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 23. November 1995 unter der

Rollennummer 395 26 139 die Marke

BICOM

für die Waren

Instrumente und Geräte für medizinische Zwecke, insbesondere

für den ärztlichen Gebrauch, speziell hochempfindliche Test-,

Diagnose- und Therapiegeräte für Bioresonanzverfahren und zugehörige elektromagnetische Sensoren und Kontaktstücke; Verlag

und Vertrieb von medizinischer Fachliteratur; Organisation und

Durchführung von Seminaren mit medizinischen Themen

in das Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der Marke ist Löschungsantrag gestellt und im wesentlichen

damit begründet worden, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs 2 Nr 1 und

2 MarkenG eingetragen worden, denn sie sei nur die Abkürzung für den

Fachbegriff „Biokommunikation“.

Die Markeninhabein hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen und

bestritten, dass BICOM tatsächlich als Abkürzung für diesen Fachbegriff gebräuchlich ist.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patentamts hat dem Löschungsantrag

mit der Begründung stattgegeben, dieser Begriff sei bereits vor der Anmeldung der

Marke als Bezeichnung für ein bestimmtes Diagnosegerät verwendet worden, das

zur Therapie im Bioresonanzverfahren eingesetzt werde, er müsse deshalb freigehalten werden. Auch wenn die Markeninhaberin die Bezeichnung BICOM kreiert

habe, so sei er doch inzwischen wegen fortdauernder Benutzung zum Fachbegriff

für eben dieses Therapiegerät geworden.

Zusammen mit dem Beschluss wurde den Beteiligten ein Auszug aus dem „Wörterbuch Naturheilkunde, Walter de Gruyter, 1996“ übersandt, in dem unter dem

Stichwort „Bicom-Therapie“ ausgeführt ist: „Therapie mit dem Bicom-Gerät (Bicom

: Kurzbezeichnung für Bio-Communication)“.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie

trägt vor, Bicom sei ein reines, von ihr selbst erfundenes Phantasiewort für das

von ihr hergestellte und vertriebene Gerät; die Therapie selbst werde mit BRT

(Bioresonanz-Therapie) abgekürzt. Die Fundstelle weise allein auf dieses Gerät

hin.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Der Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie schließt sich den Ausführungen des angefochtenen Beschlusses an und legt

eine Vielzahl von Verwendungsnachweisen für den Begriff „Bioresonanz-Therapie“

und von ähnlichen Begriffen vor.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet, denn die Voraussetzungen für die Löschung der angegriffenen Marke sind entgegen der Ansicht

der Markenabteilung nicht gegeben. Es fehlt an ausreichenden Anhaltspunkten

dafür, dass dem Begriff BICOM sowohl im Zeitpunkt der Eintragung als Marke wie

im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag das Schutzhindernis

des Freihalteinteresses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen stand und noch

entgegen steht (§ 50 MarkenG Abs 1 Nr 3, Abs. 2 S.1 MarkenG).

Soll eine Marke gelöscht werden, so sind die Anforderungen, die an den Nachweis

von Schutzhindernissen zu stellen sind, mindestens ebenso hoch, wie im Eintragungsverfahren, das heißt, solange keine unzweideutigen, den Schutz einer

Marke entgegenstehende Erkenntnisse vorliegen, ist die Marke nach § 33 Abs 2

MarkenG einzutragen, bzw es ist ihr der Schutz zu belassen. Je weiter der Eintragungszeitpunkt zurückliegt umso sorgfältiger sind die Verwendungsbeispiele zu

überprüfen, denn die rückblickende Beurteilung eines Verkehrsverständnisses

oder eines Verkehrsbedürfnisses ist in der Regel schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. In dieser Situation ist es besonders wichtig, dass die betroffene Partei

Gelegenheit erhält, sich zu allen für sie ungünstigen Erkenntnissen zu äußern.

Denn häufig kann sie zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen. Hier hat die

Markenstelle die Löschung angeordnet, ohne die Markeninhaberin zu den für sie

nachteiligen Fundstellen zu hören. Dabei handelte es sich insbesondere um das

oben genannte „Wörterbuch Naturheilkunde“ – in der das Wort Bicom ohne ersichtlichen Bezug zur Markeninhaberin verwendet wird. Durch diese Vorgehensweise ist die Markeninhaberin in ihrem Recht auf Durchführung eines fairen und

offenen Verfahrens verletzt worden. Danach hat jeder Verfahrensbeteiligte Anspruch zu erfahren, was der Behörde bei der Entscheidung vorliegt, denn nur so

kann er wirksam Einfluss auf das Verfahren nehmen (st Rspr zB BVerfG NJW

2002, 1334; BGH, WRP 1998, 185 – Active Line, BlPMZ 1998, 267 – DORMA,

GRUR 1997, 637 – Top Selection, BGH v 28.8.2003, I ZB 5/03 – turkey - corn,

BGH v 28.8.2003 I ZB 26/01 – PARK & BIKE jeweils veröffentlicht in juris). Dieser

Verfahrensfehler würde an sich zu einer Zurückverweisung führen; da das rechtliche Gehör vor dem Gericht umfassend nachgeholt wurde, konnte hiervon aber

abgesehen werden.

Der Antragstellerin ist es auch im Beschwerdeverfahren nicht gelungen ausreichende Hinweise für die herstellerübergreifende Verwendung des Begriffes

BICOM als übliches Kurzwort für Biokommunikation zu erbringen. Zunächst ist „Bi“

an sich schon eine unübliche Abkürzung für „Bio“, denn „bi“ hat bei Wort-Zusammensetzungen die Bedeutung von „zwei, doppel“, zB bilateral, binär, oder medizinisch bifidus (zweigeteilt), bidestillatus (zweifach destilliert). Die Antragstellerin, die

als Mitbewerberin in der Regel über weit bessere Erkenntnismöglichkeiten als die

Behörde oder das Gericht verfügt, konnte indes keine einzige Fundstelle beibringen, in der BICOM herstellerunabhängig als Kurzwort für den Begriff „Biokommunikation“ gebraucht wird. Sämtliche Belege beziehen sich auf das von der Antragstellerin hergestellte Therapiegerät zur Bioresonanztherapie (BRT). Auch die vom

Gericht durchgeführte Nachschau – dessen Ergebnis beiden Beteiligten in der

mündlichen Verhandlung zur Kenntnis gebracht wurde - erbrachte nur Hinweise

auf das „Bicom-Gerät“, wobei allerdings auch in den beiden Lexika Pschyrembel,

Wörterbuch Naturheilkunde, 2000 und Gesundheits-Brockhaus, 1999 der Hinweis

auf den Betrieb der Markeninhaberin fehlt. Zwischen den Beteiligten ist aber unstreitig, dass das Bicom-Gerät seit über zwanzig Jahren von der Markeninhaberin

hergestellt und vertrieben wird und ein anderer Hersteller kein Gerät mit ebensolcher Bezeichnung produziert, so dass mit diesen Fundstellen nur das Gerät der

Markeninhaberin gemeint sein kann. Auch stammen mit Ausnahme der von der

Markenstelle verwendeten Fundstelle alle diese Nachweise nicht aus dem Zeitraum der Markeneintragung, so dass letztlich nicht bekannt ist, welche Marktsituation 1995 geherrscht hat. Hier wäre es Sache der Antragstellerin gewesen vorzutragen, dass BICOM bereits damals ohne Bezug zu einem bestimmten Hersteller verwendet worden ist, oder dass ein solcher Gebrauch unmittelbar bevorstand.

Dass ihr ein solcher Nachweis nicht gelungen ist, und dass sie sich im Gegenteil

nur auf Veröffentlichungen der Markeninhaberin selbst beruft, zeigt, dass die

Marksituation offenbar anders war, also mit BICOM auch damals nur das Gerät

der Markeninhaberin gemeint war. Zwar kann auch ein Markeninhaber dazu beitragen, dass seine Marke sich zur beschreibenden Angabe entwickelt, dieser

Nachweis konnte hier aber gerade nicht erbracht werden. Denn alle Belege und

Fundstellen deuten darauf hin, dass mit BICOM einzig auf das Gerät der Markeninhaberin selbst und der damit durchgeführten Therapie hingewiesen wird.

Die Beschwerde der Markeninhaber hatte damit Erfolg.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst ( § 71 Abs 1 MarkenG).

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb