BPatG Beschluss vom 11.11.2003 – 27 W (pat) 35/03

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 35/03

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

betreffend die Marke 396 26 465

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 11. November 2003 durch die Vorsitzende Richterin

Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

2. Auf die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden werden

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 29. Mai 2000 und vom 16. Oktober 2002 teilweise aufgehoben, soweit mit ihnen der Widerspruch

aus der Marke 1 162 668 hinsichtlich der Waren "Seifen, Parfümerien, Haarwässer, Pflaster, Verbandmaterial und orthopädische Artikel" zurückgewiesen wurde.

Die Löschung der angegriffenen Marke 396 26 465 wird wegen

des Widerspruchs aus der Marke 1 162 668 auch für diese Waren

angeordnet.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke

PROSALUS

für "Klasse 3: Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Klasse 5: Präparate für die Gesundheitspflege; Pflaster,

Verbandmaterial; Klasse 8: handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Gabeln und

Löffel; Klasse 10: orthopädische Artikel; Klasse 21: Kämme und Schwämme, Bürsten, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Klasse 25: Kleidungsstücke,

Kopfbedeckungen, Schuhwaren" ist Widerspruch eingelegt aus der prioritätsälteren Wortmarke

SALUS

eingetragen unter der Nr 1 162 668 für "Arzneimittel, Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Tees, insbesondere

Haustees, medizinische Kräutertees; Pflanzen-, Frucht- und Gemüsesäfte, Pflanzen-, Frucht- und Gemüsesäfte auch für diätetische Zwecke; Zuckerwaren, medizinische Zuckerwaren, insbesondere Kräuterbonbons, Vitamin-, Kau- und Mineraltabletten; medizinische Badekonzentrate, medizinische Kräuter- und Pflanzenelixiere; alkoholhaltige und alkoholfreie Tonika mit medizinischer Wirkung aus Pflanzen- und Kräuterauszügen, Heilerde; medizinische Einreibemittel, insbesondere

Latschenkieferfranzbranntwein, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle, medizinische, therapeutische und/oder kosmetische Badezusätze, Saunaaufgußmittel; Massagegürtel; Paraffin-Öle".

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der

Widerspruchsmarke im Widerspruchsverfahren bestritten und ihre Einrede auch

nach Vorlage von Benutzungsunterlagen durch die Widersprechende aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit

Erstbeschluss vom 29. Mai 2000 den Widerspruch insgesamt mit der Begründung

zurückgewiesen, dass die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der jüngeren Marke eine rechtserhaltende Benutzung der

Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe, weil die vorgelegten Benutzungsunterlagen hierfür unzureichend seien. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Erinnerungsprüferin mit Beschluss vom 16. Oktober 2002 den

Erstbeschluss teilweise aufgehoben und die teilweise Löschung der angegriffenen

Marke für die Waren "ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;

Präparate für die Gesundheitspflege" angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt:

Nach den im Erinnerungsverfahren vorgelegten Unterlagen sei von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Tees, insbesondere

Haustees, medizinische Kräutertees; medizinische Zuckerwaren, insbesondere

Kräuterbonbons, Vitamin-, Kau- und Mineraltabletten; medizinische Badekonzentrate, medizinische Kräuter- und Pflanzenelixiere; alkoholhaltige und alkoholfreie

Tonika mit medizinischer Wirkung aus Pflanzen- und Kräuterauszügen, medizinische, therapeutische Badezusätze" in dem nach § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum auszugehen. Unter Zugrundelegung dieser Waren bestehe auch

eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken. Denn diese Waren

seien mit den für die jüngere Marke geschützten Waren "ätherische Öle, Mittel zur

Körper- und Schönheitspflege; Präparate für die Gesundheitspflege" identisch, jedenfalls sehr ähnlich; demgegenüber bestehe zu den weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren "Seifen; Parfümerien, Haarwässer; Pflaster, Verbandmaterial" nur eine mittlere und zu den verbleibenden Waren keine Ähnlichkeit. Hinsichtlich der identischen und sehr ähnlichen Waren reiche der Zeichenabstand zum Ausschluss von Verwechslungen nicht aus. Zwar bestehe wegen der

Vorsilbe "PRO-" in der jüngeren Marke keine unmittelbare Verwechslungsgefahr in

klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht; jedoch könne eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht verneint werden, weil diese Vorsilbe gerade auf

dem hier betroffenen Bereich der Heilmittel ein typischer Bestandteil von Serienzeichen und im übrigen auf allen Warengebieten als verbraucht anzusehen sei.

Demgegenüber trete der identische Bestandteil "SALUS", dessen Bedeutung als

Wort der lateinischen Sprache für "Heil, Wohlbefinden, Wohlergehen" nur den wenigsten Verbrauchern bekannt sei, gegenüber dem zusätzlichen Element "PRO" in

der jüngeren Marke so stark hervor, dass von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen sei. Auf den Widerspruch sei die angegriffene Marke daher für

die identischen bzw sehr ähnlichen Waren zu löschen, während hinsichtlich der

nur im mittleren bis entfernten Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren der Widerspruch zurückzuweisen sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der

sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses anstrebt, sowie die (selbständige) Anschlussbeschwerde der Widersprechenden, mit der diese die Löschung

der angegriffenen Marke für sämtliche Waren der Klassen 3, 5 und 10 beantragt.

Die Markeninhaberin hat ihre Beschwerde nicht begründet. Die Widersprechende

hat ausgeführt, dass eine Ähnlichkeit mit den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren auch hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten

Waren "Seifen, Parfümerien, Haarwässer, Pflaster, Verbandmaterial und orthopädische Artikel" nicht verneint werden könne, so dass diese auch insoweit zu löschen sei.

In der mündlichen Verhandlung, an welcher die Markeninhaberin - wie zuvor mitgeteilt - nicht teilgenommen hat, hat die Widersprechende darauf hingewiesen,

dass sie Inhaberin zahlreicher weiterer nationaler und internationaler Marken mit

dem Stammbestandteil "SALUS" sei. Im nachgelassenen Schriftsatz vom 18. November 2003 hat sie hierzu näher ausgeführt, dass insgesamt 2 Gemeinschaftsmarkenanmeldungen, 19 eingetragene deutsche Marken und 11 registrierte internationale Marken mit dem Bestandteil "SALUS" existierten; hiervon gehörten

sämtliche nationalen Zeichen sowie 10 der internationalen Kennzeichnungen der

Widersprechenden; gegen die Gemeinschaftsmarkenanmeldungen werde unverzüglich nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch eingelegt werden; in der als Bildzeichen ausgestalteten IR-Marke 328 487 "SABEOL - SALUS IN FRUCTUS SUA-

VITATI - SOCIETA USELLINI MILANO" wiederum trete das Wort "SALUS" nicht in

kollisionsbegründender Weise hervor.

II

Während die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin in der Sache keinen Erfolg hat, ist die selbständige Anschlussbeschwerde der Widersprechenden begründet. Denn auch hinsichtlich der weiteren für die angegriffene Marke registrierten Waren "Seifen, Parfümerien, Haarwässer, Pflaster, Verbandmaterial; orthopädischen Artikel" kann eine Gefahr von Verwechslungen in Form eines gedanklichen Inverbindungbringens beider Vergleichsmarken im Sinne des §§ 42, 9 Abs 1

Nr 2 MarkenG nicht verneint werden.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, ist eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren "Tees, insbesondere

Haustees, medizinische Kräutertees; medizinische Zuckerwaren, insbesondere

Kräuterbonbons, Vitamin-, Kau- und Mineraltabletten; medizinische Badekonzentrate, medizinische Kräuter- und Pflanzenelixiere; alkoholhaltige und alkoholfreie

Tonika mit medizinischer Wirkung aus Pflanzen- und Kräuterauszügen, medizinische, therapeutische Badezusätze" hinreichend glaubhaft gemacht. Darüber hinaus hat die Widersprechende – entgegen der Ansicht der Markenstelle – aber

auch glaubhaft dargelegt, dass die Widerspruchsmarke für eine Vitamin E-Creme

als Spezialkosmetikum mit hautpflegenden Eigenschaften benutzt worden ist. Der

in der eidesstattlichen Versicherung für die Jahre 1995 bis 1998 ausgewiesene

Umsatz von jährlich zwischen ca 10 000 bis 11 000 Packungen, der 1999 sogar

79 765 Packungen erreicht hat, stellt ungeachtet des Rückgangs auf

6 870 Packungen im Jahr 2000 von Umfang und Kontinuität her eine ernsthafte

Benutzung dar. Damit ist der Widerspruchsmarke zumindest für die unter den eingetragenen Oberbegriff "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" fallende Einzelware "kosmetische Hautpflegecreme" Schutz zuzuerkennen. Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die geltend gemachte Benutzung der Widerspruchsmarke im übrigen auch nicht mehr in Abrede gestellt.

Zwischen den von der angegriffenen Marke umfassten Waren "ätherische Öle,

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Präparate für die Gesundheitspflege" und

den Waren, für die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke

glaubhaft gemacht worden ist, besteht teils Identität, teils hochgradige Ähnlichkeit.

Darüber hinaus weisen aber auch die weiteren für die jüngere Marke geschützten

Waren "Seifen, Haarwässer" als typische Mittel zur Körperpflege enge Berührungspunkte mit "Hautpflegecreme" auf. Eine beachtliche Ähnlichkeit besteht ferner zu "Parfümerien", die eine die Körperpflege ergänzende Funktion haben und

von zahlreichen Herstellern zusammen mit pflegenden und dekorativen Kosmetika

in einer kompletten Serie angeboten werden.

Was die Waren "Pflaster, Verbandmaterial" der angegriffenen Marke betrifft, ist die

Ähnlichkeit zu den "(medizinischen) Kräutertees, medizinischen Badekonzentraten, Tonika mit medizinischer Wirkung" der Widerspruchsmarke wegen der erkennbar unterschiedlichen Beschaffenheit der Waren zwar nicht ausgeprägt. Andererseits können die Waren bei der medizinischen Körperpflege unmittelbar nebeneinander zum Einsatz kommen, weil vor dem Anlegen eines Verbandes oder

Pflasters die betroffene Körperstelle häufig mit schmerzlindernden Kräutertinkturen und Tonika behandelt wird. Die Waren werden auch in denselben Vertriebsstätten, insbesondere Drogerien und Apotheken, zum Verkauf angeboten. Dasselbe gilt hinsichtlich der "orthopädischen Artikel" der angegriffenen Marke, bei denen

es sich ua um orthopädischen Bandagen und Stützstrümpfe handeln kann, die

nicht nur über Sanitätshäuser vertrieben werden, sondern, soweit sie nicht rezeptpflichtig sind, auch in Apotheken und Drogerien angeboten werden (vgl BPatG

30 W (pat) 235/96 – acPHARMA/Azupharma; 25 W (pat) 82/00 – Iomar/Lohmann).

Aufgrund dieser Gemeinsamkeiten hat die jüngere Marke nicht nur im Bereich "Seifen, Parfümerien, Haarwässer", sondern auch im Bereich "Pflaster, Verbandstoffe, orthopädische Artikel" einen ausreichend deutlichen Abstand zu der

zumindest normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke einzuhalten; dieser Anforderung wird sie aber nicht gerecht.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet allerdings, wie die Markenstelle

zutreffend ausgeführt hat und was auch die Widersprechende nicht beanstandet,

in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht aus, weil die Vorsilbe "PRO" in der jüngeren Marke, welche diese mitprägt und daher nicht vernachlässigt werden kann, dieser einen anderen Gesamteindruck als die ältere Marke

vermittelt, zumal Wortanfänge vom Verkehr üblicherweise stärker beachtet zu werden pflegen (st. Rspr., vgl BGHZ 131, 122, 125 – Innovadeclophlont; zuletzt BGH

MarkenR 2004, 465, 468 – Kelly).

Der Senat teilt im Ergebnis aber die Ansicht der Markenstelle, dass beide Marken

jedenfalls im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 letzter Halbsatz MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können. Hiervon ist nach ständiger

Rechtsprechung auszugehen, wenn der Verkehr, obwohl er die Vergleichsmarken

nicht unmittelbar miteinander verwechselt, dem vorhandenen übereinstimmenden

Element in beiden Marken einen Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnimmt, weil die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als

Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb weitere Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl BGH WRP 2002, 534, 536 – BIG; BGH WRP 2002, 537, 541

– BANK 24; BGH GRUR 1999, 587, 589 – Cefallone; BGH WRP aaO – BIG). Wie

die Widersprechende bereits in der mündlichen Verhandlung vorgetragen und in

ihrem nachgelassenen Schriftsatz vom 18. November 2003 - dessen Richtigkeit

durch die Registerlage bestätigt wird - näher dargelegt hat, ist sie nicht nur Inhaberin zahlreicher Serienmarken, welche den übereinstimmenden Bestandteil "SALUS" mit weiteren Zusätzen enthalten, sondern nahezu sämtliche nationalen und internationalen Zeichen, welche in dieser Weise gebildet sind, weisen allein auf die Widersprechende hin. Zwar sind diese Serienzeichen in der Regel in

der Weise gebildet, dass dem übereinstimmenden Element "SALUS" weitere

Wortelemente meist beschriebenen Inhalts nachgestellt sind, wodurch sie sich von

der durch Voranstellung der Silbe "PRO" gebildeten angegriffenen Marke unterscheiden; die Widersprechende ist aber auch Inhaberin der Serienmarken "EURO-

SALUS"

(Nr 2 063 107),

"NOVASALUS"

(Nr 2 063 108),

"PHYTOSALUS"

(Nr 397 21 176) und "FLORASALUS" (Nr 397 35 882), bei denen dem Stammbestandteil "SALUS" ein Wortteil - wie in der jüngeren Marke - vorangestellt ist. Unter

diesen Umständen kann nicht ausgeschlossen werden, daß ein beachtlicher Teil

des Verkehrs auch die jüngere Marke, die aus der gängigen beliebten Vorsilbe "PRO" und der zugleich das Firmenschlagwort der Widersprechenden bildenden Kennzeichnung "SALUS" kombiniert ist, für ein weiteres Zeichen ihres Unternehmens hält.

Da somit eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken auch hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren "Seifen, Parfümerien,

Haarwässer, Pflaster, Verbandmaterial; orthopädischen Artikel" anzunehmen ist,

war die Beschwerde der Markeninhaberin gegen den die Teillöschung der angegriffenen Marke anordnenden Erinnerungsbeschluss der Markenstelle zurückzuweisen und auf die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden die teilweise Löschung der jüngeren Marke unter teilweiser Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle auch hinsichtlich dieser Waren anzuordnen.

Gründe für eine Kostenauferlegung nach § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG bestehen

nicht.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Pü