BPatG Beschluss vom 07.01.2004 – 26 W (pat) 113/03

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 113/03 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 10.99

betreffend die Marke 399 01 100

hier: Kostenbeschwerde

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 7. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert

sowie des Richters Kraft und der Richterin Eder

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerde-

Fahrerin zu tragen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der Marke 399 01 100

siehe Abb. 1 am Ende

für „Bier“ ist ua Widerspruch erhoben worden aus der als notorisch bekannt

bezeichneten Marke

siehe Abb. 2 am Ende

die nach Angaben der Widersprechenden weltweit für Waren der Klasse 32 eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den

Widerspruch zurückgewiesen und der Widersprechenden die Kosten des

Widerspruchsverfahrens auferlegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, aus dem

Vorbringen der Widersprechenden gehe nur hervor, dass in der Zeichentrick-Serie

„The Simpsons“ mit „Duff BEER“ ein billiges Bier mit schlechter Qualität

bezeichnet werde, welches das Lieblingsgetränk von Homer Simpson sei, einem

der Hauptdarsteller der vorgenannten Serie, die seit Februar 1991 ohne

Unterbrechung in der Bundesrepublik Deutschland ausgestrahlt werde. Zwar habe

die Widersprechende durch Vorlage umfangreicher Unterlagen glaubhaft gemacht,

dass diese Serie mittlerweile auch in Deutschland einen hohen Bekanntheitsgrad

erreicht habe. Mit den vorgelegten Unterlagen habe sie aber nicht annähernd

nachweisen können, dass auch der Begriff „Duff BEER“ bei den inländischen

Verkehrskreisen einen Bekanntheitsgrad von mindestens 60 % erreicht habe. Dies

hätte beispielsweise durch die Vorlage eines demoskopischen Gutachtens

geschehen können.

Mithin habe der Widerspruch mangels Nachweises der erforderlichen Notorietät

der Widerspruchsmarke zurückgewiesen werden müssen.

Da die Widersprechende keine Belege vorgelegt habe, aufgrund deren eine notorische Bekanntheit iSd Art 6 bis PVÜ, § 4 Nr 3 MarkenG auch nur ansatzweise in

Betracht gekommen wäre, müsse davon ausgegangen werden, dass sie die

Erfolgsaussichten ihres Widerspruchs aus einem nicht eingetragenen Zeichen

nicht mit der zumutbaren Sorgfalt geprüft habe. Es entspreche daher der Billigkeit,

ihr antragsgemäß die Verfahrenskosten aufzuerlegen.

Gegen diese Kostenauferlegung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie meint, die erforderliche prozessuale Sorgfalt nicht verletzt zu haben. Nach den

eigenen Ausführungen der Markenstelle in ihrem Beschluss habe die Widersprechende durch Vorlage umfangreicher Unterlagen glaubhaft gemacht, dass die

Zeichentrickserie „The Simpsons“ mit dem Hauptdarsteller Homer Simpson in

Deutschland einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt habe und die Kennzeichnung

„Duff BEER“ weltweit für ähnliche Waren wie die der angegriffenen Marke

eingetragen sei. Damit habe sie durchaus Anhaltspunkte für die notorische

Bekanntheit der Kennzeichnung „Duff BEER“ dargelegt. Selbst der Anmelder gehe

von einer Bekanntheit dieser Kennzeichnung in Deutschland aus. Mithin hätten

keine Gründe vorgelegen, aufgrund derer sie bei der gebotenen objektiven Abwägung der Erfolgsaussichten von der Weiterverfolgung des Widerspruchs wegen

dessen voraussichtlicher Erfolglosigkeit hätte absehen müssen. Dementsprechend

beantragt sie, die Kostenentscheidung des angefochtenen Beschlusses

aufzuheben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt, die Beschwerde kostenpflichtig

zurückzuweisen.

Er verteidigt die angefochtene Kostenentscheidung.

II.

Die ausschließlich gegen die Kostenentscheidung gerichtete Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet, denn es war gerechtfertigt, der Widersprechenden

die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen.

1. Nach § 63 Abs 1 MarkenG können einem Beteiligten die Verfahrenskosten

auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Auszugehen ist von dem

Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Solche

Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit

der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Dies kann der Fall sein, wenn

ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten

aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht. So sind zB dem Widersprechenden die Verfahrenskosten aufzuerlegen,

wenn auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt

wird (vgl zB BPatG GRUR 1996, 981 – ESTA VITAL).

Voraussetzung für einen erfolgreichen Widerspruch aus einer notorisch bekannten

Kennzeichnung gemäß §§ 10 Abs 1, 4 Nr 3, 42 Abs 2 Nr 2 MarkenG, Art 6 bis

PVÜ ist ua, dass die betreffende Bezeichnung im Inland über einen weit

überdurchschnittlichen Bekanntheitsgrad verfügt (vgl dazu Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 4 Rdn 89). Zum Grad der Bekanntheit der „The Simpsons“-Serie

und damit der Kennzeichnung „Duff BEER“ bei dem großen Kreis der Biertrinker

macht die Widersprechende jedoch nicht einmal ansatzweise Angaben. Dazu

hätte aber aufgrund der einschlägigen Kommentare zu Art 6 bis PVÜ und § 4

MarkenG ohne weiteres erkennbar Veranlassung bestanden, zumal ohne eine

Benutzung der Kennzeichnung im Inland – wie hier – eine ausländische Marke nur

unter besonderen Umständen den inländischen Verkehrskreisen notorisch bekannt sein dürfte (vgl Ströbele/Hacker aaO; Ingerl/Rohnke, MarkenG § 4 Rdn 24;

Fezer, MarkenR 3. Aufl Rdn 7 zu Art 6 bis PVÜ). Der ausschließliche Verweis der

Widersprechenden auf eine Fernsehserie, bei der es sich wohl eher um eine Kinder- oder Jugendsendung handelt, vermag allein auch nicht ansatzweise den

erforderlichen hohen Bekanntheitsgrad bei den beteiligten breiten Verkehrskreisen

zu belegen. Ebenso wie der unterlassene ernsthafte Versuch der

Glaubhaftmachung einer bestrittenen Benutzung eine Kostenauferlegung

rechtfertigt, verletzt es die gebotene prozessuale Sorgfalt, wenn eine anwaltlich

vertretene Widersprechende keinen nachvollziehbaren

tauglichen Versuch

unternimmt, die Notorietät ihrer Marke zu belegen. Die Markenstelle hat deshalb

der Widersprechenden zu Recht die Kosten des Widerspruchsverfahrens

auferlegt.

2. Da es in Nebenverfahren – wie hier – in der Regel der Billigkeit entspricht,

dem Obsiegenden die ihm entstandenen Kosten zu erstatten, hat die unterliegende Beschwerdeführerin auch die Kosten des vorliegenden Nebenverfahrens zu

tragen (vgl dazu Ströbele/Hacker aaO, § 71 Rdnr 38).

Albert

Eder

Kraft

Bb

Abb. 1

Abb. 2