BPatG Beschluss vom 13.01.2004 – 33 W (pat) 101/01

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 101/01 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 10.99

betreffend die Marke 2 077 478

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 13. Januar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, die Richterin Pagenberg und den Richter Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse

der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. August 1998 und vom 24. November 2000 aufgehoben, soweit die teilweise Löschung der Marke 2 077 478 aufgrund des Widerspruchs aus der IR-Marke 523 095, nämlich hinsichtlich der Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unterhaltung; sportliche und

kulturelle Aktivitäten“, angeordnet worden ist.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 2 077 478

LIONS

deren Dienstleistungsverzeichnis wie folgt lautet:

„Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Bauwesen; Maler-, Lackierer- und Tapezierarbeiten;

Reparatur und Instandsetzung von Bekleidung und Schuhen, Erzeugnissen der Elektrotechnik, Fahrrädern und Kraftfahrzeugen,

feinmechanischen Erzeugnissen, gesundheitstechnischen Geräten,

mechanischen Geräten und Vorrichtungen für medizinische und

orthopädische Zwecke; Installationsarbeiten; Telekommunikation;

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Materialbearbeitung; Erziehung; Ausbildung;

Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Verpflegung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und

Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin

und der Landwirtschaft, Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellung von Programmen

für die Datenverarbeitung. GK. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42“

hat die Inhaberin der IR-Marke 523 085

LIONS

die für die Waren und Dienstleistungen

Cl. 14: Horlogerie et autres instruments chronométriques.

Cl. 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris

dans d’autres classes; articles pour reliures, à savoir fils,

toile et autres matières textiles pour reliures; papeterie;

adhésifs (matiéres collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux pour les artistes, à savoir articles pour

dessiner, peindre et modeler; pinceaux; machines à

écrire et articles de bureau, à savoir appareils et

ustensiles de bureau non électriques; matériel

d’instruction et d’enseignement

(à

l’exception des

appareils); caractères d’imprimerie; clichés.

Cl. 35: Publicité; agence de travail temporaire, travaux statistiques, comptabilité, vente aux enchères, renseignements

d’affaires, étude et recherche du marché, étude et analyse du marché, négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers, négociation

de contrats pour l’acquisition ou la vente de produits,

conseils pour l’organisation des affaires, conseils pour la

conduite des affaires (consultations), conseils pour les

questions de personnel,

location de machines et

d’installations de bureau, reproduction de documents.

Cl. 41: Organisation de compétition sportives; spectacles

populaires.

Cl. 42: Photographie; exploitation de droits de propriété intellectuelle et industrielle; établissement de plans sans rapport

avec la conduite des affaires

in Deutschland Schutz genießt, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch

Erstbeschluß vom 25. August 1998 und Erinnerungsbeschluß vom 24. November 2000 aufgrund des Widerspruchs aus der IR-Marke 523 095 die teilweise Löschung der Marke 2 077 478 angeordnet, nämlich hinsichtlich der Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ und den Widerspruch im übrigen

zurückgewiesen. Es bestehe Verwechslungsgefahr im Umfang der Teillöschung

gemäß § 9 Abs 1 Nr 1 und 2 MarkenG.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt und mit Schriftsatz vom

1. Juni 2001 zur besseren Beurteilung der Berechtigung des Widerspruchs aus

der IR-Marke 523 095 gebeten, die Widersprechende aufzufordern, die rechtserhaltende Benutzung nachzuweisen. Nachdem sich die Widersprechende darauf

berufen hat, daß die Schonfrist von fünf Jahren frühestens am 12. Juni 1997 zu

laufen begonnen habe und noch mindestens bis zum 12. Juni 2002 andauere, hat

die Markeninhaberin die Widersprechende unter Bezugnahme hierauf mit Schriftsatz vom 12. Dezember 2002 aufgefordert, nunmehr die rechterhaltende Benutzung nachzuweisen.

Sie beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und den Widerspruch in

vollem Umfang zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat sich seit Absendung des Schriftsatzdoppels vom

18. Dezember 2002 nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt.

II

Die zulässige Beschwerde ist hinsichtlich des Widerspruchs aus der IR-Marke

523 095 begründet. Die Anordnung der teilweisen Löschung der Marke 2 077 478

auf der Grundlage des Widerspruchs aus der IR-Marke 523 095 kann mangels

Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke nicht aufrechterhalten

werden (§§ 9 Abs 1 Nr 1 und 2, 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 1 Satz 3, Abs 2 MarkenG).

Die Feststellung der Identität der beiden Wortmarken „LIONS“ und eines Teils der

eingetragenen Dienstleistungen nach § 9 Abs 1 Nr 1 MarkenG sowie die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG wegen Identität der

Marken und Identität oder Ähnlichkeit der von ihnen erfaßten Dienstleistungen

kann nur für Dienstleistungen oder Waren getroffen werden, für die - nach einer

zulässigen Erhebung der Nichtbenutzungseinrede - die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG). Diese Voraussetzung ist hier nicht

erfüllt.

Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung des § 43 Abs 1 MarkenG

zwar nicht

im Schriftsatz vom 1. Juni 2001, aber

im Schriftsatz vom

12. Dezember 2002 in zulässiger Weise erhoben. Der Zeitpunkt, von dem an die

Benutzung der Widerspruchsmarke wirksam bestritten werden konnte, begann in

Bezug auf die IR-Marke 523 095, bei der nach der Jahresfrist noch ein Widerspruchverfahren anhängig war, fünf Jahre nach dem Tag, an dem die abschließende Mitteilung des Deutschen Patentamts vom 12. Juni 1997 über die

Schutzbewilligung dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges

Eigentum am 17. Juni 1997 zugegangen war (§ 116 iVm § 115 Abs 2 MarkenG).

Hierauf hat die Widersprechende zutreffend abgestellt, als sie in ihrem Schriftsatz

vom 6. Juli 2001 zu Recht auf den Lauf der Benutzungsschonfrist hinwies. Die für

die Widerspruchsmarke geltende Schonfrist lief am 17. Juni 2002 ab, so daß die

Markeninhaberin der Widersprechenden die Einrede der Nichtbenutzung nunmehr

im Schriftsatz vom 12. Dezember 2002 entgegenhalten konnte. Nach Übermittlung

der Einrede oblag es der Widersprechenden, die Benutzung ihrer IR-Marke

523 095 unverzüglich glaubhaft zu machen. Einer ausdrücklichen Aufforderung

oder Fristsetzung seitens des Senats bedurfte es auch unter Berücksichtigung der

Hinweis- und Aufklärungspflichten des § 139 ZPO hierfür nicht. Nach dem verfrühten unzulässigen Ansinnen der Markeninhaberin mußte die Widersprechende

vom Zeitpunkt des Ablaufs der Schonfrist an gegenwärtig sein, die Benutzung ihrer Marke, auf die sich ihr Löschungsbegehren im Widerspruchsverfahren stützt,

glaubhaft machen zu müssen. Seit der Übermittlung der Einrede ist mehr als ein

Jahr vergangen, ohne daß Erklärungen oder Unterlagen zur Glaubhaftmachung

der Benutzung eingegangen sind. Die angegriffene Teillöschung, bei der noch die

Registerlage maßgeblich war, ist daher insoweit aufzuheben.

Das Beschwerdeverfahren wird hinsichtlich der Teillöschung aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 167 527 nach Zustellung dieses Beschlusses fortgesetzt.

Für eine Kostenauferlegung nach § 71 Abs 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Winkler

Kätker

Pagenberg

Cl