BPatG Beschluss vom 28.01.2004 – 28 W (pat) 111/02

BUNDESPATENTGERICHT

Zu diesem Beschluss ist am 07.07.2004 ein Berichtigungsbeschluss ergangen De Vecchis, Justizhauptsekretärin

Verkündet am

28. Januar 2004

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28 W (pat) 111/02

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(Aktenzeichen)

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B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die teilweise Umschreibung der Markenanmeldung L 36 705/29 6.70

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 28. Januar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss

des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für

Klasse 29 - vom 2. April 2002 aufgehoben.

Der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Umschreibung vom

16. Mai 2000 wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin begehrt für sich die teilweise Umschreibung der Markenanmeldung L 36 705/29 Wz, die ursprünglich von der

H… AG in H…, im Jahre 1993 für eine Vielzahl von Waren angemeldet und nach Veröffentlichung der Bekanntmachung am

30. April 1993 mehrfach - erstmalig mit Erklärung vom 14. November 1995 - geteilt

worden war. Eine Teilungserklärung vom 29. November 1995 betreffend die

Waren

„chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen

von Lebensmitteln, Natron für den Haushalt, künstliche Süßstoffe,

diätetische Nährmittel für Kinder und Kranke, Kaffee, Tee, Kakao,

Maisflocken, Haferflocken, Weizenkeime für Nahrungszwecke,

Vollkornschrot für Nahrungszwecke, Kaffee-Ersatzmittel, Mehle,

Sojamehle, Backmischungen, im Wesentlichen bestehend aus

Mehl, Zucker, Stärke, Magermilchpulver und Hühnereiweiß zur

Herstellung von Kuchen, Torten, Keksen, Müsliriegeln, Brot und

Waffeln, Fertigteige zur Herstellung von Brot, Brötchen und Backwaren, Biskuits, Kuchen, feine Back- und Konditorwaren, Schokolade, Schokoladewaren, Pralinen auch mit Füllungen aus Wein

oder Spirituosen, Zuckerwaren, Speiseeis, Hefe, Backpulver“

ist aus nachträglich nicht mehr feststellbaren Gründen nicht durchgeführt worden;

vielmehr ist dieser Komplex zunächst bei der Stammanmeldung verblieben und

zusammen mit dieser auf die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin gemäß ihrem Antrag vom 15. Juli 1999 umgeschrieben worden, und zwar aufgrund der Umschreibungsbewilligung einer Zwischenerwerberin, nämlich der Fa. O…

GmbH als Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Anmelderin, auf

die die Anmeldung auf Antrag vom 23. Juli 1996 umgeschrieben worden war.

Demgegenüber behauptet die Beschwerdegegnerin, dass sie diesen Teil der Anmeldung von der ursprünglichen Anmelderin und Rechteinhaberin schon im Jahre

1995 erworben und entsprechenden Umschreibungsantrag gestellt habe, der aber

vom Amt nie bearbeitet worden sei. Die Umschreibung auf die Beschwerdeführerin sei rechtsfehlerhaft erfolgt und das Markenregister mithin unrichtig.

Die Markenabteilung 3.1. hat mit Beschluss vom 2. April 2002 dem Antrag stattgegeben, und die Umschreibung der Anmeldung auf die Antragsgegnerin im Umfang

der Teilungserklärung vom 29. November 1995 rückgängig gemacht und

gleichzeitig die Eintragung der Beschwerdegegnerin als Anmelderin der insoweit

abzutrennenden Anmeldung angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, dass

dieser Teil der Umschreibung auf die Beschwerdeführerin nicht der wahren

materiell-rechtlichen Lage entsprochen habe bzw. dem Amt der

insoweit

erforderliche Rechtsübergang nicht nachgewiesen worden sei. So habe die

Zwischenerwerberin bereits mit Schreiben vom 16. Februar 1999 erklärt, dass sie

hinsichtlich der - hier streitigen – Waren nicht Inhaberin der Anmeldung sei, da

diese bereits vorher an die Beschwerdegegnerin übertragen worden seien und

mithin für die Beschwerdeführerin nicht mehr zur Disposition gestanden hätten.

Die Umschreibungsbewilligung der Zwischenerwerberin

zugunsten der

Beschwerdeführerin sei deshalb dahingehend auszulegen, dass die streitigen

Waren hiervon nicht erfasst gewesen seien. Da andererseits zugunsten der

Antragstellerin eine Umschreibungsbewilligung der H… AG und die Erklärung

der Zwischenerwerberin vom 16. Februar 1999 vorgelegen habe, müsse von

einem Nachweis der Rechtsnachfolge auf diese ausgegangen werden.

Mit der Beschwerde rügt die Antragsgegnerin, dass wegen des laufenden Widerspruchsverfahrens sowohl die Teilung der ursprünglichen Markenanmeldung mit

Erklärung vom 29. November 1995 wie auch die angebliche Übertragung bzw. der

angebliche Umschreibungsantrag der Antragstellerin nach §§ 159, 40, 31 MarkenG unzulässig gewesen seien, wovon die Beteiligten auch Kenntnis gehabt

hätten, wie sich aus einer Notiz in den Akten der Anmeldung ergebe. Dementsprechend sei die insoweit ungeteilte Markenanmeldung sowohl auf die Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Anmelderin, also die Fa. O.…

GmbH, wie sodann auf die Beschwerdeführerin übertragen worden und die

materielle Rechtslage damit eindeutig, so dass für eine Auslegung der Umschreibungsbewilligung der Zwischenerwerberin - wie es die Markenabteilung im angefochtenen Beschluss vorgenommen habe - kein Raum sei und damit auch dem

Antrag der Beschwerdegegnerin die Grundlage fehle, zumal nach ständiger

Rechtsprechung (etwa BPatG Mitt. 2003, 516) die Umschreibung einer Marke

selbst bei grober inhaltlicher Unrichtigkeit des Umschreibungsvorganges nur in

Ausnahmefällen rückgängig gemacht werden könne.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses

vom

2. April 2002 zu entscheiden, dass die in dem Tenor des angefochtenen Beschlusses aufgeführten Waren der Klassen 1, 5 und

30 bei der auf sie umgeschriebenen Anmeldung verbleiben.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass die Aufhebung des Amtsbeschlusses nicht der materiellen Rechtslage entsprechen würde; dies habe die Beschwerdeführerin auch

anerkannt, wie sich aus ihrem Schreiben vom 6. Oktober 1999 ergebe, in welchem

sie das Angebot auf Erwerb der „abgeteilten Tiko-Marke“ der Beschwerdeführerin

abgelehnt habe.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 66 Abs 1 und 2 MarkenG) und hat in der Sache

Erfolg, da es für die von der Markenabteilung vorgenommene Änderung des Markenregisters in Form der teilweisen Rückgängigmachung der 1999 vorgenommenen Umschreibung auf die Antragsgegnerin sowie der Umschreibung dieses Teils

der Anmeldung auf die Antragstellerin sowohl an den tatsächlichen wie rechtlichen

Voraussetzungen fehlt.

Änderungen des Markenregisters gegen den Willen des Eingetragenen sind nur in

engen Grenzen möglich, die im Gesetz abschließend geregelt sind. So geben

etwa für den Fall der Eintragung von offenbaren Unrichtigkeiten die Vorschriften

der §§ 39 Abs. 2 bzw. 45 Abs. 1 MarkenG eine Korrekturmöglichkeit, während

materiell-rechtlich zu Unrecht erfolgte Eintragungen nur im förmlichen Löschungsverfahren korrigiert werden können. Darüber hinaus kann eine einmal erfolgte

Eintragung nur in Ausnahmefällen unter Anwendung allgemeiner öffentlich-rechtlicher Grundsätze zur Abänderung behördlicher Verfügungen wieder rückgängig

gemacht werden, wobei nach ständiger Rechtsprechung im Markenregisterrecht

die bloße inhaltliche Unrichtigkeit der Eintragung bzw. der Eintragungsverfügung

für sich allein noch keinen Rücknahmegrund darstellt, sondern zusätzlich grobe

Verstöße etwa gegen anerkannte Verfahrensgrundsätze wie Versagung des

rechtlichen Gehörs u.ä. erfordert (vgl. BGH GRUR 1969, 43 „Marpin“, BPatG Mitt.

2003, 516). Daß diese Voraussetzungen vorliegend gegeben sind, lässt sich

weder dem Vorbringen der Beteiligten noch dem Akteninhalt zweifelsfrei entnehmen, so dass die Vermutung und Bindungswirkung des § 28 MarkenG zugunsten

des im Register Eingetragenen nicht entkräftet ist.

Die Umschreibung der Marke auf einen neuen Inhaber erfolgt nach § 27 Abs. 3

MarkenG, § 31 Abs. 1, 2, 8, §§ 64 ff MarkenV auf Antrag eines Beteiligten, wenn

der Rechtsübergang nachgewiesen ist. Hierfür ausreichend aber auch notwendig

sind Unterlagen „aus denen sich die Rechtsnachfolge ergibt, wie zum Beispiel ein

Übertragungsvertrag oder eine Erklärung über die Übertragung, wenn die entsprechenden Unterlagen vom eingetragenen Inhaber.. und vom Rechtsnachfolger..

unterschrieben sind" (§ 31 Abs. 3 Nr. 2b MarkenV). Die Beschwerdeführerin wurde

als Inhaberin der Anmeldung aufgrund der Umschreibungsbewilligung der Zwischenerwerberin vom 7. Juli 1999 (Bl. 262 der Amtsakte) eingetragen, die ihrerseits antragsgemäß als Inhaber der Markenanmeldung gemäß Amtsmitteilung

vom 17. August 1998 eingetragen worden war, nachdem sie aufgrund der Umschreibungsbewilligung der ursprünglichen Anmelderin vom 23. Juli 1996 die Umschreibung mit Schreiben vom gleichen Tage beantragt hatte.

Damit ist die Registerposition der Beschwerdeführerin durch eine lückenlose

Übertragungskette nachvollziehbar legitimiert. Gleichermaßen schlüssig ist allerdings auch die Behauptung der Antragstellerin, sie habe schon 1995 einen Teil

dieser auf die Antragsgegnerin übertragenen Anmeldung erworben, doch sei ihr

Umschreibungsantrag nie im Register vollzogen worden. In diesem Fall hätte die

Fa. Oldenburger als Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Anmelderin diesen

Teil der Anmeldung in der Tat nie erwerben und damit auch nicht weiter veräußern

können, wie das in ihrem Schreiben vom 16. Februar 1999 an die Umschreibstelle

des Amtes auch zum Ausdruck kommt, wo sie mitteilt, dass die auf sie umgeschriebene Markenanmeldung nicht mehr alle dort aufgeführten Waren umfasse,

da ein Teil - nach Teilung der Anmeldung - auf die Beschwerdegegnerin übertragen worden sei. Gegen dieses Vorbringen der Antragstellerin spricht indes, dass

der

vermeintliche Antrag

auf Umschreibung mit Schreiben

vom

12. Dezember 1995 in der Akte der Markenanmeldung nicht enthalten ist (bzw.

erst später

in Kopie nachgereicht wurde) und des weiteren kann nicht

ausgeschlossen werden, dass die Zwischenerwerberin bei der Übertragung der

Anmeldung auf die Beschwerdeführerin im Juli 1999 ihre Meinung geändert hatte

und nunmehr doch wieder als Inhaberin der ungeteilten Stammanmeldung

auftreten wollte, nachdem aufgrund von rechtlichen Hinweisen des Amtes klar

geworden war, dass die mehrfache Teilung der Stammanmeldung wahrscheinlich

unzulässig war, so dass die Zwischenerwerberin jetzt davon ausgehen konnte,

von

ihrer Rechtsvorgängerin mehr erworben zu haben als ursprünglich

angenommen.

Angesichts dieser Ungereimtheiten kann von einer offensichtlichen Unrichtigkeit

des Registers, wie sie von der Antragstellerin behauptet wird, genauso wenig die

Rede sein wie von der von der Antragsgegnerin vertretenen eindeutigen materiellen Rechtslage. Insbesondere ist vor diesem Hintergrund die von der Markenabteilung im angegriffenen Beschluss vorgenommenen Auslegung der Umschreibungsbewilligung vom 7. Juli 1999 durch die Markenstelle gegen deren eindeutigen Wortlaut keineswegs zwingend, zumal es dann eher nahegelegen hätte, dass

die Zwischenerwerberin angesichts der Unklarheiten hinsichtlich der vorangegangenen Teilungen, die sie selbst im Schreiben vom 16. Februar 1999 an die Umschreibstelle angesprochen hatte, den Umfang der betroffenen Waren näher beschrieben hätte. Doch selbst wenn die Umschreibung auf die Beschwerdeführerin

seinerzeit teilweise zu Unrecht erfolgt sein sollte, ist das nach den aufgezeigten

Rechtsprechungsgrundsätzen kein Grund, die Umschreibung in diesem Punkt

rückgängig zu machen und das Register zugunsten der Beschwerdegegnerin zu

ändern, da die Belange des Begünstigten, hier der Beschwerdeführerin, und der

allgemeine Rechtsschein Vorrang vor der letztlich spekulativen Würdigung des

Akteninhalts durch die Markenabteilung haben.

Die Rückgängigmachung der Umschreibung ist schließlich nicht auch deshalb gerechtfertigt, weil ansonsten möglicherweise ein Rollenstand beibehalten würde,

der der wahren Rechtsinhaberschaft entgegenstünde (denn mit den Grundsätzen

von Treu und Glauben wäre es kaum vereinbar, der Antragsgegnerin zu einer

formalen Rechtsposition zu verhelfen, auf die sie augenscheinlich keinen materiellen Anspruch hat). Wie ausgeführt, ist die materielle Rechtslage nach Aktenlage unklar; beide Beteiligten beanspruchen - mit in sich schlüssigen Argumenten - die Marke für sich, so dass die Frage, wer Inhaber des hier streitigen Teils

der Anmeldung ist, mangels weiterer tatsächlicher Erkenntnismöglichkeiten im

Markenregisterverfahren nur in einem Verfahren vor den ordentlichen Gerichten,

geklärt werden kann

Die Beschwerde musste demnach Erfolg haben.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Stoppel

Schwarz-Angele

Richter Paetzold hat Urlaub und kann daher nicht

selbst unterschreiben.

Stoppel

Bb