BPatG Beschluss vom 10.02.2004 – 33 W (pat) 178/03

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 178/03 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 301 17 379 10.99

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 10. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

G r ü n d e

I

Bezüglich der am 15. März 2001 angemeldeten, am 19. Juli 2001 eingetragenen

und am 23. August 2001 veröffentlichten Marke 301 17 379

siehe Abb. 1 am Ende

mit dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

„Telekommunikationsgeräte und -apparate und deren Teile, soweit

in Klasse 9 enthalten, insbesondere Festnetz- und Mobilfunkgeräte und -apparate; Datenträger und Massenspeicher aller Art;

Software, soweit in Klasse 9 enthalten; Werbung und Marketing

für Dritte, vor allem in digitalen Netzen, durch Gestaltung und Beherbergung von elektronisch aufbereiteten Informationen in Wort,

Bild und Ton

(Webvertising); Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; E-Commerce-Dienstleistungen,

insbesondere im Zusammenhang mit Handy-Klingeltönen, nämlich

Bestellannahme und Lieferservice, Vermittlung und Abschluss von

Handelsgeschäften über Onlineshops sowie Waren- und Dienstleistungspräsentation; Telekommunikation; Bereitstellen von Informationsangeboten zum Abruf aus dem Internet; Betrieb von Chatlines und Foren; Betrieb von Chatrooms; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellen einer Internetplattform; Sammeln

und Liefern von Nachrichten im Internet; Erziehung; Ausbildung;

Unterhaltung; sportliche und kulturelle Veranstaltung; redaktionelle

Tätigkeiten“

hat der Beschwerdeführer am 28. November 2001 einen Löschungsantrag beim

Deutschen Patent- und Markenamt eingelegt. Zur Begründung hat er in seiner

Antragsschrift ausgeführt, dass die Eintragung der Marke des Antragsgegners

bösgläubig im Sinne des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG erfolgt sei. Diesbezüglich hat

er vorgetragen, dass er Inhaber sei der am 12. März 1997 eingetragenen und am

10. Juni 1997 veröffentlichten Marke 397 04 446

siehe Abb. 2 am Ende

mit dem Warenverzeichnis

„Schallplatten, Musikkassetten, Compact Discs, Mini-Discs, digitale Kompaktkassetten, DAT-Bänder und andere Tonträger sowie

Videokassetten, Bildplatten, Compact Disc-Videos, Laser-Discs,

Photo CDs und andere Bildtonträger, des weiteren CD-ROM,

CD-ROM-XA, CD-I, RAM Cards und andere multimediale

Datenträger; Kalender, Poster, Packpapier, Bleistifte, Radiergummi, Kugelschreiber und andere Schreibwaren, Verpackungsmaterialien aus Papier, Karton und Kunststoff, soweit in Klasse 16

enthalten sowie Spielkarten; T-Shirts, Sweat-Shirts, Hemden,

Pullover, Westen,

Jacken, Mäntel, Mützen, Schals, Kappen, Hosen und andere Bekleidungsartikel“.

Unter der Bezeichnung „3p“ betreibe er ein Plattenlabel, über das er Tonträger

bekannter Musiker veröffentliche, die ua über das Internet auf Computer und Mobiltelefone heruntergeladen werden könnten. Er habe den Antragsgegner mit anwaltlichem Schreiben vom 12. März 2001 abgemahnt, weil dieser auf seiner Homepage die Bezeichnung „3T“ in einem Kreis mit den darunter stehenden Worten

„thomas timeport trading“ verwendet habe. Am 15. März 2001 habe der Antragsgegner die streitgegenständliche Marke angemeldet, zu einem Zeitpunkt also, zu

dem er Kenntnis von der Abmahnung und dem ihr zugrundeliegenden Sachverhalt

gehabt habe. Gleichzeitig habe er versucht, sich mit dem Antragsteller hinsichtlich

der Abmahnung gütlich zu einigen. Er habe mehrfach gegenüber dem Antragsteller erklärt, dass er sein Logo zur Vermeidung von Verwechslungen abändern

werde. Aus diesem Grund sei der Antragsteller nicht weiter gegen den Antragsgegner vorgegangen.

Die Markenabteilung 3.4 hat - nach rechtzeitigem Widerspruch des Antragsgegners - den Löschungsantrag durch Beschluss vom 16. Mai 2003 zurückgewiesen

und dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens auferlegt. Sie hat ausgeführt,

dass der Antragsgegner im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke nicht bösgläubig

im Sinne des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG gewesen sei. Die von der Rechtsprechung

in diesem Zusammenhang entwickelten Fallgruppen seien nicht einschlägig. Die

Fallgruppe der sog. Sperrmarke liege nicht vor. Eine diesbezüglich bösgläubige

Markenanmeldung scheitere schon an der fehlenden Priorität der Marke des Antragsgegners gegenüber der des Antragstellers. Auch Anhaltspunkte für eine sog.

Spekulations- bzw Hinterhaltsmarke bestünden nicht, ebenso wenig ergäben sich

Anhaltspunkte dafür, eine bösgläubige Markenanmeldung aus sonstigen rechtlichen Erwägungen abzuleiten. Der Antragsgegner möge mit seiner Marke in den

Schutzbereich der Marke des Antragstellers eindringen; dies zu klären sei aber

Gegenstand eines Widerspruchsverfahrens oder einer Löschungsklage.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Löschungsantragstellers. Dieser trägt vor, dass im vorliegenden Verfahren die Fallgruppe der

sittenwidrigen Behinderung vorliege, danach sei eine Anmeldung sittenwidrig,

wenn sie in Kenntnis des wertvollen Besitzstandes eines vorbenutzenden Dritten

erfolge. Dem Antragsgegner sei durch die Abmahnung des Antragstellers bekannt

gewesen, dass der Antragsteller seine Marke auch für das Internet nutze, dennoch

habe er seine Marke, die insbesondere phonetisch eine große Verwechslungsgefahr berge, für Klassen angemeldet, die das Internet berührten.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der

streitgegenständliche Marke anzuordnen.

Der Löschungsantragsgegner hat sich im Verfahren vor dem Bundespatentgericht

nicht geäußert. Im Verfahren vor der Markenstelle hat er ausgeführt, dass für eine

Bösgläubigkeit in Hinsicht auf die Markenanmeldung unter der vorliegend einzig

denkbaren Fallgruppe einer bewussten sittenwidrigen Behinderung weder aus

wettbewerbsrechtlicher noch aus markenrechtlicher Sicht Anhaltspunkte gegeben

seien. Der Antragsteller werde in der Benutzung seiner Marke weder gehindert

noch in wettbewerbswidriger Art und Weise gestört. Allein aus einer möglicherweise ähnlichen Gestaltung sich gegenüberstehenden Marken könne keine Sittenwidrigkeit einer Anmeldung abgeleitet werden.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Die Löschung der streitgegenständlichen Marke gemäß § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG

kommt im vorliegenden Fall nicht in Betracht. Nach der Auffassung des Senats

gibt es keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der Anmelder bei seiner

Anmeldung bösgläubig iSd § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG gewesen ist. Von einer Bösgläubigkeit im Sinne dieser Vorschrift ist auszugehen, wenn das angegriffene Zeichen auf den Grundtatbestand einer rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen

Markenanmeldung der Marke zurückgeführt werden kann. § 50 Abs 1 Nr 4

MarkenG knüpft damit an die bereits unter der Geltung des Warenzeichengesetzes entwickelte Rechtsprechung zu außerzeichenrechtlichen Löschungsansprüchen aus § 1 UWG oder § 826 BGB an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit können deshalb diese Grundsätze des allgemeinen Wettbewerbsrechts herangezogen werden, wobei jedoch die Unterschiede zwischen dem Löschungsverfahren

als Popularverfahren und dem Wettbewerbsprozess, in dem nur die konkreten Beziehungen der Parteien zueinander maßgeblich sind, nicht außer Betracht bleiben

dürfen (BGH GRUR 1998, 412 - Analgin; GRUR 2001, 744 - S 100). In der Rechtsprechung sind in diesem Zusammenhang verschiedene - allerdings nicht abschließende - Fallgruppen gebildet worden, in denen eine Böswilligkeit iSd § 50

Abs 1 Nr 4 MarkenG angenommen wird.

Im vorliegenden Fall kann - auch nach dem Vortrag des Antragstellers - nicht davon ausgegangen werden, dass die Fallgruppe der sog. „Sperrmarke“ in Betracht

kommt, wonach eine Marke entweder in erkennbar wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht angemeldet worden sein muss, um den Antragsteller von der Aufnahme oder Fortführung der Benutzung dieser Kennzeichnungen auszuschließen

(BGH GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000), oder das wettbewerbsrechtlich verwerfliche Verhalten darin gesehen werden kann, dass ein Markeninhaber die mit der

Eintragung einer Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH

GRUR aaO - Analgin). In beiden Konstellationen wird der für eine bösgläubige

Markenanmeldung typische Sachverhalt erfaßt, wonach ein Markenanmelder von

der Benutzung eines schutzwürdigen aber noch nicht durch eine Registereintragung geschützten Zeichen erfährt, dieses dann selbst zur Eintragung bringt und

wegen des Prioritätsvorrangs, der sich aus dem fehlenden Vorbenutzungsrecht

ergibt (BGH aaO - Analgin), aus der eingetragenen Marke gegen den ursprünglichen Verwender vorgeht.

Diese Fallgruppe kommt allein deshalb nicht in Betracht, weil die Marke des Antragsgegners lange, nämlich mehr als vier Jahre nach der Marke des Antragstellers angemeldet und zur Eintragung gekommen ist. Nur im Falle einer umgekehrten zeitlichen Konstellation nimmt die Rechtsprechung - entgegen der Auffassung

des Beschwerdeführers - einen im Sinne des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG schutzwürdigen Besitzstand des Löschungsantragstellers an. Davon ist allein deshalb

auszugehen, weil im Falle einer prioritätsälteren Marke eines Löschungsantragstellers diesem gegebenenfalls andere rechtliche Möglichkeiten - sei es im

zeitlich begrenzten Widerspruchsverfahren gemäß § 42 MarkenG vor dem Patentamt, bzw Bundespatentgericht oder sei es vor den ordentlichen Gerichten (§§ 51,

55 MarkenG) - offenstehen.

Anhaltspunkte für die Bejahung weiterer von der Rechtsprechung gebildeter Fallgruppen wie dem Vorliegen einer „Spekulationsmarke“ bzw einer bösgläubigen

Markenanmeldung aus sonstigen rechtlichen Erwägungen sind im vorliegenden

Fall vom Löschungsantragsteller nicht vorgetragen und nach Auffassung des Gerichts auch nicht ersichtlich.

2. Es entspricht der Billigkeit, auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem

Beschwerdeführer gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen. Das Verhalten des Beschwerdeführers ist mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren. Im vorliegenden Fall sind keinerlei rechtlichen Gesichtspunkte für das

Vorliegen einer bösgläubigen Markenanmeldung iSd § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG

seitens des Beschwerdegegners ersichtlich. Daher ist davon auszugehen, dass

der Beschwerdeführer in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten

aussichtslosen Situation versucht hat, sein Interesse an dem Erlöschen des Markenschutzes des Antragsgegners durchzusetzen (Ströbele/Hacker Markengesetz,

7. Aufl, § 71 Rdz 25 mwN).

Winkler

Pagenberg

Dr. Hock

Abb. 1

Cl

Abb. 2