Rechtsprechung / BPatG / 2004
BPatG Beschluss vom 27.04.2004 – 21 W (pat) 310/03
21. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
27. April 2004
…
B E S C H L U S S
In der Einspruchssache
g e g e n
das Patent 197 80 707
…
… 6.70
…
hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 27. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt, des Richters Dipl.-Ing. Klosterhuber, der Richterin Dr. Franz sowie des Richters Dipl.-Phys. Dr. Strößner
beschlossen:
Nach Prüfung des Einspruchs wird das Patent widerrufen.
G r ü n d e
I.
Die eine „Vorrichtung für die perkutane Chirurgie“ betreffende Patentanmeldung ist
als internationale Anmeldung (PCT/US97/04004) unter Inanspruchnahme der Prioritäten vom 22. März 1996 (US 08/620,933) und 24. Oktober 1996 (US
08/736,626) in den Vereinigten Staaten von Amerika am 14. März 1997 angemeldet worden. Der internationale Veröffentlichungstag mit der Veröffentlichungsnummer WO 97/34536 ist der 25. September 1997, der Veröffentlichungstag der
nationalen Anmeldung in deutscher Sprache ist der 2. Juli 1998. Auf diese Anmeldung ist mit Veröffentlichung vom 12. September 2002 das nachgesuchte Patent
erteilt worden.
Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden.
Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:
"Vorrichtung für die perkutane Chirurgie, umfassend:
eine längliche Kanüle (20) mit einem distalen Ende (21) und einem
proximalen Ende (22), wobei zwischen diesen Enden ein Arbeitskanal (25) verläuft, der eine innere Abmessung aufweist, die geeignet ist, um zumindest ein Werkzeug (70) aufzunehmen;
eine Beobachtungseinrichtung (50) mit einem ersten Ende (51), das
mit einem Beobachtungsgerät verbindbar oder damit verbunden ist,
und mit einem zweiten Ende (52), das am distalen Ende (21) der
Kanüle (20) oder daraus vorstehend positionierbar ist, wobei die
Beobachtungseinrichtung (50) in dem selben Arbeitskanal (25) angeordnet ist, der das Werkzeug (70) aufnimmt und
die Beobachtungseinrichtung (50) so abgestützt ist, daß sie um
eine Achse drehbar ist, die sich parallel zur Längsachse (L) der Kanüle (20) erstreckt, und der Arbeitskanal (25) am proximalen Ende
der Kanüle offen ist."
Dem Gegenstand des Patents liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung für die
perkutane Chirurgie bereitzustellen, die geeignet ist für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Behandlungen, wobei diese Vorrichtung nicht notwendig
einen mit Fluid gefüllten Arbeitsraum benötigt und bei einem chirurgischen Eingriff
eine direkte Beobachtung gewährleistet und wobei die Anzahl der Zugänge bzw.
die Anzahl der Invasionen in den Patienten minimiert wird (Sp. 3, Z. 32-40 der
Patentschrift).
Zur Begründung des Einspruchs verweist die Einsprechende unter anderem auf
folgende Druckschriften:
(D9) US 5 395 317
(E1) DE 33 19 049 C2.
Zur Begründung des Einspruchs führt die Einsprechende aus, dass aus der
Druckschrift (E1) ein Rektoskop bekannt sei, das bereits sämtliche gegenständlichen Merkmale des Anspruchs 1 nach Streitpatent zeige und sich lediglich in dem
unterschiedlichen Anwendungsgebiet unterscheide. Dieser Unterscheidung
komme aber keine erfinderische Tätigkeit zu, da sich ein Fachmann nicht nur mit
einer für einen ganz speziellen Anwendungsfall vorgesehenen Vorrichtung beschäftige, sondern auf dem gesamten Gebiet der Entwicklung von mikrochirurgischen Vorrichtungen tätig sei. Vor diesem Hintergrund sei der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 durch die Druckschrift (E1) und das Fachwissen nahegelegt.
Die Einsprechende stellt den Antrag,
das Patent zu widerrufen.
Die Patentinhaberin stellt den Antrag
das Patent aufrechtzuerhalten.
Die Patentinhaberin erklärt in der mündlichen Verhandlung die Teilung des Patents.
Die Patentinhaberin führt im wesentlichen aus, dass zwischen perkutanen Instrumenten und Instrumenten für die Rektoskopie ein großer Unterschied bestehe, da
bei der perkutanen Chirurgie das Problem der Verunreinigung von optischen Teilen durch die Gewebeflüssigkeiten auftrete. Zudem müsse ein Rektoskop proximalseitig geschlossen sein, um das für die Untersuchung erforderliche Aufweiten
des Darms mittels eines Fluids zu ermöglichen. Allein schon aus diesem Grund
werde der Fachmann die Druckschrift (E1) bei einer Suche nach der Lösung der
Aufgabe nicht weiter in Erwägung ziehen.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Der Senat entscheidet im Einspruchsverfahren auf Grund mündlicher Verhandlung
in entsprechender Anwendung von PatG § 78 (vgl. BPatG Mitt. 2002, 417, 418 –
Etikettierverfahren).
Der frist- und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulässig, denn es sind innerhalb der Einspruchsfrist die den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen im einzelnen dargelegt, so dass der Patentinhaber und insbesondere der Senat daraus
abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können. Der Einspruch führt auch zum Erfolg.
1. Die in der mündlichen Verhandlung abgegebene Teilungserklärung ist form-
und fristgerecht vor der Rechtskraft des Beschlusses über den Einspruch erklärt
worden (Bl f PMZ 2000, 245 II 2c – Graustufenbild). Mit der Teilungserklärung ist
für die Behandlung der entstehenden Teilanmeldung die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zuständig (BGH GRUR 1999, 150 III.1.d – Informationsträger).
Die Entscheidung über das Stammpatent kann erfolgen, denn es besteht kein
„Schwebezustand“ dahin gehend, dass im Einspruchsverfahren eine Entscheidung
nicht möglich ist, solange nicht feststeht, ob für den abgetrennten Teil innerhalb
von drei Monaten die nach den §§ 34 bis 36 PatG erforderlichen Anmeldeunterlagen eingereicht und die gemäß § 39 Abs. 2 PatG nachzuzahlenden Gebühren entrichtet sind oder die Teilung rückwirkend beseitigt wird, falls die Anmeldeunterlagen und Gebühren nicht fristgerecht eingehen (Mitt. 2003, 69, III – Unterbrechungsbetrieb). Denn die wirksame Teilung eines Patents setzt nicht voraus, dass
durch die Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiert wird, der von diesem abgetrennt wird (vgl. BGH in Bl f PMZ 2003, 66 – Sammelhefter). Demnach gibt es auch keinen mit der Teilungserklärung abgetrennten
Teil, der wieder in das Stammpatent zurückfallen könnte, wenn die Teilungserklärung als nicht abgegeben gilt oder vorzeitig zurückgenommen wird.
2. Die erteilten Patentansprüche sind zulässig. Sie finden ihre Stütze in den am
Anmeldetag eingereichten Unterlagen; der erteilte Anspruch 1 speziell in der ursprünglichen Beschreibung S. 14, letzter Absatz bis S. 16, zweiter Absatz und S.
30, zweiter Absatz, sowie die Unteransprüche 2 bis 8 in den ursprünglichen Unterlagen Seite 17, letzter Absatz, Ansprüche 8, 2, 3, 5, Seite 20, letzter Absatz und
Anspruch 6. Die Gegenstände der erteilten Ansprüche sind demnach in den ursprünglichen Unterlagen offenbart.
3. Es kann dahinstehen bleiben, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 neu
ist, denn er beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
Der nach Merkmalen gegliederte Patentanspruch 1 lautet:
Vorrichtung für die perkutane Chirurgie, umfassend
M1) eine längliche Kanüle (20) mit einem distalen Ende (21) und einem proximalen Ende (22),
M2) wobei zwischen diesen Enden ein Arbeitskanal (25) verläuft,
M3) der eine innere Abmessung aufweist, die geeignet ist, um zumindest ein
Werkzeug (70) aufzunehmen;
M4) eine Beobachtungseinrichtung (50) mit einem ersten Ende (51), das mit
einem Beobachtungsgerät verbindbar oder damit verbunden ist,
M5) und mit einem zweiten Ende (52), das am distalen Ende (21) der Kanüle
(20) oder daraus vorstehend positionierbar ist,
M6) wobei die Beobachtungseinrichtung (50) in dem selben Arbeitskanal (25)
angeordnet ist, der das Werkzeug (70) aufnimmt und
M7) die Beobachtungseinrichtung (50) so abgestützt ist, dass sie um eine
Achse drehbar ist,
M8) die sich parallel zur Längsachse (L) der Kanüle (20) erstreckt,
M9) und der Arbeitskanal (25) am proximalen Ende der Kanüle offen ist.
Die Druckschrift (D9) beschreibt eine Vorrichtung für die perkutane Chirurgie, die
eine Arbeitskanüle und eine davon getrennte Visualisierungskanüle umfasst. Für
das Visualisieren des Behandlungsgebietes während der Operation sind bei dieser
Vorrichtung zwei getrennte Zugänge in den Patienten erforderlich (vgl. in (D9) Fig.
12 in Verbindung mit Sp. 5, Z. 59-66).
Steht der Fachmann, ein Diplomphysiker oder Diplomingenieur mit langjähriger
Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Vorrichtungen für die perkutane
Chirurgie vor der Aufgabe, u.a. die Anzahl der Invasionen in den Patienten zu minimieren, so wird er in dem gesamten Gebiet der minimalinvasiven Vorrichtungen
nach Lösung suchen, bei denen die Beobachtungseinrichtung und der Arbeitskanal innerhalb eines Tubus geführt sind. Dabei fällt sein Blick auf die Druckschrift
(E1).
Aus der Druckschrift (E1) ist ein Rektoskop bekannt, das einen länglichen Tubus 1
(entspricht der länglichen Kanüle nach Streitpatent) mit einem distalen und einem
proximalen Ende umfasst (entspricht Merkmal M1), wobei zwischen diesen Enden
ein Arbeitskanal verläuft (entspricht Merkmal M2), der eine innere Abmessung
aufweist, die geeignet ist, um zumindest ein Werkzeug (Hilfsinstrumente) 30 aufzunehmen (vgl. Fig. 1 mit zugehöriger Beschreibung; entspricht Merkmal M3).
Weiter ist eine Beobachtungseinrichtung 12 vorhanden, deren erstes Ende mit einem Beobachtungsgerät verbindbar oder damit verbunden ist (entspricht Merkmal
M4), und deren zweites Ende am distalen Ende des Tubus 1 positionierbar ist
(entspricht Merkmal M5 in der ersten Variante). Für den Fall, dass der Beobachtungsbereich durch diese Positionierung nicht ausreichend groß ist (vgl. die beiden
gestrichelten Linien in der Nähe des Bezugszeichens 1a in Fig. 1), platziert der
Fachmann dieses zweite Ende der Beobachtungseinrichtung gegenüber dem
distalen Ende des Tubus in einer vorstehenden Weise, um somit einen Blick auf
Gewebeteile zu ermöglichen, die unmittelbar am Ende des Tubus liegen. Die Beobachtungseinrichtung nach (E1) ist dabei in dem selben Arbeitskanal angeordnet,
der das Werkzeug 30 aufnimmt (vgl. Fig. 1 mit zugehöriger Beschreibung; entspricht Merkmal M6), und so an einem Instrumententräger 4 abgestützt, dass sie
um eine Achse drehbar ist, die sich parallel zur Längsachse des Tubus erstreckt
(vgl. Sp. 3, Z. 18-32 in Verbindung mit Fig. 1; entspricht Merkmal M7 und M8).
Am proximalen Ende des Tubus 1 ist über ein Kopplungsgehäuse 3 ein Instrumententräger 4 befestigt (vgl. Sp. 2, Z. 52-58). Dieser Instrumententräger 4 weist
einerseits eine Zylinderhülse 11 zur Durchführung der Beobachtungseinrichtung
(Optik) 12 und andererseits einen Durchgang 13 zur Einführung der Werkzeuge
auf (vgl. Sp. 3, Z. 18-23 und Z. 39ff). Da bei der Rektoskopie der zu untersuchende Darmbereich mittels eines Gases aufgeweitet wird (vgl. Sp. 3, Z. 60-62),
muss das Rektoskop gasdicht ausgestaltet sein. Zu diesem Zweck wird das proximale Ende des Tubus 1 durch den Instrumententräger 4 verschlossen und die
Durchgänge für die Beobachtungseinrichtung und die Werkzeuge werden ebenfalls gegen Gasverlust abgedichtet. Der Arbeitskanal ist somit am proximalen
Ende des Tubus 1 geschlossen. Der Fachmann erkennt, dass dieser Verschluss,
der mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist und das Einführen der Werkzeuge
erschwert, nur zur Erzeugung des notwendigen Gasdrucks für die Untersuchung
erforderlich ist. Deshalb verzichtet der Fachmann bei einer Anwendung in der perkutanen Chirurgie auf den aufwändigen Verschluss des Arbeitskanals und lässt
diesen am proximalen Ende des Tubus 1 offen, um damit ein einfacheres Einführen der Werkzeuge zu ermöglichen (entspricht Merkmal M9).
Überträgt der Fachmann diese Lehre nach (E1) vor dem Hintergrund der Aufgabe
u.a. die Anzahl der Invasionen in den Patienten zu minimieren auf die Vorrichtung
nach (D9), so wird er für die Visualisierung und die Werkzeuge die aus (E1) bekannte Kanüle (Tubus) einsetzen und somit auf naheliegende Weise zum Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Streitpatent gelangen.
Der Patentanspruch 1 hat somit wegen fehlender Patentfähigkeit seines Gegenstandes keinen Bestand. Mit ihm fallen auch die auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 8.
Dr. Winterfeldt
Klosterhuber
Dr. Franz
Dr. Strößner
Pr