BPatG Beschluss vom 08.06.2004 – 27 W (pat) 186/03

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 186/03

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

8. Juni 2004

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke 396 07 736 S 283/01 Lö 6.70

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 8. Juni 2004 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Dr. Schermer, des Richters Dr. van Raden sowie der Richterin Prietzel-

Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Antragstellerin hat am 21. November 2001 die Löschung der am 21. August 1999 im Register für

„Elektrische Apparate und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten;

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und

Bild; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Rechtsberatung

und Vertretung, wissenschaftliche und industrielle Forschung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“

eingetragenen Wortmarke

„SPIONLADEN“

wegen Bestehens absoluter Schutzhindernisse beantragt.

Der Antrag wurde von der Markenabteilung mit Einschreiben an die im Register

eingetragene S… GmbH Abhörschutz und Überwachungstechnik

(im

Folgenden: S… GmbH) unter der dort vermerkten Anschrift übersandt.

Nachdem das Einschreiben an das Patentamt zurückgeleitet worden war, sandte

dieses den Antrag mit Einschreiben vom 24. Januar 2002 an eine über die Deutsche Telekom ermittelte Adresse, unter der damals tatsächlich der (jetzige) Markeninhaber sein Geschäft mit der Bezeichnung „Spionladen“ betrieb. Über das

Vermögen der Markeninhaberin war bereits mit Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart vom 11. September 2000 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Mit Schreiben vom 20. März 2002, beim Patentamt eingegangen am 23. März 2002, legte

der jetzige Markeninhaber gegen den Löschungsantrag unter gleichzeitiger Beantragung der Umschreibung der Marke auf sich Widerspruch ein. Den Umschreibungsantrag begründete er mit dem Erwerb der Marke von einem

B…,

der

wiederum

Rechtsnachfolger

der

im

Register

eingetragenen

Inhaberin S… GmbH sei, und

legte hierzu von dem

früheren

Geschäftsführer

der

S… GmbH

sowie

von

B…

unter dem 15. Juli 2002 unterzeichnete Erklärungen vor, die auszugsweise wie

folgt lauten:

„Hiermit bestätige

ich S1…, ehemaliger Geschäftsführer

der S… GmbH, dass ich die Nutzungsrechte bzw. die Marke

Nr. 396 07 736.6/09 (SPIONLADEN) am 30. Mai 2000 der Fa.

B…,

B1…str.

in W…

(aktuelle

Adresse)

überlassen bzw. übertragen habe.

(gez.) S1…

Hiermit bestätige

ich B…,

(...) dass

ich die Nutzungsrechte der Marke Nr. 396 07 736.6/09

(SPIONLADEN) am

30. Mai 2000 von der Firma S… GmbH (...) erworben habe,

und

der

Fa.

Y…,

(...)

zur

Nutzung

überlassen habe. (...)

(gez.) B…

Hiermit

übertrage

ich

B…

(...)

die

Marke

Nr. 396 07 736.6/09

(SPIONLADEN)

an

die

Fa.

Y… (...)

(gez.) B…“.

Die Umschreibung der angegriffenen Marke auf den jetzigen Markeninhaber

wurde am 1. August 2002 im Register vermerkt.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Löschungsantrag mit dem angegriffenen Beschluss vom 1. März 2003 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angegriffene Marke sei sowohl im

Eintragungszeitpunkt als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag als unterscheidungskräftig, nicht freihaltebedürftig und nicht täuschend anzusehen gewesen. Der Begriff „SPIONLADEN“ sei- anders als seine

Einzelbestandteile „Spion“ und „Laden“ – kein gebräuchliches Wort der deutschen

Sprache, Es sei zudem nicht sprachregelgerecht, sondern ungewöhnlich gebildet,

da es richtig „Spionageladen“ heißen müsse. Die Bedeutung sei verschwommen;

es bedürfe daher einigen Nachdenkens um herauszufinden, was unter einem Spionladen zu verstehen sei; hierzu neige der Verkehr aber nicht. Die angegriffene

Marke beschreibe nicht die beanspruchten Waren, sondern gebe allenfalls einen

Hinweis auf deren Verkaufsstätte. Dasselbe gelte auch für die beanspruchten

Dienstleistungen, zu denen die mögliche Bedeutung des Wortes „SPIONLADEN“

noch sehr viel weiter entfernt sei. Gegen die Schutzfähigkeit der angegriffenen

Marke sprächen auch nicht die Beanstandungen von ähnlichen Anmeldungen des

Geschäftsführers der Antragstellerin durch die Markenstelle, da diese mit der hier

in Rede stehenden Marke nicht zu vergleichen seien. Da der Löschungsantrag

unbegründet sei, bestehe auch kein Grund zu der ebenfalls beantragten Rückzahlung der Löschungsantragsgebühr.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie hält den Widerspruch des Markeninhabers für unzulässig, da er zum Zeitpunkt des Widerspruchs

im Register nicht als Inhaber der Marke eingetragen gewesen sei und diese auch

nicht später erworben habe. Nach den vorgelegten Erklärungen seien ihm lediglich

einfache Nutzungsrechte übertragen worden. Weiter ist sie der Auffassung, die

Marke sei löschungsreif, weil sie nicht unterscheidungskräftig und freihaltungsbedürftig sei und daher nicht hätte eingetragen werden dürfen.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke

„SPIONLADEN“ zu löschen, hilfsweise die Zurückverweisung an

das Deutsche Patent- und Markenamt zur Durchführung des Löschungsverfahrens.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt seine Berechtigung zum Widerspruch unter Hinweis auf eine behauptete mündliche, jedenfalls aber spätere schriftliche Übertragung der Marke

auf ihn und hält die angegriffene Entscheidung der Markenstelle auch in der Sache selbst für zutreffend.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenstelle hat die gemäß

§ 50 Abs. 1 Nr. 3 beantragte Löschung der Marke zu Recht abgelehnt.

1. Entgegen der Ansicht der Antragstellerin ist die angegriffene Marke nicht bereits

deshalb zu löschen, weil es an der Voraussetzung eines gemäß § 54 Abs. 2

Satz 2 MarkenG zulässigen Widerspruchs gegen den Löschungsantrag fehlt. Die

Markenabteilung hat den Löschungsantrag mit Einschreiben vom 17. Dezember 2001 an die im Register eingetragene S… GmbH gesandt und nach

Unzustellbarkeit dieses Einschreibens einen nochmaligen Zustellungsversuch an

die über die Deutsche Telekom ermittelte Adresse

„E…straße

in

S2…“ gerichtet, ohne davon Kenntnis zu haben, dass die eingetragene Markeninhaberin, über deren Vermögen bereits mit Beschluss des Amtsgerichts vom

11. September 2000 das Insolvenzverfahren eröffnet worden war, unter beiden

Zustellungsadressen keinen Geschäftsbetrieb mehr unterhielt. Tatsächlich betrieb

unter der Adresse E…straße der

jetzige Markeninhaber, dem der Löschungsantrag übergeben worden ist, seinen als „Spionladen“ bezeichneten Geschäftsbetrieb. Damit ist die gemäß § 28 Abs. 3 MarkenG notwendige Zustellung

des Löschungsantrags an die eingetragene Markeninhaberin nicht wirksam erfolgt

und folglich die zweimonatige Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG nicht in Lauf

gesetzt worden. Daher konnte der Widerspruch in dem anhängigen Löschungsverfahren noch jederzeit erklärt werden.

Der

von Y…,

dem

jetzigen Markeninhaber, mit Schriftsatz

vom

20. März 2002 unter gleichzeitiger Beantragung der Umschreibung der angegriffenen Marke auf sich erklärte Widerspruch gegen den ihm zugeleiteten Löschungsantrag mag zwar nicht wirksam gewesen sein, weil - ungeachtet der formellen Widerspruchsberechtigung von Y… gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG –

seine materielle Rechtsinhaberschaft im damaligen Zeitpunkt im Hinblick auf die

erst nachfolgend, und zwar unter dem 15. Juli 2002 abgegebenen Übertragungserklärungen

des

Geschäftsführers

der

S… GmbH

und

des

B… widerlegt erscheint. Aus den Übertragungserklärungen ergibt sich aber in

Verbindung mit dem Inhalt des von der Antragstellerin vorgelegten Dokuments

vom 30. Mai 2000 mit der Überschrift „Kaufvertrag“ zur Überzeugung des beschließenden Senats, dass der jetzige Markeninhaber jedenfalls seit dem 15. Juli 2002 materiell berechtigter Inhaber der angegriffenen Marke war und daher als

Rechtsnachfolger widerspruchsberechtigt ist.

Ursprüngliche Markeninhaberin war unstreitig die S… GmbH. Diese hat

die Rechte an der Marke, und zwar vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens über

das Vermögen der S… GmbH am 11. September 2000, nämlich bereits

mit Erklärung vom 30. Mai 2000, auf B… übertragen. Dieser hat die

Marke wiederum am 15. Juli 2002 an den jetzigen Markeninhaber übertragen. Die

zur Darlegung der Rechtekette notwendigen Willenserklärungen der beteiligten

Personen ergeben sich zwar nicht schon ohne weiteres und zweifelsfrei aus den

von dem jetzigen Markeninhaber im Original vorgelegten schriftlichen Erklärungen,

die jeweils am 15. Juli 2002 seitens des ehemaligen Geschäftsführers der

S… GmbH, S1…, und des Zwischenerwerbers B… abgegeben worden sind. Aus der genannten Erklärung des S1… lässt sich nämlich nicht zweifelsfrei entnehmen, ob er, wie dort behauptet, als Geschäftsführer der

S… GmbH die Marke selbst oder

lediglich die Nutzungsrechte an der

Marke auf B… übertragen wollte, denn

in der Erklärung vom 15. Juli 2002 ist - nicht widerspruchsfrei - einerseits die Rede von der Übertragung der

Marke selbst und andererseits von einem – in rechtlicher Hinsicht davon zu unterscheidenden – Erwerb der bloßen Nutzungsrechte an der Marke, die den Nutzungsberechtigten zu einer Weiterübertragung der Marke nicht berechtigen würde.

Die rechtswirksame Übertragung der Rechte an der Marke durch die S…

GmbH auf B… am 30. Mai 2000 ergibt sich

jedoch

in der Gesamtschau der Erklärungen vom 15. Juli 2002 mit dem von der Antragstellerin vorgelegten, lediglich von dem ehemaligen Geschäftsführer der S… GmbH am

30. Mai 2000 unterzeichneten Kaufvertrag zwischen jenem Unternehmen und

B…. Dieser Kaufvertrag enthält unter Nr. 3 Willenserklärungen betreffend die Veräußerung und Übertragung der hier zur Beurteilung stehenden Marke

seitens der damaligen Markeninhaberin auf B…. Bei

verständiger

Würdigung der Gesamtheit der vorgelegten Dokumente ergibt sich unter Berücksichtigung des wirklichen bzw. mutmaßlichen Willens der Vertragsparteien, dass

die S… GmbH bereits

in dem genannten Kaufvertrag am 30. Mai 2000

eine Einigung mit B… über den Verkauf und die Übertragung der

Marke erzielt hat. Wenngleich ein von beiden vertragsschließenden Parteien unterzeichnetes Exemplar des Vertrages nicht vorgelegt worden ist, ergibt sich ein

Rechtsbindungswille auch des B… betreffend die Erklärungen vom

30. Mai 2000 mit hinreichender Sicherheit jedenfalls aus seiner vom jetzigen Markeninhaber eingereichten Erklärung vom 17. Juli 2002, in der er bestätigt, dass er

am 30. Mai 2000 die „Nutzungsrechte“ an der Marke von der S… GmbH

erworben habe. Soweit B… dort unter Bezugnahme auf die an dem genannten

Tage geführten Verhandlungen entgegen dem Vertragstext nur die Übertragung

von „Nutzungsrechten“ erwähnt, ist davon auszugehen, dass es sich insoweit um

eine unschädliche Falschbezeichnung eines juristischen Laien handelt, während

der Vertragstext den tatsächlichen Willen der vertragsschließenden Parteien,

nämlich (u.a.) die Übertragung der Marke selbst, wiedergibt. Ebenfalls mit Erklärung vom 17. Juli 2002 hat der Zwischenerwerber B… die Marke wiederum an

den jetzigen Markeninhaber abgetreten, der die Abtretung zwar nicht schriftlich

angenommen hat, wohl aber in der Folge seinen Willen zur Ausübung seiner materiellen Befugnisse an der Marke durch den erfolgreichen Umschreibungsantrag

und die Verteidigung der Marke gegen den Löschungsantrag während des gesamten Löschungsverfahrens eindeutig zum Ausdruck gebracht hat. Es ist daher

von einem wirksamen Widerspruch gemäß § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG auszugehen.

2. Der Löschungsantrag ist von der Markenabteilung zu Recht zurückgewiesen

worden. Es besteht aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt Veranlassung, die

eingetragene Marke zu löschen. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin

greift der Löschungsgrund des § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht ein, weil die

angegriffene Marke nicht entgegen der Vorschrift des § 8 MarkenG eingetragen

worden ist. Die Marke „SPIONLADEN“ ist vielmehr unterscheidungskräftig und

nicht freihaltungsbedürftig, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG können Marken nicht eingetragen werden, denen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage

stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als

Unterscheidungsmittel für die von der Ware erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solcher anderer Unternehmen aufgefasst zu

werden (BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen,

d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke ein für die in Frage stehenden

Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst um ein gebräuchliches

Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa

auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als

solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihr die Unterscheidungskraft (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 - FOR YOU; WRP 1999,

1167, 1168 - YES; GRUR 2002, 64, 65 – INDIVIDUELLE; 2002, 816, 817 – Bonus

II); Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 70 m.w.N.).

Nach diesen Grundsätzen ist der angegriffenen Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine gerade noch ausreichende geringe Unterscheidungskraft zuzusprechen. Es handelt sich um eine sog. sprechende Marke. Sie

weist eine Wortbildung auf, die zwar einen deutlichen Bezug auf die unter ihr

vertriebenen Waren und angebotenen Dienstleistungen nimmt. Sie ist dennoch

nicht als rein beschreibend anzusehen, weil sie einen gewissen sprachlichen Witz

besitzt, den die angesprochenen Verkehrskreise auch erkennen. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen sind, was die Antragstellerin als solches nicht in

Abrede stellt, so gut wie ausschließlich Privatpersonen oder Unternehmen zu

zählen, die die unentdeckte Beobachtung oder Überwachung von Personen oder

Ausforschung von Gegenständen oder Sachverhalten zu ihrem eigenen Schutz

bzw. Nutzen beabsichtigen und zu diesen Zwecken die unter der Marke „Spionladen“ vertriebenen Waren erwerben oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen

wollen. Diese Verkehrskreise werden – anders als bei der eindeutigen Bezugnahme der ins Auge gefassten Abnehmerkreise etwa bei den Bezeichnungen

„Handwerkerladen“, „Musikerladen“ oder „Jägerladen“, die herkömmliche Berufsbezeichnungen enthalten – in prosaischer Form als „Spione“ angesprochen. Einer

derartigen „Berufsgruppe“ sind die angesprochenen Verkehrskreise aber nicht

zuzurechnen. Spione sind laut DUDEN „heimliche Kundschafter“. Derartige

Personen gehen nach Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise nicht etwa

einer Tätigkeit wie ein Detektiv nach, der einem in der Regel wenigstens gerade

noch anzuerkennenden schützenswerten Interesse seines Auftraggebers dient.

Spione verrichten nach dem allgemeinen Verständnis vielmehr eine – regelmäßig

unter Anwendung illegaler Mittel und Wege zu illegalen Zwecken und damit meist

strafrechtlich relevante – Spionagetätigkeit im Sinne einer heimlichen Kundschaftertätigkeit zum - wenn nicht beabsichtigten, so aber doch in Kauf

genommenen – beachtlichen Schaden des von ihnen Beobachteten. Ihre

„Arbeitsmittel“ und das dazugehörige Know-how werden sie nicht in einem

erkennbar konventionell betriebenen und von den dazu gesetzlich berufenen

Personen jederzeit revisiblen Geschäft wie das von dem Markeninhaber betriebenen erwerben, sondern hierzu jedenfalls bevorzugt illegale und verschwiegene, wenn nicht gar geheime Beschaffungskanäle benutzen. Ebenso

wenig wie in einem „Spionladen“ Spione im erörterten Sinne anzutreffen sein

werden, würde nach der Verkehrsauffassung in dem vergleichbaren Fall der

Benennung einer auf den Vertrieb von Kriminalromanen spezialisierten Buchhandlung mit der Geschäftsbezeichnung „Mörderladen“ erwartet werden, dass dort

potenzielle Mörder als Abnehmerkreise angesprochen würden oder dort gar Kontakt zu potenziellen Mördern aufgenommen werden könnte. Eher vergleichbar ist

die angegriffene Marke der Bezeichnung „Wildschützladen“ für Jagdbedarf, die

eine nicht gängige Bezeichnung für der Jagd nachgehende Personen in prosaischer Form darstellt.

Das nach den vorgelegten Unterlagen (Internet-Seite) erkennbare Marketing der

Markeninhabers bestätigt diese Auffassung insofern, als illegale Waren oder

Dienstleistungen, die etwa den „echten“ Spion zur Begehung eines strafrechtlich

relevanten Geheimnisverrats oder einer anderen strafbewehrten Verletzung des

vertraulich gesprochen Wortes oder des Rechtes am eigenen Bild interessieren

könnten, um im Geheimen erfolgreich tätig zu werden, gerade nicht beworben

werden.

Die beantragte Löschung kann auch nicht erfolgreich auf ein etwaiges Freihaltungsbedürfnis gestützt werden, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Es ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass das Wort „Spionladen“ zur Zeit von anderen Personen als dem Markeninhaber selbst oder mit ihm verbundenen Unternehmen benutzt wird. Zwar ist auch ein aktuell noch nicht bestehendes, jedoch aufgrund konkreter Tatsachen mit hinreichender Sicherheit prognostizierbares zukünftiges Freihaltungsbedürfnis zu berücksichtigen (BGH, GRUR 1998, 813, 814 – CHANGE).

Es ist aber mangels konkreter Anhaltspunkte nicht erkennbar, dass Mitbewerber

des Markeninhabers im Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke zur Beschreibung von Waren der geschützten Art auf die Verwendung der Bezeichnung

„SPIONLADEN“ angewiesen gewesen wären. Dagegen sprechen - abgesehen

von ihrer begrifflichen Eigentümlichkeit im deutschsprachigen Raum – auch die

Grundsätze der von der Markenabteilung zutreffend herangezogenen „HOUSE OF

BLUES“-Entscheidung (vgl. BGH GRUR 1999, 989).

Die angegriffene Marke ist auch in Bezug auf die eingetragenen Dienstleistungen

nicht zu einer Beschreibung ihres Gegenstands oder Inhalts geeignet, denn der

Begriff „Spionladen“ weist – wie im übrigen auch von der Antragstellerin nicht näher dargetan - keinen erkennbaren Sachbezug zu einem Unternehmen auf, das

Werbung für Dritte erbringt oder sich mit Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Rechtsberatung, wissenschaftlicher Forschung oder dem

Erstellen von Programmen für Dritte befasst.

III.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Prietzel-Funk

Na