Rechtsprechung / BPatG / 2004
BPatG Beschluss vom 01.07.2004 – 20 W (pat) 45/02
20. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
20 W (pat) 46/04 _______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In Sachen
der Patentanmeldung P 43 45 584.0-51
(Teilanmeldung zur Stammanmeldung P 43 18 306.9-51)
…
hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
18. November 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Anders, die
Richter Dipl.-Ing. Obermayer und Dipl.-Phys. Dr. Hartung sowie die Richterin
Martens 10.99
beschlossen:
Für die Teilanmeldung P 43 45 584.0-51 ist die Zuständigkeit
der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamt begründet.
G r ü n d e
I.
Mit Beschluß vom 12. Mai 2004, 20 W (pat) 70/02, hat der Senat die Beschwerde
der Anmelderin gegen die Zurückweisung der eine Entwicklungsvorrichtung betreffenden Patentanmeldung P 43 18 306.9-51 (Stammanmeldung) wegen fehlender Patentfähigkeit durch das Patentamt vom 31. Juli 2002 zurückgewiesen.
Bereits am 6. Mai 2004 waren beim Patentamt eine Teilungserklärung der Anmelderin betreffend die
im Beschwerdeverfahren anhängige Patentanmeldung
P 43 18 306.9-51 sowie für die Trennanmeldung Unterlagen (Patentansprüche,
Beschreibung, Zeichnungen, Zusammenfassung, Erfinderbenennung) und eine
Einzugsermächtigung über zu entrichtende Gebühren eingegangen. Das Patentamt hat die Erklärung und die Unterlagen an das Bundespatentgericht weitergeleitet, die hier am 14. Mai 2004 und damit nach Verkündung der Entscheidung im
Beschwerdeverfahren zur Stammanmeldung eintrafen. Der Beschluß über die Zurückweisung der Beschwerde ist der Anmelderin am 21. Juni 2004 zugestellt worden. Eine (nicht zugelassene) Rechtsbeschwerde ist nicht eingelegt worden.
Das Patentamt hat die Teilanmeldungs-Akte P 43 45 584.0-51 angelegt, die zu
entrichtenden Gebühren eingezogen und dem Bundespatentgericht die Akten der
Teilanmeldung vorgelegt. Auf die Zwischenverfügung des Vorsitzenden des Senats vom 3. August 2004 mit dem Hinweis, dass zu prüfen sei, ob die Teilungserklärung wirksam und wie ggf zur Teilanmeldung zu entscheiden sei, hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 4. Oktober 2004 unter Bezugnahme auf die Entscheidung "Graustufenbild" des Bundesgerichtshofs (GRUR 2000, 688) folgendes
ausgeführt: Die Teilungserklärung sei vor Ablauf der Rechtsmittelfrist gegen die
Beschwerdeentscheidung abgegeben worden und damit wirksam, ohne dass es
darauf ankäme, ob das Rechtsmittel tatsächlich eingelegt und unabhängig davon,
ob es zulässig oder begründet sei.
Die Anmelderin regt an, die Teilanmeldung dem Patentamt zur Prüfung zu übergeben.
II.
Für die Teilanmeldung ist die Zuständigkeit der Prüfungsstelle des Deutschen
Patent- und Markenamts gegeben. Da die Teilung wirksam erklärt wurde und eine
Teilanmeldung endgültig entstanden ist, das Beschwerdeverfahren zur Stammanmeldung vor dem Bundespatentgericht jedoch schon abgeschlossen ist, fehlt es
an einer Zuständigkeit des Beschwerdegerichts für die Teilanmeldung.
A.1. Im Zeitpunkt des Eingangs der an das Patentamt unter Angabe des Aktenzeichens der Stammanmeldung gerichteten Teilungserklärung beim Patentamt befand sich die Stammanmeldung im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht. Ihr Eingang beim Patentamt am 6. Mai 2004 konnte keinen Einfluß auf das
Beschwerdeverfahren haben, da Verfahrenserklärungen wie die Teilung einer
Anmeldung nach § 39 PatG vor der Stelle abzugeben sind, bei der die Stammanmeldung anhängig ist. Damit war die Teilungserklärung vom 6. Mai 2004 aber
nicht von vornherein unwirksam. Sie erlangte Wirksamkeit mit ihrem Zugang beim
Bundespatentgericht als zutreffendem Adressaten (§ 130 Abs. 1 Satz 1 BGB) am
14. Mai 2004.
2. a) Zu diesem Zeitpunkt war bereits über den Beschwerdegegenstand entschieden. Nach Schluß der mündlichen Verhandlung, an die sich die Verkündung der
Entscheidung unmittelbar anschloß, trat die Bindung des Gerichts an die Entscheidung über die Zurückweisung der Beschwerde betreffend den ungeteilten
Gericht kann daher eine nach Schluß der mündlichen Verhandlung eingegangene
Erklärung nicht nachträglich - etwa beim Absetzen der Entscheidung - noch verwerten. Die Bindung des Gerichts an die von ihm am 12. Mai 2004 ausgesprochene Zurückweisung der Beschwerde mit der Folge, dass der Beschluß der Prüfungsstelle über die Zurückweisung der Anmeldung bestätigt wurde, steht der
Wirksamkeit der auch im übrigen den Anforderungen des § 39 PatG genügenden
Teilungserklärung jedoch nicht entgegen.
Von der Bindung des Gerichts an seine Entscheidung zu trennen ist das weitere
Schicksal der Anmeldung, die bis zum Eintritt der formellen Rechtskraft der Beschwerdeentscheidung - mit Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist nach § 102 Abs.1
PatG - fortbesteht. Nach (negativer) Entscheidung über die Beschwerde kann der
Anmelder noch bis zum Eintritt der formellen Rechtskraft die Rücknahme der Anmeldung erklären (Busse PatG 6. Aufl. § 34 Rn 138 mwN).
Entsprechendes gilt für die Teilung der Anmeldung im Erteilungsverfahren, so
dass ein Zugang der Teilungserklärung im Zeitraum nach Schluß der mündlichen
Verhandlung mit Verkündung der Entscheidung und vor Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist deren Wirksamkeit nicht entgegensteht, ohne dass es erforderlich
wäre, Rechtsbeschwerde einzulegen.
b) Dem Patentanmelder bleibt im Erteilungsverfahren die Möglichkeit einer Teilung
der Anmeldung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist unabhängig davon erhalten,
ob Beschwerde eingelegt wird, BGH GRUR 2000, 688 – Graustufenbild. Bereits
der Wortlaut des § 39 Abs. 1 PatG ("jederzeit") enthält keine zeitliche Begrenzung.
Nach Sinn und Zweck und der systematischen Einordnung der Vorschrift soll dem
Anmelder vielmehr für den gesamten Zeitpunkt bis zur Erstarkung der Anmeldung
zum Vollrecht die Möglichkeit der Teilung eröffnet und erhalten werden (BGH
"Graustufenbild" aaO, 689). Die Möglichkeit einer Teilung der Anmeldung in der
Beschwerdeinstanz bleibt dem Anmelder nach dieser Entscheidung zudem unabhängig davon erhalten, ob das Rechtsmittel zulässig oder begründet ist. Das Erfordernis, ein solches Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Patentamts allein
zum Zwecke der Erhaltung der Teilungsmöglichkeit einzulegen, erweise sich damit
letztlich als unnötige Förmelei.
den gesamten Zeitraum abdecken, in dem die Entscheidung des Patentamts auch
unter Veränderung der tatsächlichen Grundlagen der Entscheidung noch angefochten werden kann (BGH aaO). Damit ist entgegen der Auffassung der Anmelderin die BGH-Entscheidung "Graustufenbild" für die Frage der Teilungsmöglichkeit nach Verkündung eines Beschlusses des Bundespatentgerichts bis Ablauf der
Rechtsbeschwerdefrist jedenfalls nicht unmittelbar heranzuziehen.
Die Beschränkung der Ausübung des Teilungsrechts auf den Zeitraum, in dem die
tatsächliche Grundlage für die Entscheidung noch verändert werden kann, ist mit
Blick auf das Rechtsbeschwerdeverfahren erhoben worden (BGH GRUR
1980,104 – Kupplungsgewinde). Danach ist die Teilung einer Patentanmeldung
nach Beendigung der Tatsacheninstanzen nach den Vorschriften des Patentgesetzes über die Rechtsbeschwerde ausgeschlossen. Das hierfür angeführte Argument, die tatsächlichen Grundlagen der Entscheidung in der Rechtsbeschwerdeinstanz würden durch die Teilungserklärung berührt, ist jedoch nach der neueren höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Teilungsbegriff nicht mehr schlagend. Denn nach "Sammelhefter" (BGH GRUR 2003, 47; siehe auch BGH GRUR
2003, 781 - Basisstation) setzt die wirksame Teilung (im zitierten Fall eines Patents) nicht voraus, dass durch die Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiert wird, der von diesem abgetrennt wird. Somit
erfährt die Tatsachengrundlage durch die Erklärung der Teilung keine Veränderung. Die Teilungserklärung hat keinen Einfluß (mehr) auf die Entscheidungsgrundlage in einem möglichen Rechtsbeschwerdeverfahren und steht damit nicht
(mehr) im Widerspruch zu den Vorschriften über die Rechtsbeschwerde.
Zwar sind die genannten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs aus jüngster
Zeit zur Teilung des Patents ergangen; dies steht der Anwendbarkeit auf den vorliegenden Sachverhalt der Teilung einer Patentanmeldung nicht entgegen. Denn
die Teilung des Patents werde insoweit nicht anders behandelt als die Teilung der
Anmeldung (BGH aaO – Sammelhefter unter Bezugnahme auf BGH GRUR 1998,
458 – Textdatenwiedergabe). In beiden Fällen sei – nur – sicherzustellen, dass auf
die Teilanmeldung nichts patentiert werde, was mit dem im Verfahren der Stammanmeldung gewährten oder versagten Patentschutz unvereinbar sei. Zu vermeiden sind insbesondere Doppelpatentierungen, ohne dass hierbei auf die inhaltlichen Anforderungen an die Teilungserklärung abzustellen ist. Im Falle der Teilung
der Anmeldung wie auch des Patents konkretisiert sich der Gegenstand der Teilanmeldung erst anhand der jeweils zu gewährenden oder aufrechtzuerhaltenden
Patentansprüche.
B.1. Werden Teilung des Patents und Teilung der Anmeldung wegen des Gedankens, auf den gesamten Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung zurückgreifen zu können, in ihren Auswirkungen auf den erst am Ende des Prüfungsverfahrens feststehenden Inhalt der jeweiligen Anmeldung gleich behandelt, stellt sich
die Frage, warum weiterhin Unterschiede hinsichtlich des Verfahrens für die
Trennanmeldung, insbesondere hinsichtlich der Zuständigkeit, zu machen sind,
obwohl das PatG in § 39 Abs. 1 Satz 3 für die Teilung der Anmeldung nach Stellung des Prüfungsantrags wortgleich zu § 60 Abs. 1 Satz 2 vorschreibt, dass der
abgetrennte Teil als Anmeldung gilt, für die ein Prüfungsantrag (§ 44) gestellt worden ist, und im übrigen § 60 Abs. 1 Satz 3 auf die Regelung in § 39 Abs. 1 Satz 2
verweist. Während für die Behandlung einer im Wege der Teilung des Patents im
Einspruchsbeschwerdeverfahren entstehenden Teilanmeldung von einer originären Zuständigkeit der Prüfungsstelle des Patentamts auszugehen ist (BGH GRUR
1999, 148, III.1.d – Informationsträger), soll im Falle der Teilung der Anmeldung im
Beschwerdeverfahren die Teilanmeldung vor dem Bundespatentgericht anhängig
bleiben und das Beschwerdegericht über den Gegenstand der Teilanmeldung zu
entscheiden haben (ständige Rechtsprechung, bislang auch des beschließenden
Senats; vergl. BGH aaO, III.1.b unter Hinweis auf die amtl. Begründung z. GPatG
Bl.f.PMZ 1979, 284).
weiteres einsichtige Ungleichbehandlung der Trennanmeldungen erscheint auch
mit der – letztlich aus der Entwicklung des Teilungsbegriffs weg von der gegenständlichen Teilung resultierenden – Möglichkeit der Teilung der Anmeldung (oder
des Patents) in der Rechtsmittelfrist nach einer Entscheidung des Patentamts oder
des Patentgerichts, ohne dass es einer Einlegung des Rechtsmittels bedarf, nicht
mehr vereinbar. Soll die abgetrennte Anmeldung – an den Zustand bei der zivilprozessualen Prozesstrennung anknüpfend – in dem Verfahrensstadium weiterbehandelt werden, das vor der Teilung für die ursprüngliche Anmeldung erreicht
war (so amtl. Begründung z. GPatG Bl.f.PMZ 1979, 284), müsste im Falle einer
Teilungserklärung in der Rechtsmittelfrist nach einem Erteilungsbeschluß des Patentamts (so die Sachlage nach BGH "Graustufenbild" aaO) sich die Trennanmeldung ebenfalls im Stadium der Rechtsmittelfrist nach einem Erteilungsbeschluß
befinden. Auf den vorliegenden Fall bezogen bedeutete dies, dass die Teilanmeldung bereits im Beschwerdeverfahren als zurückgewiesen gelten würde.
3. Diese Problematik kann jedoch dahinstehen. Jedenfalls im vorliegenden Fall ist
dem Beschwerdegericht eine Entscheidung über den Gegenstand der Teilanmeldung verwehrt; es kann nicht einmal eine – teilweise, die abgetrennte Anmeldung
betreffende – Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsstelle
erfolgen, weil das Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren der Stammanmeldung die Beschwerde bereits vollumfänglich zurückgewiesen hat und an seine
Entscheidung gebunden ist. Für die Teilanmeldung, die erst auf die nach Schluß
der mündlichen Verhandlung und Verkündung der Entscheidung erklärte Teilung
entstanden ist, eröffnet sich somit dem Senat keine Möglichkeit, sie weiterzubehandeln, da es insoweit bereits an einer beschwerdefähigen Entscheidung des
Patentamts fehlt (§ 73 Abs. 1 PatG), gegen die sich die Anmelderin mit einem
konkreten Begehren wendet, das Gegenstand des Verfahrens vor dem (technischen) Beschwerdesenat ist. Die Bearbeitung der Teilanmeldung ist daher durch
die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts durchzuführen, von
deren originären Zuständigkeit für das Prüfungsverfahren (§ 27 Abs.1 Nr.1 PatG)
auszugehen ist (BGH GRUR 1999,148 III.1.d – Informationsträger).
Dr. Anders
Obermayer
Dr. Hartung
Martens
Pr