Rechtsprechung / BPatG / 2004
BPatG Beschluss vom 14.07.2004 – 32 W (pat) 79/02
32. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
…
B e s c h l u s s
In der Beschwerdesache
… 6.70
…
betreffend die Marke 398 14 720
hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 14. Juli 2004 durch die Vorsitzende Richterin
Winkler, Richter Viereck und Richter Kruppa
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden zu 1) wird der
Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes –Markenstelle für Klasse 41 – vom 12. Dezember 2001 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus den Marken 1 069 633 und
1 095 846 hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen
"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von
Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere
Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Druckereierzeugnisse, insbesondere
Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen;
Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von
Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Überarbeitung von Information gegen Entgelt für Dritte; Herausgabe und Veröffentlichung von Schulungsmaterial; Dienstleistungen eines Redakteurs; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und
Übermittlung von Informationen für Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet"
zurückgewiesen worden
ist.
Insoweit wird die Marke
398 14 720 gelöscht.
Im übrigen wird die Beschwerde des Widersprechenden zu
1) zurückgewiesen.
2. Auf die Beschwerde der Widersprechenden zu 2) wird der o.
g. Beschluss aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der
Marke 2 079 789 hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen
"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von
Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere
Magnet- und Videobänder; Compakt-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte; Papier,
Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit
in
Klasse 16 enthalten; Telekommunikation; Sammeln und
Liefern von Nachrichten, Nachrichten- und Bildübermittlung
mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung;
Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtext, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Erstellen von Programmen für die
Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Betrieb
von Datenbanken; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft
und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und
Forschung per Internet"
zurückgewiesen worden
ist.
Insoweit wird die Marke
398 14 720 gelöscht.
Im übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zu 2)
zurückgewiesen.
3. Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss
des Deutschen Patent- und Markenamtes – Markenstelle für
Klasse 41 - vom 12. Dezember 2001 aufgehoben, soweit die
Marke 398 14 720 für die Dienstleistung "Erziehung" gelöscht worden ist. Insoweit werden die Widersprüche aus den
Marken 1 069 633, 1 095 846 und 2 079 789 zurückgewiesen.
Im übrigen wird die Beschwerde des Markeninhabers zurückgewiesen.
4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e
I.
Gegen die am 16. März 1998 angemeldete und am16. September 1998 für die
Waren und Dienstleistungen
Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton
und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme,
Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte; Papier, Pappe und Waren aus diesen
Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse,
insbesondere
Informationsbroschüren,
Informationsbriefe und
Zeitungen; Fotografien, Graphiken; Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate); Telekommunikation; Sammeln und
Liefern von Nachrichten; Erstellen von Bildreportagen und Tonreportagen; Übermittlung von Nachrichten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtextdienst,
Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Vermietung von Geräten zur
Nachrichtenübertragung; Presseagenturen, Sammeln und Liefern
von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Sammeln
und Liefern von Pressemeldungen; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Überarbeitung von Information gegen Entgelt
für Dritte; Produktion und Ausstrahlung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen; Erziehung und Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Herausgabe und Veröffentlichung
von Schulungsmaterial; Veranstaltung und Organisation von
Schulungen; Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und
Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen;
Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere
Aktualisieren von Computer-Software und Design von Computer-
Software; Computerberatungsdienste, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Vermietung von Computer-Software; Betrieb von Datenbanken; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Graphikers; Dienstleistungen eines Redakteurs;
Verwaltung von Urheberrechten; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft
und Forschung per Internet
eingetragene Wortmarke 398 14 720
richten sich die Widersprüche aus drei prioritätsälteren deutschen Marken. Hierbei
handelt es sich um
1. die am 26. Oktober 1984 zugunsten des Widersprechenden zu 1) als durchgesetzt eingetragene Wortmarke 1 069 633
IDW
und
2. die am 1. September 1986 zugunsten des Widersprechenden zu 1) eingetragene Wort-/Bildmarke 1 095 846
die jeweils geschützt sind für die Dienstleistungen
Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerodentlichen Mitgliedern des
Zeicheninhabers, insbesondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch
solche berufsbegleitender Fortbildung, Unterhaltung von Präsenzbibliotheken, Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen
zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen Fragen von
Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie
von außerordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber
den gesetzgebenden Körperschaften von Bund und Ländern; wissenschaftliche und finanzielle Förderung von Hochschularbeiten
und Bibliotheken auf dem Gebiet des wirtschaftlichen Prüfungs-
und Treuhandwesens; Abschluß von Gruppenversicherungs-Verträgen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie für außerordentliche Mitglieder
sowie
3. um die am 7. Oktober 1994 zugunsten der Widersprechenden zu 2) eingetragene Wort-/Bildmarke,
die geschützt ist für die Waren und Dienstleistungen
Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
in Klasse 16 enthalten; Buchbinderartikel, nämlich Buchbindegarn,
-leinen und andere textile Stoffe zum Buchbinden; Fotografien;
Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für
Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Spielkarten;
Drucklettern; Druckstöcke; Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; Druckereierzeugnisse, nämlich Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Kataloge, Spiele;
Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate), soweit in
Klasse 16 enthalten; Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträgern; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften und Büchern; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger
aller Art.
Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41
des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom
12. Dezember 2001 aufgrund der Widersprüche aus den Marken 1 069 633 und
1 095 846 die Teillöschung der jüngeren Marke für die Dienstleistungen
Erziehung und Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von
Schulungen; Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und
Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen
und aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 2 079 789 die Teillöschung für die
Waren und Dienstleistungen
Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Herausgabe und Veröffentlichung von
Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet
angeordnet. Im übrigen wurden die Widersprüche zurückgewiesen.
Zur Begründung heißt es in dem Beschluss, bezüglich der zu löschenden Waren
und Dienstleistungen habe die Widersprechende die von der Markeninhaberin bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarken glaubhaft gemacht, und insoweit
bestehe zwischen den Vergleichsmarken wegen der Ähnlichkeit der Marken und
der hochgradigen Ähnlichkeit bis hin zur Identität der Waren und Dienstleistungen
eine Verwechslungsgefahr. Zur Begründung der teilweisen Zurückweisung der
Widersprüche heißt es in dem Beschluss, die Widersprechende habe die Benutzung der Widerspruchsmarke entweder nicht glaubhaft gemacht oder
– soweit eine Benutzung glaubhaft gemacht worden ist – sei eine weitergehende
Ähnlichkeit im Bereich der Waren/Dienstleistungen auszuschließen, weil diese
sich nach ihrer Art, ihrem Einsatzzweck, der Inanspruchnahme und der wirtschaftlichen Bedeutung voneinander unterscheiden würden.
Gegen diesen Beschluss haben sowohl der Markeninhaber als auch die Widersprechenden Beschwerde eingelegt. Der Markeninhaber beantragt,
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts
– Markenstelle für Klasse 41 – vom 12. Dezember 2001 aufzuheben und die Widersprüche in vollem Umfang zurückzuweisen sowie die Beschwerden der Widersprechenden zurückzuweisen.
Er hält die Einrede der Nichtbenutzung in Bezug auf die drei Widerspruchsmarken
in vollem Umfang aufrecht. Er ist der Auffassung, die bestrittene Benutzung sei
nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden. Außerdem bestehe zwischen den
Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr. Bei den Wort-/Bildmarken
1 095 846 und 2 079 789 dürfe der Bestandteil "IDW" nicht isoliert betrachtet werden. Was den Vergleich mit der Widerspruchsmarke 1 069 633 betreffe, bestehe
die jüngere Marke im Unterschied zur Widerspruchsmarke aus Kleinbuchstaben.
Beim Waren- bzw. Dienstleistungsvergleich der Marken sei in dem angegriffenen
Beschluss nicht ausreichend berücksichtigt worden, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterschiedliche Verkehrskreise ansprechen.
Hilfsweise verteidigt er seine Marke mit einem durch den Zusatz "sämtliche mit
Stern (x) versehenen Waren und Dienstleistungen außerhalb des Bereichs der
Wirtschafts- und Steuerberatung" eingeschränkten Verzeichnis (= Druckerzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen;
Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Erziehung und Ausbildung;
Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen).
Die Widersprechenden beantragen,
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts
– Markenstelle für Klasse 41 – vom 12. Dezember 2001 aufzuheben und die Marke 398 14 720 in vollem Umfang zu löschen sowie
die Beschwerde des Markeninhabers zurückzuweisen.
Zur Glaubhaftmachung der Benutzung haben die Widersprechenden weitere Unterlagen vorgelegt. Sie sind der Ansicht, dass zwischen den Vergleichsmarken
eine Verwechslungsgefahr bestehe, da von hochgradiger Markenähnlichkeit bis
hin zur Identität auszugehen sei. Außerdem seien die Waren und Dienstleistungen
zum Teil identisch und zum Teil ähnlich.
Sowohl der Markeninhaber als auch die Widersprechenden regen hilfsweise die
Zulassung der Rechtsbeschwerde an.
II.
Die zulässigen Beschwerden der Widersprechenden und des Markeninhabers
sind teilweise hinsichtlich der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen
begründet. Im übrigen ist ihnen der Erfolg zu versagen.
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke
im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn und soweit wegen ihrer Ähnlichkeit
mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden
Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit
ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke
(st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626, 627 – IMS).
1. Beschwerde des Widersprechenden zu 1)
1. Widerspruch aus der Wortmarke 1 069 633 IDW
a)
Ist die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, sind bei der Entscheidung nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für welche die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Aufgrund
der Veröffentlichung der jüngeren Marke am 22. Oktober 1998 ist die Benutzung
gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG jeweils für die Benutzungszeiträume
von Oktober 1993 bis Oktober 1998 und von Oktober 1999 bis Oktober 2004
glaubhaft zu machen.
Der Widersprechende zu 1) hat durch die vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen ihres Geschäftsführers K… vom 17. Dezember 1999 und ihres Vorstandssprechers N…
vom
10. Februar 2004
sowie
die
diesen Erklärungen beigefügten umfangreichen Unterlagen eine Benutzung ihrer Marke
IDW zumindest teilweise für beide hier maßgebliche Benutzungszeiträume glaubhaft gemacht, nämlich für die Dienstleistungen "Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerodentlichen
Mitgliedern des Zeicheninhabers, insbesondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und
fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch
solche berufsbegleitender Fortbildung, Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers
und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen
von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen
Fragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von
außerordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften von Bund und Ländern."
In den eidesstattlichen Versicherungen heißt es u.a., unter der Widerspruchsmarke IDW würden seit vielen Jahren Dienstleistungen wie z.B. Entwicklung und
Veröffentlichung von IDW-Verlautbarungen (1998 – 2003), Erstattung von gutachterlichen Stellungnahmen (1993 – 2003) oder die Durchführung von Aus- und
Fortbildungsveranstaltungen erbracht. Bei den IDW-Verlautbarungen handele es
sich etwa um Prüfungsstandards, Stellungnahmen zur Rechnungslegung, Arbeitshilfen, Prüfungshinweise und Rechnungshinweise. Die vom IDW erstatteten gutachterlichen Stellungnahmen seien Fachgutachten, die u.a. für den Gesetzgeber,
Bundes- und Landesministerien oder Aufsichtsämter bestimmt sind. Bei den Aus-
und Fortbildungsveranstaltungen handele es sich um jeweils vom IDW angebotene Studienlehrgänge, berufsbegleitende Ausbildung, Seminare, Arbeitstagungen
und Fachtagungen wie z.B. Steuerfachtagungen. Sogenannte IDW-Fachnachrichten würden regelmäßig durch das IDW an Mitglieder und ausgewählte Institutionen vertrieben. In der Zeit von 1993 bis 2003 sei die Anzahl der monatlich vertriebenen Exemplare von 15 500 auf 24 000 gesteigert worden.
Für eine Benutzung der Widerspruchsmarke IDW in Bezug auf die genannten
Dienstleistungen sprechen insbesondere auch die den eidesstattlichen Versicherungen beigefügten Anlagen. So belegen die der eidesstattlichen Versicherung
vom 17. Dezember 1999 beigefügten Anlagen 2 – 9, 11, 15, 18 eine Benutzung
der Widerspruchsmarke während der Zeit von 1993 – 1998 und von Oktober bis
Dezember 1999. Durch
die
der
eidesstattlichen Versicherung
vom
10. Februar 2004 beigefügten Anlagen ist darüber hinaus eine Benutzung der
Marke IDW in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen auch für die Zeit von
2000 – 2003 belegt.
Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, scheitert eine rechtserhaltende
Benutzung der Marke IDW hier nicht daran, dass die Marke meist mit rein beschreibenden Zusätzen wie z.B. Fachnachrichten, Prüfungsstandard, Arbeitshilfen, Fachtagungen usw. versehen ist. Die Hinzufügung von Zusätzen ist nämlich
unschädlich, soweit diese als markenmäßig bedeutungslose, austauschbare Zutaten zu bewerten sind, denen der Verkehr keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst. Diese Voraussetzung wird vor allem bei der Verbindung
einer Phantasiebezeichnung mit einer erkennbar beschreibenden Angabe erfüllt
sein, weil der Verkehr in solchen Fällen den jeweiligen Zusatz als üblichen Sachhinweis auf die Art oder Bestimmung der Waren oder Dienstleistungen, nicht aber
als Teil einer betrieblichen Herkunftskennzeichnung auffasst (Ströbele/Hacker
MarkenG, 7. Aufl, § 26 Rdn 144).
b) Die Dienstleistungen und Waren der
jüngeren Marke sind mit den
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke teilweise ähnlich. Dies gilt auf seiten der
jüngeren Marke neben den bereits von der Markenstelle genannten Dienstleistungen "Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Herausgabe
und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im
Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen" auch für die im Tenor unter Ziffer 2 genannten Waren und Dienstleistungen, denen auf seiten der Widerspruchsmarke die Dienstleistungen "Fachliche
Beratung von Wirtschaftsprüfern ...; Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen
...; Veröffentlichung von fachlichen Verlautbarungen ..." gegenüberstehen. Bei den
wechselseitigen Dienstleistungen geht es jeweils um Aus- bzw. Fortbildung. Soweit sich die jüngere Marke nach dem Hauptantrag an relativ breite Verkehrskreise, insbesondere aus der Wissenschaft und Forschung und damit auch an
jene Kreise, an die sich die Widerspruchsmarke nach dem Dienstleistungsverzeichnis wendet, nämlich an Wirtschaftsprüfer und den Wirtschaftsprüfernachwuchs, liegt Identität vor. Unter Zugrundelegung des Hilfsantrags liegt immer noch
Ähnlichkeit vor, denn Personen insbesondere aus Wissenschaft und Forschung,
die von der jüngeren Marke angesprochen werden, können auch an Waren und
Dienstleistungen des Widersprechenden interessiert sein.
Eine Ähnlichkeit besteht auch in Bezug auf die Waren "Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate)" der jüngeren Marke, die auch bei den Ausbildungsmaßnahmen des Widersprechenden zur Anwendung kommt. Dies gilt auch für die
weiteren im Tenor genannten Dienstleistungen. So ähnelt etwa die Dienstleistung
der jüngeren Marke "Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft
und Forschung" der Dienstleistung der Widerspruchsmarke "Unterhaltung von
Präsenzbibliotheken", da in derartigen Bibliotheken üblicherweise wirtschaftswissenschaftliche Informationen bzw. Wirtschaftsforschungsergebnisse gesammelt
werden. Die Dienstleistung der jüngeren Marke "Herausgabe und Veröffentlichung
von Schulungsmaterial" ist eine Dienstleistung, die auch bei den Ausbildungsdienstleistungen, die Gegenstand der Widerspruchsmarke sind, anfällt, so dass
auch insoweit eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen zu bejahen ist.
Die für die jüngere Marke geschützte Ware "Druckereierzeugnisse" ist mit den für
die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen "Veröffentlichungen von
fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines
Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
sowie von außerordentlichen Mitgliedern" ähnlich. Die durch die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen fallen als Erzeugnisse von Verlagsdienstleistungen, worauf die Widersprechende zu Recht hinweist, unter den Oberbegriff
"Druckereierzeugnisse" (ebenso Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen, S. 113). In Berührung kommen die gegenseitigen Waren und
Dienstleistungen sich insoweit, als die von den Widersprechenden verfassten wissenschaftlichen Dienstleistungen auch auf Papier gedruckt werden.
Aus der Ähnlichkeit zwischen den Druckereierzeugnissen einerseits und den wissenschaftlichen Dienstleistungen der Widersprechenden andererseits ergibt sich
wegen des funktionellen Zusammenhangs auch eine Ähnlichkeit mit den für die
jüngere Marke beanspruchten Waren "Datenverarbeitungsgeräte, Bild-, Ton- und
Datenträger, Datenverarbeitungsprogramme". Zwischen Datenverarbeitungsgeräten und Druckereierzeugnissen besteht deshalb eine enge Ähnlichkeit, weil
Software und Handbücher auch in gedruckter Form auf dem Markt sind (ebenso
Richter/Stoppel, .a.a.O.).
Eine weitergehende Ähnlichkeit im Bereich der wechselseitigen Waren/Dienstleistungen ist nicht gegeben. Dies gilt entgegen der Auffassung der Markenstelle in
dem angegriffenen Beschluss auch für die Dienstleistung der jüngeren Marke "Erziehung", da diese Dienstleistung bei den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet. Die angehenden Wirtschaftsprüfer werden aufgrund der geschützten Dienstleistungen ausgebildet und nicht etwa "erzogen".
Keine Ähnlichkeit besteht hinsichtlich der Waren "Computerbetriebsprogramme;
Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte; Papier, Pappe und Waren
aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Fotografien, Graphiken;
Telekommunikation; Erstellen von Bildreportagen und Tonreportagen; Übermittlung von Nachrichten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtextdienst, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Vermietung von Geräten zur
Nachrichtenübertragung; Presseagenturen; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Produktion und Ausstrahlung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen;
Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software und Design von
Computer-Software; Computerberatungsdienste, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Vermietung von Computer-Software; Betrieb von Datenbanken; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Graphikers;
Verwaltung von Urheberrechten", die im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finden.
c) Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.
d) Es läßt sich nicht mit der gebotenen Sicherheit ausschließen, dass die jüngere
Marke bei der Benennung nur auf „idw“ verkürzt wird. Der von der Schriftgröße
wesentlich kleiner gehaltene und darunter geschriebene Bestandteil „Infomationsdienst Wissenschaft“ ist als Bestimmungsangabe glatt beschreibend und wird bei
der Benennung der Marke meist nicht mitverwendet werden. Mithin stimmen die
Vergleichsmarken klanglich überein. Dass die Widerspruchsmarke anders als die
jüngere Marke in Großbuchstaben geschrieben ist, steht der Feststellung der Verwechslungsgefahr nicht entgegen, da dieser Unterschied die Aussprache nicht
beeinflusst. Die maßgeblichen Verkehrskreise werden beide Marken nach den
allgemeinen Sprachgepflogenheiten gleichermaßen benennen und wiedergeben,
nämlich "Ih-De-We", so dass sich klanglich identische Marken gegenüberstehen.
e) Soweit eine Dienstleistungsidentität bzw. –ähnlichkeit der wechselseitigen Waren und Dienstleistungen besteht, kann bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Identität der Marken die Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen
der jüngeren Marke, die mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht
ähnlich sind, besteht keine Gefahr von Verwechslungen.
2. Widerspruch aus der Marke 1 095 846
a) Eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke ist durch die eidesstattlichen
Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und vom 10. Februar 2004 und den diesen Versicherungen beigefügten Anlagen für die Dienstleistungen (Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern ... des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung ... von Ausbildungsmaßnahmen ...; Veröffentlichungen von fachlichen Verlautbarungen ...; Erstattung von Gutachten ...) für beide hier maßgeblichen Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG nachgewiesen. In der eidesstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 heißt es u.a., die Marke befinde sich auf den entsprechenden Printprodukten (Schulungsunterlagen, Bücher,
Broschüren, Zeitschriften, sonstige Medien oder Veranstaltungsankündigungen).
Die dieser Versicherung beigefügten Anlagen 2, 6, 7, 9, 11 und 18 belegen diese
Behauptung für den Zeitraum von 1994 bis 1999. Für die Zeit von 2000 bis 2004
ergibt sich eine entsprechende Benutzung aus den der eidesstattlichen Versicherung vom 10. Februar 2004 beigefügten Anlagen 1, 4, 7, 11 - 17, 20 und 21.
b) Was die Ähnlichkeit der wechselseitigen Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke anbelangt, kann auf die entsprechenden Ausführungen zum Widerspruch aus der Marke 1 069 633 Bezug genommen werden, die auch für den Widerspruch aus der Marke 1 095 846 gelten, die für dieselben Dienstleistungen eingetragen ist.
c) Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.
d) Eine unmittelbare schriftliche Markenähnlichkeit scheidet im Hinblick auf die
Gestaltung der Widerspruchsmarke, die aus mehreren Wortelementen und einer
im Vordergrund stehenden auffälligen bildlichen Ausgestaltung besteht, aus.
Es läßt sich aber nicht mit der gebotenen Sicherheit ausschließen, dass die Vergleichsmarken von einem erheblichen Teil des Verkehrs bei der Benennung nur
jeweils auf IDW verkürzt werden. Bezüglich der jüngeren Marke kann insoweit auf
die vorstehenden Ausführungen zum Widerspruch aus der Marke 1 069 633 verwiesen werden. Bezüglich der Widerspruchsmarke ist der über dem Bestandteil
„IDW“ stehende weitere Wortbestandteil "Institut Der Wirtschaftsprüfer" als Firmenmarke nicht geeignet, die Marke mitzuprägen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 420). Weitgehend wird dieser Wortbestandteil nicht mitverwendet werden und somit klanglich nicht in Erscheinung treten. Somit besteht
phonetisch Identität mit der jüngeren Marke idw und folglich eine (unmittelbare)
Verwechslungsgefahr.
Aber auch der Teil des Verkehrs, der die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit
wahrnimmt und sie bei mündlicher Wiedergabe "Institut der Wirtschaftsprüfer IDW"
benennt, kann der Gefahr einer Verwechslung mit der jüngeren Marke unter dem
Gesichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Altern. 2 MarkenG) unterliegen. Bei dieser sogenannten assoziativen Verwechslungsgefahr wird zwar erkannt, dass zwei unterschiedliche Marken vorliegen,
diese werden aber wegen Übereinstimmungen in (prägenden) Bestandteilen irrig
ein und derselben betrieblichen Herkunft zugeordnet. Mit Rücksicht darauf, dass
"IDW" das einzig kennzeichnende Wortelement der Widerspruchsmarke ist, ist
IDW geeignet, als Stammbestandteil auf das Unternehmen des Widersprechenden hinzuweisen. Der Verkehr wird die beiden Vergleichsmarken daher – jedenfalls soweit sie sich auf ähnlichen Waren- und Dienstleistungssektoren begegnen – ein und demselben Betrieb der Herkunft nach zuordnen.
2. Beschwerde der Widersprechenden zu 2)
a) Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke 2 079 789 ist von der Widersprechenden zu 2) gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nur für den Benutzungszeitraum vom 14. Juli 1999 bis zum 13. Juli 2004, nicht aber für den Zeitraum des
§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG glaubhaft zu machen, weil zwischen der Eintragung
der Widerspruchsmarke am 7. Oktober 1994 und der Veröffentlichung der jüngeren Marke am 22. Oktober 1998 keine 5 Jahre liegen.
Ihrer Obliegenheit, eine rechtserhaltene Benutzung im allein maßgeblichen Zeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft zu machen, ist die Widersprechende zu 2) für einen Teil der geschützten Waren und Dienstleistungen nachgekommen, wie sich aus den bereits vorstehend genannten eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 (nebst Anlagen 4 und 6 für 1999) und vom
10. Februar 2004 (Anlagen 2, 5, 23 – 25 und 30 für die Zeit von 1999 bis 2003)
sowie insbesondere der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der
Widersprechenden zu 2) Herrn B…vom 23. Juni 2000
(nebst Anlagen 1,
5, 7 – 9 und 24 für die Jahre 1999 bis 2000) ergibt. Dies gilt nicht nur für die Waren und Dienstleistungen "Druckereierzeugnisse, nämlich Druckschriften, Bücher;
Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften und
Büchern", für die die Markenstelle bereits eine rechtserhebliche Benutzung bejaht
hat, sondern darüber hinaus auch für die Waren und Dienstleistungen "Papier,
Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten;
Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; Produktion von
Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträgern; Veröffentlichung
und Herausgabe von mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger
aller Art". Für die zuletzt genannten Waren und Dienstleistungen hat die Widersprechende eine Benutzung der Widerspruchsmarke durch die Vorlage der von ihr
produzierten und vertriebenen CD-ROMs sowie die Anlagen 25 und 26 der eidesstattlichen Versicherung vom 10. Februar 2004 glaubhaft gemacht. Hinsichtlich
der übrigen Waren der Widerspruchsmarke fehlt es an einer ausreichenden
Glaubhaftmachung der Benutzung durch die Widersprechende zu 2).
b) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind teilweise
identisch, teilweise ähnlich und zum Teil kann eine Ähnlichkeit nicht festgestellt
werden.
Warengleichheit liegt bei den Waren der Klasse 9 (Geräte zur Aufzeichnung und
Wiedergabe von Ton und Bild, Tonträger) und 16 (Papier, Pappe, Druckereierzeugnisse) vor. Bezüglich der weiteren im Tenor unter Ziffer 2 genannten Waren
und Dienstleistungen liegt eine hochgradige bis durchschnittliche Ähnlichkeit mit
den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke vor. Keine Ähnlichkeit
besteht in Bezug auf die übrigen im Tenor nicht genannten Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke.
c) Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.
d) Soweit Warengleichheit bzw. Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit besteht, kommen sich die Vergleichsmarken verwechselbar nahe. Die Wortbestandteile "Verlag GmbH" und „Informationsdienst Wissenschaft“ sind in Bezug auf die in Rede
stehenden Waren und Dienstleistungen glatt beschreibend und daher nicht geeignet, den Gesamteindruck der Vergleichsmarken mitzuprägen. Erhebliche Teile des
Verkehrs werden diese Bestandteile nicht verwenden, so dass für diese aufgrund
der phonetischen Identität eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht.
Selbst wenn Teile des Verkehrs die Widerspruchsmarke mit "IDW-Verlag GmbH"
benennen sollten, kann für diese die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-
Bringens nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden. Wegen der
Übereinstimmung in dem die Widerspruchsmarke allein prägenden Wortbestandteil IDW wird dieser Teil des Verkehrs bei der Begegnung mit anderen Marken, die
den Bestandteil IDW enthalten, - jedenfalls bei identischen bzw. ähnlichen Waren
und Dienstleistungen – auf ein und dieselbe betriebliche Herkunft oder auf sonstige enge wirtschaftliche Verbindungen der Markenverwender schließen.
3. Beschwerde des Markeninhabers
Die Beschwerde des Markeninhabers ist nur bezüglich der Dienstleistung "Erziehung" begründet. Hinsichtlich der anderen Waren und Dienstleistungen bleibt es
bei der von der Markenstelle angeordneten Löschung.
a) Die für die jüngere Marke beanspruchte Dienstleistung "Erziehung" ist in keinem Verzeichnis der drei Widerspruchsmarken enthalten. Es besteht insoweit
auch keine Ähnlichkeit mit den Ausbildungsdienstleistungen, die zugunsten des
Widersprechenden zu 1) geschützt sind. Die angehenden Wirtschaftsprüfer werden aufgrund der geschützten Dienstleistungen ausgebildet und nicht etwa "erzogen".
b) Zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke "Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Organisation und Veranstaltung von
Schulungen, Konferenzen und Kongressen" einerseits und den Dienstleistungen
der Widerspruchsmarke 1 069 633 "Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern....;
fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen,
insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche
berufsbegleitender Fortbildung" andererseits besteht eine hochgradige Ähnlichkeit.
Bei den wechselseitigen Dienstleistungen geht es jeweils um Aus- bzw. Fortbildung. Während die jüngere Marke sich an relativ breite Verkehrskreise, insbesondere aus der Wissenschaft und Forschung richtet, wendet sich die Widerspruchsmarke nach dem Dienstleistungsverzeichnis speziell an Wirtschaftsprüfer und an
den Wirtschaftsprüfernachwuchs.
Die Dienstleistung der jüngeren Marke "Herausgabe und Veröffentlichung von
Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet" ist mit der für die
Widerspruchsmarke 1 069 633 geschützten Dienstleistung "Veröffentlichungen
von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers" ähnlich. Beide Dienstleistungen haben die Veröffentlichung von Texten zum Gegenstand.
c) Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass die Beschwerde des
Markeninhabers nur bezüglich der Dienstleistung "Erziehung" begründet ist. Insoweit fehlt es an der für eine Verwechslungsgefahr erforderlichen Ähnlichkeit der
wechselseitigen Dienstleistungen. Im übrigen ist der Beschwerde des Markeninhabers der Erfolg zu versagen, wobei zur Begründung auf die Ausführungen zu
den Beschwerden der Widersprechenden Bezug genommen wird.
4. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht
kein Anlass.
Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zugelassen. Eine
höchstrichterliche Erörterung und Klärung der Rechtsfragen des vorliegenden
Falls insbesondere zur Benutzung der Widerspruchsmarken und zur Frage der
Ähnlichkeit der wechselseitigen Waren und Dienstleistungen ist zur Fortbildung
des Rechts erforderlich.
Vors. Richterin Winkler ist wegen Urlaubs an der Unterschrift verhindert.
Viereck
Viereck
Kruppa
Hu