Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 13.07.2009 – 27 W (pat) 19/09
27. Senat
Zitiert von 1 Entscheidungen Zitiert 2 Entscheidungen 5 zitierte Normen
BUNDESPATENTGERICHT
L e i t s a t z
Aktenzeichen:
Entscheidungsdatum:
13. Juli 2009
Rechtsbeschwerde zugelassen:
ja
Normen:
IDW-Informationsdienst Wissenschaft
Wirkt eine in eine jüngere Marke übernommene Buchstabenfolge dort als Akronym der weiteren Zeichenbestandteile, besteht eine assoziative Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke, die nur aus der Buchstabenfolge oder zusätzlich glatt beschreibenden Bestandteilen besteht, die kein anderes Verständnis des Akronyms nahelegen.
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
Verkündet am
13. Juli 2009
…
…
…
betreffend die Marke 398 14 720
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 28. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden und Richter Kruppa
beschlossen:
1.
Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenstelle für Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 wird
aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke
1 069 633 hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen
Druckereierzeugnisse,
insbesondere
Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Sammeln und Liefern
von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Informationen
aus Wissenschaft
und
Forschung; Recherchieren,
nutzerorientierte
Auswahl
und Überarbeitung
von
Informationen gegen Entgelt für Dritte; Herausgabe und
Veröffentlichung von Schulungsmaterial
zurückgewiesen worden ist.
Auch insoweit ist die Marke 398 14 720 zu löschen.
2.
Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenstelle für Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 wird
aufgehoben, soweit die Marke 398 14 720 auf den Widerspruch aus der Marke 1 069 633 für die Dienstleistung
„Erziehung“ gelöscht worden ist. Auch insoweit wird der
Widerspruch aus der Marke 1 069 633 zurückgewiesen.
3.
Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenstelle für Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 wird
aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke
2 079 789 hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen
Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von
Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte,Tonwiedergabegeräte;
Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte; Magnetaufzeichnungsträger,
insbesondere Magnet- und Videobänder;
Compact-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme; Papier, Pappe
und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16
enthalten; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln
und Liefern von
Informationen aus Wissenschaft und
Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung,
insbesondere Aktualisieren von Computer-
Software
zurückgewiesen worden ist.
Auch insoweit wird die Marke 398 14 720 gelöscht.
4.
Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenstelle für Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 wird
aufgehoben, soweit die Marke 398 14 720 auf den Widerspruch aus der Marke 2 079 789 für die Dienstleistung
„Erziehung“ gelöscht worden ist. Auch insoweit wird der
Widerspruch aus der Marke 2 079 789 zurückgewiesen.
4.
Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenstelle für Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 wird
aufgehoben, soweit die Marke 398 14 720 auf den Widerspruch aus der Marke 1 095 846 gelöscht worden ist.
Der Widerspruch aus der Marke 1 095 846 wird insgesamt
zurückgewiesen.
5.
Im Übrigen werden die Widersprüche und die Beschwerden
zurückgewiesen.
6.
Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e
I.
Die am 16. März 1998 angemeldete Wort-/Bildmarke Nr. 39814720
ist am 16. September 1998 eingetragen worden und wird nach der Einschränkung
in der mündlichen Verhandlung noch für
Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild,
Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger;
Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte;
alle vorgenannten Waren außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und
Steuerberatung;
Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten;
Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe
und Zeitungen; Fotografien, Graphiken; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); alle vorgenannten Waren außerhalb des Bereichs der
Wirtschafts- und Steuerberatung;
Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Erstellen von
Bildreportagen und Tonreportagen; Übermittlung von Nachrichten, Nachrichten-
und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung;
Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtextdienst, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Presseagenturen, Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und
Forschung; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Recherchieren,
nutzerorientierte Auswahl und Überarbeitung von Informationen gegen Entgelt für
Dritte; Produktion und Ausstrahlung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen; alle
vorgenannten Dienstleistungen außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und
Steuerberatung;
Erziehung und Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;
Herausgabe und Veröffentlichung von Schulungsmaterial; Veranstaltung und
Organisation von Schulungen; Herausgabe und Veröffentlichung von Texten,
insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen; Zusammenstellung
von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; alle vorgenannten Dienstleistungen
außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung;
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren
von Computer-Software und Design von Computer-Software; Computerberatungsdienste, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Vermietung von Computer-
Software; Betrieb von Datenbanken; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken;
Dienstleistungen eines Graphikers; Dienstleistungen eines Redakteurs; Verwaltung von Urheberrechten; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und
Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über
Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet; alle vorgenannten
Dienstleistungen außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung;
beansprucht.
Die Eintragung ist am 15. Oktober 1998 veröffentlicht worden.
Gegen diese Eintragung hat der Widersprechende zu 1) aus seiner seit dem
26. Oktober 1984 als durchgesetzt eingetragenen Wortmarke Nr. 1 069 633
IDW
und seiner seit dem 1. September 1986 eingetragenen Wort-/Bildmarke
Nr. 1 095 846
Widerspruch erhoben. Diese beiden Widerspruchsmarken sind geschützt für eine
Reihe von Dienstleistungen. Nachdem der Inhaber des angegriffenen Zeichens
die Benutzung bestritten hatte, hat die Widersprechende Unterlagen zur
Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.
Die Widersprechende zu 2) hat Widerspruch erhoben aus
ihrer seit
7. Oktober 1994 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789
Nachdem der Inhaber des angegriffenen Zeichens auch die Benutzung dieser
Marke bestritten hatte, hat die Widersprechende zu 2) Unterlagen zur
Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.
Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Teillöschung der Marke beschlossen, und zwar aufgrund der Widersprüche aus
den Marken Nr. 1 069 633 und 1 095 846 des Widersprechenden zu 1) jeweils für
die Dienstleistungen
Erziehung und Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von
Schulungen; Herausgabe und Veröffentlichung von Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet; Organisation und
Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen
sowie aufgrund des Widerspruchs aus der Marke Nr. 2 079 789 der Widersprechenden zu 2) für die Waren und Dienstleistungen
Druckereierzeugnisse,
insbesondere
Informationsbroschüren,
Informationsbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate); Herausgabe und Veröffentlichung von
Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet.
Im Übrigen hat die Markenstelle die Widersprüche zurückgewiesen.
Gegen diese Entscheidung haben die Beteiligten Beschwerde eingelegt. Der
Inhaber des angegriffenen Zeichens hat ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt, das hilfsweise der Entscheidung zugrunde gelegt
werden sollte und in dem er einen Teil der Waren und Dienstleistungen mit dem
Zusatz „außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung“ versehen
hat.
Der 32. Senat hat auf die Beschwerde der Widersprechenden mit Beschluss vom
8. März 2005, Az.: 32 W (pat) 79/02, eine zusätzliche Teillöschung der Marke
angeordnet und den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts auch
insoweit aufgehoben, als die Marke für die Dienstleistung „Erziehung“ gelöscht
worden ist. Die zusätzliche Löschung erfolgte wegen der Widersprüche aus den
Marken 1069633 sowie 1095846 für folgende Waren und Dienstleistungen:
„Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild,
Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Druckereierzeugnisse, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Sammeln und
Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und
Überarbeitung von
Information gegen Entgelt
für Dritte; Herausgabe und
Veröffentlichung von Schulungsmaterial; Dienstleistungen eines Redakteurs;
Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen
für Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und
Forschung per Internet".
Eine Löschung erfolgte ferner wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 079 789
für folgende Waren und Dienstleistungen:
"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild,
Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; Compakt-Disks, optische Datenträger;
Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme; Computerperipheriegeräte; Telekommunikationsgeräte;
Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten;
Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten, Nachrichten- und
Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung;
Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtext, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere
Aktualisieren von Computer-Software, Erstellen von Ton- und Bildreportagen;
Betrieb von Datenbanken; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und
Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über
Experten aus Wissenschaft und Forschung per Internet".
Die weitergehenden Beschwerden der Beteiligten hat der 32. Senat jeweils
zurückgewiesen.
Der Bundesgerichtshof hat die Rechtsbeschwerden der Widersprechenden als
unzulässig verworfen.
Ferner hat er auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers den am
8. März 2005 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des 32. Senats
aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an
das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Zur Begründung hat der Bundesgerichtshof darauf abgestellt, die Verknüpfung
zwischen der Buchstabenfolge idw, die eine Abkürzung der weiteren Wortbestandteile „Informationsdienst Wissenschaft“ darstelle, und eben diesen
weiteren Wortbestandteilen stehe bei der Benennung einer Verkürzung auf die
Buchstabenfolge entgegen, wenn die Buchstabenfolge als Abkürzung nicht
allgemein bekannt sei und auch keine Schwierigkeiten bestünden, sich die
längeren Wortbestandteile einzuprägen.
Der Markeninhaber beantragt,
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 12. Dezember 2001 aufzuheben und die
Widersprüche in vollem Umfang zurückzuweisen sowie die Beschwerden der Widersprechenden zurückzuweisen.
Die Widersprechenden beantragen,
die Beschwerde des Markeninhabers zurückzuweisen.
Sie tragen ergänzend vor, die Widersprechenden benutzten eine Serie von
Marken mit dem Bestandteil IDW. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung haben
die Widersprechenden weitere umfangreiche Unterlagen eingereicht, u. a. eine
eidesstattliche Versicherung des Vorstandssprechers der Widersprechenden zu 1)
vom 24. April 2009.
Sowohl der Markeninhaber als auch die Widersprechenden regen hilfsweise die
Zulassung der Rechtsbeschwerde an.
In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligte ihre jeweiligen Standpunkte
aufrechterhalten und vertieft.
II.
1)
Die zulässigen Beschwerden der Widersprechenden und des Markeninhabers sind jeweils teilweise begründet.
Nicht mehr streitgegenständlich ist das Begehren der Widersprechenden, über
den Umfang der Löschung durch Markenstelle und 32. Senat hinaus eine
weitergehende Löschung auszusprechen. Der Bundesgerichtshof hat die
Rechtsbeschwerden der Widersprechenden verworfen. Nicht streitgegenständlich
sind demnach folgende Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke:
„Fotografien, Graphiken; Erstellen von Bildreportagen und Tonreportagen;
Übermittlung von Nachrichten; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Presseagenturen, Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Produktion und Ausstrahlung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen; Unterhaltung;
sportliche und kulturelle Aktivitäten; Zusammenstellung von Rundfunk- und
Fernsehprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung,
insbesondere Design von Computer-Software; Computerberatungsdienste; Vermietung von Computer-Software; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken;
Dienstleistungen eines Graphikers; Verwaltung von Urheberrechten; alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und
Steuerberatung“.
a)
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer
Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn und soweit wegen ihrer
Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität
oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum
die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die
Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung
der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in
Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der
Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke.
b)
An der Feststellung einer gedanklichen Verwechslungsgefahr sieht sich der
Senat nicht gehindert. Zwar hat der 32. Senat in dem vom Bundesgerichtshof
aufgehobenen Beschluss vom 14. Juli 2004 unter II. 2. d auch die Gefahr des
gedanklichen
In-Verbindung-Bringens hinsichtlich der Widerspruchsmarke
2 079 789 bejaht. Der Bundesgerichtshof hat jedoch zu dieser Frage hinsichtlich
der Widerspruchsmarke 1 095 846
im Beschluss vom 13. Dezember 2007
(Rdn. 46) nur festgestellt, der 32. Senat habe keine Feststellungen dazu getroffen,
dass die Verbraucher Anlass hätten, in dem aus verschiedenen Wort- und
Bildbestandteilen zusammengesetzten Zeichen IDW als Stamm einer Zeichenserie zu sehen. In Rdn. 56 hat der Bundesgerichtshof zur Widerspruchsmarke
2 079 789 festgestellt, der 32. Senat habe den Gesamteindruck der kollidierenden
Marken und die Zeichenähnlichkeit nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. Ein genereller
Ausschluss der assoziativen Verwechslungsgefahr, an den der nunmehr zuständige Senat gebunden wäre, ist darin nicht zu sehen.
2)
Der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 1 069 633 IDW hat teilweise
Erfolg, weil eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen
Verbindung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Streitgegenständlich sind
allerdings nur noch die von der Markenstelle und vom 32. Senat gelöschten
Waren und Dienstleistungen.
a)
Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind zudem nur diejenigen
Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine Benutzung in den nach § 43
Abs. 1 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeiträumen glaubhaft gemacht worden
ist. Der Bundesgerichtshof hat eine solche Glaubhaftmachung für die Zeiten vom
15. Oktober 1993 bis 15. Oktober 1998 sowie vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004
anerkannt. Der letztgenannte Zeitraum umfasst auch noch fünf Jahre vor der
vorliegenden Entscheidung (Juli 2004 bis Juli 2009).
In den eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999, 10. Februar 2004 und 24. April 2009 (Bl. 250 - 256 d. A.) wird zwar zwischen den
Widerspruchsmarken nicht im Einzelnen unterschieden. Vielmehr ist in der
eidesstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 nur allgemein von der
Widerspruchsmarke die Rede. Auf welche Widerspruchsmarke sich die Angaben
in dieser eidesstattlichen Versicherung beziehen, machen jedoch die beigefügten
Anlagen hinreichend deutlich. Aufgrund der Angaben in der eidesstattlichen
Versicherung vom 17. Dezember 1999 und der Anlagen 2 bis 9, 11, 15 und 18 ist
eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke IDW im Zeitraum vom
15. Oktober 1993 bis 15. Oktober 1998 für
Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern des
Zeicheninhabers, insbesondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch
solche berufsbegleitender Fortbildung, Veröffentlichungen von
fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von
Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie
von außerordentlichen Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in
fachlichen und beruflichen Fragen von Wirtschaftsprüfern und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen
Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den gesetzgebenden
Körperschaften von Bund und Ländern
glaubhaft gemacht. Dies gilt auch für die Zeiträume von Juli 1999 bis Juli 2004 und
von Juli 2004 bis Juli 2009, für die eine rechtserhaltende Benutzung durch die
eidesstattlichen Versicherungen vom 10. Februar 2004 und 24. April 2009 sowie
die beigefügten Anlagen glaubhaft gemacht wurde.
b)
Die glaubhaft gemachten Dienstleistungen sind nach den vom Bundesgerichtshof unbeanstandeten Feststellungen des 32. Senats teilweise ähnlich zu
den Waren und Dienstleistungen des angegriffenen Zeichens.
Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle
Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder
Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren
und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als
miteinander
konkurrierende
oder
einander
ergänzende Waren
oder
Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder
Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer
Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen
kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die
Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder
Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine absolute
Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen nicht
durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen
werden kann (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Tz. 15 - Canon; BGH GRUR 2007, 321
Tz. 20 - Cohiba).
Zwischen „Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen“
einerseits und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 1 069 633 „Fachliche
Beratung von Wirtschaftsprüfern
....;
fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische
Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen,
insbesondere von Lehrgängen,
Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbegleitender Fortbildung“
andererseits besteht eine hochgradige Ähnlichkeit. Bei den wechselseitigen
Dienstleistungen geht es jeweils um Aus- bzw. Fortbildung. Während die jüngere
Marke sich an relativ breite Verkehrskreise, insbesondere aus der Wissenschaft
und Forschung richtet, wendet sich die Widerspruchsmarke nach dem Dienstleistungsverzeichnis speziell an Wirtschaftsprüfer und an den Wirtschaftsprüfernachwuchs.
Durchschnittliche Ähnlichkeit zu den Ausbildungsdienstleistungen der Widerspruchsmarke besteht auch hinsichtlich der Herausgabe und Veröffentlichung von
Schulungsmaterial sowie Lehr- und Unterrichtsmittel, da dies alles für Ausbildungszwecke Verwendung findet.
Die Dienstleistung der jüngeren Marke „Herausgabe und Veröffentlichung von
Texten, insbesondere von Informationsangeboten im Internet“ ist mit der für die
Widerspruchsmarke 1 069 633 geschützten Dienstleistung „Veröffentlichungen
von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet
eines Wirtschaftsprüfers“ durchschnittlich ähnlich. Beide Dienstleistungen haben
die Veröffentlichung von Texten zum Gegenstand. Insoweit besteht auch Ähnlichkeit zum Sammeln und Liefern von Nachrichten sowie von Informationen aus
Wissenschaft und Forschung, zum Recherchieren, zur nutzerorientierten Auswahl
und Überarbeitung von Informationen gegen Entgelt für Dritte und zu den
Ergebnissen solcher Tätigkeiten, also Druckereierzeugnissen, insbesondere Informationsbroschüren, Informationsbriefe und Zeitungen sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), die auch mit der Ausbildungsdienstleistung
Ähnlichkeit aufweisen, weil sie dafür bestimmt sein können.
Soweit die Rechtsbeschwerde rügte, der 32. Senat des Bundespatentgerichts
hätte rechtsfehlerhaft angenommen, es gehe jeweils um Aus- oder Fortbildung
und dass sich die durch die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen an
eine hoch spezialisierte Zielgruppe richteten, während die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke ein allgemeines Publikum mit erhöhtem
Bildungsstand ansprächen, hat der 32. Senat auch nach Ansicht des Bundesgerichtshofs zu Recht angenommen, dass die wechselseitigen Dienstleistungen dem Bereich Wissenschaft und Forschung zuzurechnen sind und der
größere Kreis der durch die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke
angesprochenen Verkehrskreise die Annahme einer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht hindere.
Soweit der Inhaber des angegriffenen Zeichens ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt hat, das der Entscheidung hilfsweise zugrunde
gelegt werden sollte, ist dies nach Auffassung des Bundesgerichtshofs unerheblich, weil die Verzichtserklärung nicht bedingt abgegeben werden konnte.
Die vom Markeninhaber in der mündlichen Verhandlung vorgenommene Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses durch einen
Disclaimer führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung der Waren- und
Dienstleistungsähnlichkeit.
Keine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit liegt dagegen vor hinsichtlich der
Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild,
Tonaufzeichnungsgeräte, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, telefonische Übertragungsapparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, da die
Widerspruchsmarke nicht für Hardware beansprucht und benutzt wird. Die
Verbraucher erwarten bei Beratungsdienstleistungen auch im weiteren Sinn nicht,
dass der Anbieter dafür spezielle Geräte auf den Markt bringt oder solche
vermietet.
Gleiches gilt für Daten- und Tonträger aller Art (Magnetaufzeichnungsträger,
insbesondere Magnet- und Videobänder; Compact-Disks, optische Datenträger)
und Software.
Da es bei den hier zu beurteilenden Dienstleistungen auf den Inhalt der
Informationen und nicht auf ihre Übermittlung bzw. Bereitstellung ankommt, sind
die Übermittlungsdienstleistungen und die Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten, bei denen nicht der thematische Inhalt im Vordergrund steht, sondern
dessen Erschließung durch Recherchemöglichkeiten, hierzu nicht ähnlich.
Die für die Widerspruchsmarke registrierte Dienstleistung „Veröffentlichung fachlicher Verlautbarungen“ unterscheidet sich auch von den Dienstleistungen eines
Redakteurs, da bei den Verlautbarungen im weitesten Sinn politische Tätigkeit
erfolgt und nicht Produktion und Gestaltung von Rundfunk- oder Fernsehprogrammen.
Dass auch der Dienstleistung „Erziehung“ auf Seiten der Widerspruchsmarke
keine vergleichbaren Waren oder Dienstleistungen gegenüberstehen, hat der
32. Senat mit der zutreffenden Begründung festgestellt, die angehenden Wirtschaftsprüfer würden aufgrund der geschützten Dienstleistungen ausgebildet und
nicht „erzogen“. Dem schließt sich der Senat an.
c)
Der Widerspruchsmarke 1 069 633
IDW kommt nach den vom
Bundesgerichtshof unbeanstandeten Feststellungen des 32. Senats eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Diese Auffassung teilt auch der Senat.
d)
Bei diesen Gegebenheiten ist eine Gefahr von Verwechslungen gegeben,
denn die angesprochenen Verkehrskreise werden die Marken, soweit eine Waren-
und Dienstleistungsähnlichkeit gegeben ist, gedanklich miteinander in Verbindung
bringen.
aa)
Eine bildliche Verwechslungsgefahr scheidet wegen des Aufbaus des
angegriffenen Zeichens und dem darin enthaltenen Text „Informationsdienst
Wissenschaft“, dem auf Seiten der Widerspruchsmarke nicht entsprechendes
gegenübersteht, aus.
bb)
Eine klangliche Verwechslungsgefahr scheitert nach den Feststellungen
des Bundesgerichtshofs daran, dass der Gesamteindruck des angegriffenen
Zeichens nicht durch „idw“ geprägt wird. Der Bestandteil „Informationsdienst
Wissenschaft“ tritt nicht weitgehend in den Hintergrund und kann daher den
Gesamteindruck der Marke mitbestimmen, obwohl er eine beschreibende Angabe
enthält, wie der Bundesgerichtshof in dem Zurückverweisungsbeschluss ausgeführt hat. Dafür dass die Verbraucher das angegriffene Zeichen nicht auf „idw“
verkürzen, spricht nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs, dass die
Buchstabenfolge als Abkürzung von „Informationsdienst Wissenschaft“ wirkt.
Dieser sachliche Bezug zwischen der Buchstabenfolge und den weiteren Wortbestandteilen stehe einer Neigung der Verbraucher zur Verkürzung entgegen.
Dass die Verbraucher Schwierigkeiten haben könnten, sich „Informationsdienst
Wissenschaft“ einzuprägen, vermag der Senat nicht
festzustellen. Die
Wortkombination enthält keine besonderen Verständnis- oder Ausspracheschwierigkeiten. Ebenso konnte der Senat nicht feststellen, dass die Buchstabenfolge „idw“ auf dem einschlägigen Markt als Abkürzung für „Informationsdienst Wissenschaft“ allgemein bekannt ist. Auch nach dem Parteivortrag ist
dies nicht ersichtlich. Dagegen spricht schon die Abkürzung für „Institut der
Wirtschaftsprüfer“ in der anderen Widerspruchsmarke 1 095 846.
cc)
Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serie von
Marken vermag der Senat schon deshalb nicht anzunehmen, weil die Widerspruchsmarken unterschiedlichen Inhabern gehören.
Bei der Widerspruchsmarke wirkt die Buchstabenfolge IDW aber – auch mangels
Aussprechbarkeit ohne ergänzende Vokale – als Akronym. In dem jüngeren
Zeichen wirkt es als übernommen und durch einen Text ergänzt, der das Akronym
erläutert. Dieser vom Bundesgerichtshof anerkannte Bezug mag einer Verkürzung
bei der Aussprache entgegenstehen, er wird aber dazu führen, dass die
angesprochenen Verbraucher annehmen werden, es handle sich beim jüngeren
Zeichen um eine Marke der Widersprechenden, in der die Abkürzung erläutert ist.
Da der dem Akronym entsprechende Bestandteil "Informationsdienst Wissenschaft" für die relevanten Dienstleistungen glatt beschreibend ist, wirkt er weder
als eine zweite Marke noch als selbständig kennzeichnend.
3)
Dies gilt allerdings nicht für die Widerspruchsmarke 1 095 846, bei der IDW
als Abkürzung für „Institut für Wirtschaftsprüfer“ wirkt, so dass hier der Bestandteil
„Informationsdienst Wissenschaft“
im
jüngeren Zeichen einer gedanklichen
Verbindung entgegenwirkt.
Der Senat kann auch nicht im gebotenen Maß feststellen, dass die Verkehrskreise
Anlass haben, in dem aus verschiedenen Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Zeichen „IDW“ den Stamm einer Zeichenserie zu sehen, zumal die
Widerspruchsmarken unterschiedlichen Inhabern gehören.
Hinzu kommt, dass das Akronym IDW in dieser Marke anders aufgelöst ist als in
dem angegriffenen Zeichen. IDW ist auch nicht so bekannt, dass im angegriffenen
Zeichen die zusätzliche Angabe Informationsdienst Wissenschaft daneben nicht
als Akronym sondern als beschreibende Angabe wirken würde.
4)
Anders ist dies wieder bei der Marke 2 079 789, wo IDW nicht als
Abkürzung für „Verlag GmbH“ aufgefasst werden kann.
a)
Die Widersprechende zu 2) hat nach den vom Bundesgerichtshof als
zutreffend bezeichneten Feststellungen des 32. Senats eine rechtserhaltende
Benutzung der Wort-/Bildmarke Nr. 2 079 789 für „Papier, Pappe (Karton) und
Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Text-, Ton- und
Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; Druckereierzeugnisse, nämlich
Druckschriften und Bücher, soweit in Klasse 16 enthalten; Produktion von Text-,
Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträgern; Veröffentlichung und
Herausgabe von Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften und Büchern; mit
Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art“ glaubhaft
gemacht.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am
15. Oktober 1998 war die am 7. Oktober 1994 eingetragene Widerspruchsmarke
noch keine fünf Jahre eingetragen. Maßgeblich für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung ist daher hier ausschließlich der Fünfjahreszeitraum nach
§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG von Juli 2004 bis Juli 2009. Für den Zeitraum vom
14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004 hat die Widersprechende zu 2) eine rechtserhaltende Benutzung aufgrund der eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers von B. vom 23. Juni 2000 und der in Bezug genommenen Anlagen
für die Jahre 1999 bis 2000 glaubhaft gemacht.
Der 32. Senat ist zu Recht aufgrund der in Bezug genommenen Anlagen 25 und
26 von einer rechtserheblichen Benutzung für die in Rede stehenden Waren und
Dienstleistungen ausgegangen. Den zahlreichen Daten auf den angeführten
Anlagen ist auch nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ein hinreichender
Bezug zu dem maßgeblichen Zeitraum zu entnehmen. Die Vielzahl der vorgelegten Anlagen und die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom
23. Juni 2000 belegen, dass die Widerspruchsmarke von der Widersprechenden
zu 2) ernsthaft benutzt worden ist. Die Widersprechende zu 2) hat die
Widerspruchsmarke auch in der mit der Eintragung identischen Form oder in einer
Weise benutzt, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.
Dies gilt auch für den hier maßgeblichen Zeitraum von Juli 2004 bis Juli 2009.
Eine rechtserhaltende Benutzung ergibt sich insoweit aus der Eidesstattlichen
Versicherung vom 24. April 2009 und den dieser Versicherung beigefügten
Anlagen, insbesondere der Anlage 17.
b)
Vom Bundesgerichtshof als zutreffend bestätigt hat der 32. Senat auch
Identität oder Ähnlichkeit für bestimmte Waren und Dienstleistungen bejaht.
Warengleichheit liegt demnach bei Tonträgern vor. Datenträger sind dazu
hochgradig ähnlich.
Auch hinsichtlich Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien sowie
Druckereierzeugnissen liegt Warenidentität vor. Die Lehr- und Unterrichtsmittel
des angegriffenen Zeichens sind dazu jedenfalls durchschnittlich ähnlich. Gleiches
gilt für die Herausgabe und Veröffentlichung von Texten. In diesem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, dass die mit der Widerspruchsmarke
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen für Druckereierzeugnisse zum
Themengebiet „Wirtschaftsrecht“ benutzt werden und die Widersprechende zu 2)
ihre Abnehmerkreise bei Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsjuristen findet. Die
Eintragung der Widerspruchsmarke ist für die Waren und Dienstleistungen nicht
beschränkt auf Produkte und Dienstleistungen mit wirtschaftsrechtlichem Inhalt
erfolgt. Auf den jeweiligen thematischen Inhalt der Druckerzeugnisse (z. B.
Wirtschaftsrecht) kommt es nicht an.
Bezüglich der Waren und Dienstleistungen Datenverarbeitungsprogramme,
Computerbetriebsprogramme sowie Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung besteht zumindest eine durchschnittliche Ähnlichkeit zu mit Programmen versehenen maschinenlesbaren Datenträgern aller Art.
Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild,
Tonaufzeichnungsgeräte, Tonübertragungsgeräte, Tonwiedergabegeräte, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Computerperipheriegeräte sowie Telekommunikationsgeräte haben dagegen allenfalls eine geringe Ähnlichkeit zu den mit
Programmen versehenen maschinenlesbaren Datenträgern. Zwar kommen letztere in den Geräten zum Einsatz; sie unterscheiden sich aber von der Art her
deutlich. Die Ähnlichkeit nimmt insoweit noch ab beim Sammeln und Liefern von
Nachrichten und anderen Informationen. Diese Dienstleistung mag zwar eine
Vorbereitungshandlung für die Produktion von Texten und deren Veröffentlichung
sein, ist aber allenfalls geringgradig ähnlich dazu.
Der Telekommunikation und den Übermittlungsdienstleistungen steht auf Seiten
der Widerspruchsmarke gar keine ähnliche Dienstleistung gegenüber. Gleiches
gilt für Erziehung, Recherchen und Datenbanken sowie Bereitstellung von
Recherchemöglichkeiten.
c)
Als zutreffend hat es der Bundesgerichtshof bestätigt, dass der 32. Senat
von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen ist.
Bei dieser Marke der Widersprechenden zu 2) ist aber der Wortbestandteil „Verlag
GmbH“ glatt beschreibend. Der Bundesgerichtshof hat die Feststellung, dass
dieser Wortbestandteil die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen und
die Rechtsform beschreibt und deshalb den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke nicht mitprägt, nicht beanstandet.
Trotzdem besteht auch hier keine klangliche Zeichenidentität, weil nicht mit der
gebotenen Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die Verbraucher die
Vergleichsmarken bei ihrer Benennung auf „IDW“ verkürzten, wie oben dargelegt.
d)
Dieser Zusatz steht der Annahme einer assoziativen Verwechslungsgefahr
durch gedankliche Verbindung nicht entgegen, soweit durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen gegeben ist.
In der die Wortmarke Nr. 398 14 719 idw betreffenden Entscheidung vom
13. Dezember 2007, Az.: I ZB 20/05 ist der Bundesgerichtshof davon ausgegangen, dass der 32. Senat zu Unrecht die Wortbestandteile „Verlag GmbH“ als
den Gesamteindruck nicht mitprägend und eine klangliche Zeichenidentität als
gegeben angesehen habe. Zu der Feststellung des 32. Senats, dass auch bei den
Teilen des Verkehrs, die die Widerspruchsmarke mit „I… Verlag GmbH“
bezeichneten, die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens nicht ausgeschlossen werden könne, hat der Bundesgerichtshof aber auch in diesem
Beschluss keine Aussage getroffen.
IDW wirkt - auch mangels Aussprechbarkeit ohne ergänzende Vokale - als
Akronym. In dem jüngeren Zeichen wirkt es als übernommen und durch einen
Text ergänzt, der das Akronym erläutert. Dieser vom Bundesgerichtshof anerkannte Bezug mag einer Verkürzung bei der Aussprache entgegenstehen, er wird
aber dazu führen, dass die angesprochenen Verbraucher annehmen werden, es
handle sich beim jüngeren Zeichen um eine Marke der Widersprechenden, in der
die Abkürzung erläutert ist.
Erhebliche Teile des Verkehrs werden hier annehmen, in dem jüngeren Zeichen
werde die Firma, die auch den „I… -Verlag“ betreibe, näher bezeichnet oder die
Firma I… betreibe einmal einen Verlag und zum anderen einen Informationsdienst. Damit kann die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens
nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden, soweit sich ähnliche
Waren und Dienstleistungen gegenüberstehen. Dies ist bei den im Tenor unter
Ziffer 3 genannten Waren und Dienstleistungen der Fall, wie sich aus den
vorstehenden Ausführungen unter Ziffer 4b) ergibt.
5)
Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht
kein Anlass.
6)
Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zugelassen.
Eine höchstrichterliche Erörterung und Klärung der Rechtsfragen des vorliegenden
Falls insbesondere zur Frage der Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung bei übereinstimmenden, aber nicht prägenden Bestandteilen, die ein
Akronym auflösen, ist zur Fortbildung des Rechts erforderlich.
Dr. Albrecht
Dr. van Raden
Kruppa
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