BPatG Beschluss vom 20.07.2004 – 24 W (pat) 10/03

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 10/03

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

20. Juli 2004

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

betreffend die Marke 300 00 941

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 20. Juli 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin

Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird

zurückgewiesen.

Die Marke

G r ü n d e

I.

Adonis

ist unter der Nummer 300 00 941 für die Waren

"Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle"

in das Register eingetragen und am 4. Mai 2000 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben von der Inhaberin der international u.a. mit

Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz unter der Nummer

639 476 registrierten Marke

deren Warenverzeichnis u.a. die folgenden Waren umfaßt:

"savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux, dentifrices".

Gegen die Widerspruchsmarke war ein Widerspruch anhängig, der zurückgenommen worden ist. Die abschließende Mitteilung über die Schutzbewilligung ist

der Weltorganisation für geistiges Eigentum am 3. November 1997 zugegangen.

Mit Schriftsatz vom 20. September 2000 hat der Inhaber der angegriffenen Marke

die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3

des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Nichtbenutzungseinrede unberücksichtigt gelassen, weil sie – zum damaligen Zeitpunkt – unzulässig sei, und

mit Beschluß vom 15. Oktober 2002 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, da die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß sich die Vergleichsmarken nach der maßgeblichen Registerlage auf

identischen Waren begegnen könnten. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei trotz beschreibender Anklänge insgesamt als durchschnittlich

einzustufen. Danach seien an den Markenabstand strenge Anforderungen zu stellen, denen die angegriffene Marke nicht gerecht werde. Der Gesamteindruck der

Widerspruchsmarke werde durch den Bestandteil "ADONIS" geprägt, da der

Bildbestandteil bei mündlicher Benennung der Marke nicht in Erscheinung trete

und der Slogan "SIMPLY THE BEST FOR MEN" im wesentlichen beschreibender

Natur sei.

Der Markeninhaber hat Beschwerde eingelegt und mit Schriftsatz vom

12. November 2002 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke erneut bestritten. Eine weitergehende Begründung der Beschwerde ist nicht erfolgt.

Im Verfahren vor der Markenstelle hat der Markeninhaber die Auffassung vertreten, daß die Widerspruchsmarke nicht allein durch den Bestandteil "ADONIS" geprägt werde, sondern in gleicher Weise durch die weiteren Wort- und Bildbestandteile. Einer Prägung allein durch den Wortbestandteil "ADONIS" stehe auch

dessen Kennzeichnungsschwäche entgegen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben und

den Widerspruch aus der international registrierten Marke 639 476

zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung trägt sie vor, daß unter der Widerspruchsmarke seit April 2003

eine aus verschiedenen Parfümerie- und Körperpflegeprodukten bestehende

Herrenduftlinie in den d… und den s… Markt eingeführt

werde. Im Dezember 2003 seien die "ADONIS"-Produkte in das Sortiment der

Parfümeriekette "D…" aufgenommen worden. Zur Glaubhaftmachung hat die

Widersprechende mehrere eidesstattliche Versicherungen, Werbeanzeigen,

Rechnungen und anderes Benutzungsmaterial zu den Akten gereicht. Im Hinblick

auf die Verwechslungsgefahr verteidigt sie den Beschluß der Markenstelle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulässig, bleibt in der Sache aber ohne

Erfolg.

1. Die mit Schriftsatz vom 12. November 2002 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist gemäß §§ 107, 43 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. §§ 116 Abs. 1, 115 Abs. 2

MarkenG zulässig. Demzufolge hatte die Widersprechende eine rechtserhaltende

Benutzung ihrer Marke im Sinne von § 26 MarkenG für den Zeitraum vom

20. Juli 999 bis zum 20. Juli 004 (Tag der Entscheidung über den Widerspruch)

glaubhaft zu machen. Dies ist ihr gelungen.

a) Die Widersprechende, eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in G… (Ö…

…), kann sich als Angehörige eines Verbandslandes der PVÜ im Hinblick auf

den dort in Art. 2 Abs. 1 verankerten Grundsatz der Inländergleichbehandlung wie

ein deutscher Staatsangehöriger auf die Bestimmungen des Übereinkommens

zwischen dem D… R… und der S… betreffend den gegenseitigen

Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 berufen (BGH GRUR

2000, 1035, 1037 "PLAYBOY"). Nach Art. 5 dieses Übereinkommens kann die

rechtserhaltende Benutzung einer deutschen Marke bzw. des deutschen Anteils

einer international registrierten Marke nicht nur durch Benutzungshandlungen in

D…, sondern auch in der S… erfolgen, wobei die Anforderungen

einer rechtserhaltenden Benutzung insoweit einheitlich nach deutschem Recht zu

beurteilen sind (BGH aaO "PLAYBOY"). Insoweit braucht im folgenden nicht

zwischen Benutzungshandlungen in diesen beiden Ländern unterschieden zu

werden. Außer Betracht zu bleiben haben jedoch Benutzungshandlungen in

Ö….

b) Wie aus den Warenmustern gemäß Anlage 1 und den Internet-Ausdrucken

gemäß Anlagen 2 und 3 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom

21. Oktober 2003 ersichtlich, werden von der Widersprechenden unter der – identisch mit der Registrierung verwendeten – Widerspruchsmarke ein All-Over-

Shampoo, eine Seife, ein Deodorant-Stick sowie ein Eau de toilette und ein After

Shave Balm, jeweils in den Linien "Classic" und "Sport", angeboten.

c) Nach § 26 Abs. 1 MarkenG bzw. nach der dieser Vorschrift zugrundeliegenden Bestimmung des Art. 10 Abs. 1 Markenrechts-Richtlinie muß die Marke ernsthaft benutzt worden sein.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist unter einer ernsthaften Benutzung eine Benutzung zu verstehen, die nicht allein symbolisch zum

Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte erfolgt (EuGH

GRUR 2004, 425, 427 Nr. 36 "Ansul/Ajax"). Sie muß sich auf Waren (oder Dienstleistungen) beziehen, die entweder bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb

von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden insbesondere im Rahmen von

Werbekampagnen vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (EuGH aaO, S. 428

Rn. 37 "Ansul/Ajax"). Des weiteren sind insoweit sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die belegen können, daß die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet

wird (EuGH aaO Rn. 38 "Ansul/Ajax"). Nach diesen Grundsätzen sieht der Senat

im vorliegenden Fall keine durchgreifenden Bedenken gegen die Anerkennung

einer ernsthaften Benutzung. Dem steht auch nicht entgegen, daß mit der tatsächlichen Markteinführung der oben b) genannten Waren, soweit ersichtlich, erst

begonnen wurde, nachdem vom Inhaber der angegriffenen Marke Nichtbenutzungseinrede erhoben worden ist. Die verfahrensrechtliche Ausgestaltung des gemeinschaftsrechtlichen Benutzungszwangs im deutschen Recht sieht eine solche

Nachbenutzung ausdrücklich vor. Soweit vorher bereits Löschungsreife eingetreten ist, hat die Nachbenutzung heilende Wirkung (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 25 Rn. 27, § 43 Rn. 25, 27).

Die Widersprechende ist nach ihrem insoweit unbestritten gebliebenen Vortrag bis

vorwiegend auf dem Bekleidungssektor tätig. Mit der Widerspruchsmarke soll dieses Sortiment um den Bereich der Parfümerie- und Körperpflegeprodukte erweitert

werden. Diese Erweiterung des Produktangebots liegt, wie allgemein bekannt ist,

im gegenwärtigen Trend und ist insoweit ohne weiteres als wirtschaftlich sinnvoll

anzuerkennen.

Wie die Widersprechende im einzelnen glaubhaft gemacht hat, ist die Widerspruchsmarke für die genannten Waren seit April 2003 in mehreren überregionalen, u.a. in D… und der S… vertriebenen Zeitschriften und Magazinen wie "FACTS", "GOOD LIFE", "GQ", "PLAYBOY" beworben worden (Anlagen 3

bis 9 zum Schriftsatz vom 21. Oktober 2003). Außer Betracht zu bleiben hat insoweit lediglich die Werbebroschüre gemäß Anlage 10, da diese, soweit ersichtlich, nur in Ö… vertrieben worden ist. Nach Größe und Aufmachung wurden

für die insoweit relevanen Anzeigen nicht unerhebliche Mittel aufgewendet. Darüber hinaus hat die Widersprechende dargelegt, daß die Parfümeriekette D…

– Filiale …straße in M… – im Dezember 2003 eine verhältnismäßig

große Menge der oben b) genannten Waren im Wert von insgesamt ca. … … €

bei der Widersprechenden bestellt hat. Die Bestellung umfaßte, wie aus den Anlagen 15 und 16 zum Schriftsatz vom 29. Dezember 2003 ersichtlich ist, 1728

Flaschen Eau de toilette, 864 Einheiten All-Over-Shampoo, 432 Deo-Sticks sowie

540 sogenannte Travel-Sets, welche neben den genannten weitere Körperpflegeprodukte enthalten (vgl. hierzu Anlage 1 zum Schriftsatz vom 21. Oktober 2003).

Nach der in der mündlichen Verhandlung vom 20. Juli 2004 übergebenen eidesstattlichen Versicherung von Frau C… sind diese Waren an D… geliefert

worden und waren mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet wie aus den Warenmustern gemäß Anlage 1 zum Schriftsatz vom 21. Oktober 2003 ersichtlich.

Hinzu kommen einzelne, für sich gesehen allerdings unbedeutende Bestellungen

von Privatkunden (Anlage 17 zum Schriftsatz vom 16. Juli 2004).

In der Zusammenschau ergibt sich somit, daß die Widerspruchsmarke für das

Stammsortiment der Widersprechenden sinnvoll ergänzende Produkte aus dem

Parfümerie- und Körperpflegebereich eingesetzt wird. Die Produkte befinden sich

noch in der Markteinführungsphase, wobei einer verhältnismäßig aufwendigen

Werbung immerhin bereits ein größerer Verkauf an eine bedeutende Parfümeriekette gefolgt ist. Dies kann als ernsthafte und damit rechtserhaltende Benutzung

anerkannt werden (vgl. auch Ströbele/Hacker, aaO, § 26 Rn. 40).

Die Widersprechende kann die Widerspruchsmarke nach alledem im vorliegenden

Verfahren im Umfang der Waren "savons", "parfumerie" und "cosmétiques" verteidigen.

2. Auf dieser Grundlage kann eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht verneint werden (§§ 107, 42 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1

Nr. 2 MarkenG).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmen. Dabei

besteht eine gewisse Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden

Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität

oder Ähnlichkeit der von ihnen erfaßten Waren (oder Dienstleistungen) sowie der

Kennzeichnungskraft der älteren Marke (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596

"Ferrari-Pferd"; GRUR 2004, 598 "Kleiner Feigling" m.w.N.). Stehen sich aus

mehreren Bestandteilen gebildete Marken gegenüber und sind die Vergleichsmarken nur im Hinblick auf einen dieser Bestandteile identisch oder ähnlich, kann

eine Verwechslungsgefahr nur angenommen werden, wenn der Gesamteindruck

der mehrbestandteiligen Marke(n) gerade durch diesen betreffenden Bestandteil

geprägt wird (vgl. BGH GRUR 1999, 995, 997 "HONKA"; GRUR 1999, 583, 584

"LORA DI RECOARO"; GRUR 1996, 775, 777 "Sali Toft").

Die Waren der angegriffenen Marke sind mit den Waren, für welche die Widerspruchsmarke im vorliegenden Verfahren verteidigt werden kann, überwiegend

identisch bzw. liegen – im Hinblick auf die ätherischen Öle – in deren engstem

Ähnlichkeitsbereich.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist im Hinblick auf deren beschreibende Anklänge (s. dazu nachfolgend) insgesamt als leicht unterdurchschnittlich einzustufen. In Berücksichtigung der weitgehenden Warenidentität und

der Identität der angegriffenen Marke mit dem prägenden Kenn- und Merkwort der

Widerspruchsmarke kann jedoch eine Verwechslungsgefahr gleichwohl nicht verneint werden.

Mit Recht ist die Markenstelle davon ausgegangen, daß der Gesamteindruck der

mehrbestandteiligen Widerspruchsmarke durch das Wort "ADONIS" geprägt wird.

Der weitere Wortbestandteil, bestehend aus dem Spruch "SIMPLY THE BEST

FOR MEN", weist einen im wesentlichen glatt beschreibenden Sinngehalt auf.

Dies hat die Markenstelle zutreffend dargelegt. Nachdem der Inhaber der angegriffenen Marke diese Beurteilung im Beschwerdeverfahren nicht angegriffen hat,

wird insoweit auf die Ausführungen des angefochtenen Beschlusses Bezug genommen.

Der Spruch "SIMPLY THE BEST FOR MEN" verbindet sich mit dem vorangestellten Wort "ADONIS" auch nicht – wie der Markeninhaber im patentamtlichen Verfahren gemeint hat – zu einer gesamtbegrifflichen Einheit. Nach graphischer Ausgestaltung und begrifflichem Sinngehalt sind die beiden Wortbestandteile vielmehr

deutlich voneinander getrennt.

Ebenfalls zu Recht hat die Markenstelle angenommen, daß bei der Beurteilung

der klanglichen Verwechslungsgefahr dem Wortbestandteil "ADONIS" auch gegenüber dem Bildbestandteil der Widerspruchsmarke (Darstellung eines Löwen)

eine prägende Stellung zukommt. Allgemein gilt insoweit der Erfahrungssatz, daß

der (klangliche) Gesamteindruck einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke von dem Wortbestandteil geprägt wird, weil er die für den

Verkehr einfachste Bennenungsform der Marke darstellt (Ströbele/Hacker, aaO,

§ 9 Rn. 434 m.w.N.). Der vom Markeninhaber in diesem Zusammenhang angesprochene Umstand, daß Waren zunehmend auf Sicht gekauft werden, steht dem

nicht entgegen (Ströbele/Hacker, aaO m.w.N.). Eine andere Beurteilung ist allerdings geboten, wenn der betreffende Wortbestandteil für sich gesehen schutzunfähig oder doch so kennzeichnungsschwach ist, daß eine Prägung durch diesen

aus Rechtsgründen ausscheidet (BGH, Urteil v. 22.4.2004, I ZR 189/01, Umdr.

S. 8 "URLAUB DIREKT"; vgl. auch BGH GRUR 2003, 1040, 1043 "Kinder"; GRUR

2003, 792, 793 "Festspielhaus II"; OLG Frankfurt Mitt. 2003, 314, 315 "BranchenKompass"; Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn. 411). So liegt der Fall hier aber

nicht.

Zwar wird der Begriff "Adonis", der ursprünglich eine Figur der antiken Mythologie

bezeichnet, häufig als Synonym für einen "schönen jungen Mann" verwendet. Dies

geschieht aber weniger in einem gattungsmäßigen und insoweit glatt beschreibenden als in einem auf eine bestimmte Person bezogenen, poetisch-überhebenden, auch übertreibenden Sinn. Dem graphisch deutlich hervorgehobenen Markenwort "ADONIS" haftet insoweit zwar eine gewisse Kennzeichnungsschwäche

an, die aber im Verhältnis zu den übrigen Bestandteilen nicht so weit reicht, daß

ihm die Stellung eines den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägenden

Kenn- und Merkwortes aus Rechtsgründen abgesprochen werden müßte.

Da die angegriffene Marke mit dem prägenden Kennwort der Widerspruchsmarke

identisch übereinstimmt, sind Verwechslungen unausweichlich.

3. Es bestand kein Anlaß, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Ströbele

Kirschneck

Hacker

Hu