BPatG Beschluss vom 10.08.2004 – 14 W (pat) 12/03

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 12/03 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 198 49 589

… 10.99

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

in der Sitzung vom 10. August 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr.

Schröder, den Richter Harrer sowie die Richterinnen Dr. Proksch-Ledig und

Dr. Schuster

beschlossen:

1. Der Beschluß der Patentabteilung 45 des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 18. Dezember 2002 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Behandlung an das Deutsche

Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

3. Die Beschwerdegebühren werden zurückgezahlt.

G r ü n d e

I.

Mit dem angefochtenen Beschluß vom 18. Dezember 2002 hat die Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes das Patent 198 49 589

mit der Bezeichnung

„Fibrin-Gewebekleber-Formulierung und Verfahren zu dessen Herstellung“

widerrufen.

Der Widerruf ist im wesentlichen damit begründet, die Bereitstellung der mit

Patentanspruch 1 beanspruchten Fibrin-Gewebekleber-Formulierung beruhe

gegenüber den Entgegenhaltungen

(1) WO 97/44015 A1 und

(2) DE 44 41 167 C1

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Gegen diesen Beschluß richten sich die Beschwerden der Patentinhaberin

und der Einsprechenden.

Die Patentinhaberin macht fehlendes rechtliches Gehör geltend und führt zur

Begründung aus, die Einspruchsabteilung habe sich in ihrem Beschluß ausschließlich auf den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit bezogen,

obwohl dieser Einspruchsgrund von keiner der Verfahrensbeteiligten genannt

worden sei. Vielmehr sei in den Schriftsätzen beider Beteiligter nur zur widerrechtlichen Entnahme Stellung genommen worden. Es stehe zwar außer

Zweifel, daß die Einspruchsabteilung vor einer Prüfung auf widerrechtliche

Entnahme zunächst die Patentfähigkeit zu prüfen habe. Beständen jedoch

diesbezüglich Zweifel, so wäre eine Mitteilung an die Verfahrensbeteiligten

erforderlich gewesen, um diesen die Möglichkeit zu geben, darauf zu

reagieren. Die Patentinhaberin habe auch insbesondere deshalb nicht davon

ausgehen können, daß das Streitpatent wegen fehlender erfinderischer

Tätigkeit widerrufen werden könnte, weil die als entgegenstehend erachteten

Druckschriften (1) und (2) bereits im Rahmen des Erteilungsverfahrens

sachgerecht gewürdigt worden seien. Überdies sei von Seiten der

Patentinhaberin hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt gewesen.

Die Patentinhaberin beantragt sinngemäß,

- den angefochtenen Beschluß aufzuheben,

- zur Vermeidung eines Instanzenverlustes die Sache an das Deutsche

Patent- und Markenamt zurückzuverweisen,

- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Die Einsprechende beantragt sinngemäß,

- den angefochtenen Beschluß aufzuheben, die Beweise zum

der widerrechtlichen Entnahme zu prüfen,

- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Zur Begründung führt sie aus, die Entscheidung der Patentabteilung sei unter

Nichtbeachtung des vorgebrachten Einspruchsgrundes gefällt worden,

wodurch sie das Nachanmelderecht gemäß § 7 (2) PatG für die gesamte

Offenbarung des angegriffenen Patentes verliere.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerden der Verfahrensbeteiligten sind zulässig (§ 73 PatG). Sie

führen zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur

Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt, weil

das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet (§ 79

Abs 3 Nr 2 PatG). Der angefochtene Beschluß ist unter Verletzung des

rechtlichen Gehörs beider Verfahrensbeteiligten ergangen.

Die Beteiligten an einem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, deren Rechte durch eine Entscheidung berührt werden könnten, haben

Anspruch auf rechtliches Gehör. Dieser Grundsatz ist dann verletzt, wenn

eine Entscheidung aus Gründen ergeht, zu denen die Beteiligten nicht oder

nicht in der prozessual vorgesehenen Weise – zB in einer beantragten

mündlichen Verhandlung – Stellung nehmen konnten (vgl Schulte PatG

6. Aufl vor § 34 Rdn 202 bis 204 und 214 PatG). Auch

im

Einspruchsverfahren darf eine Entscheidung daher nur auf Gründe gestützt

sein, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten (vgl Schulte PatG 6. Aufl

vor § 34 Rdn 219 iVm § 59 Rdn 197, 198, 208 und 211 PatG).

Diesem Grundsatz ist im vorliegenden Fall nicht Rechnung getragen worden.

Mit ihrem am 13. September 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt

eingegangenen Schriftsatz hat die Einsprechende unter Geltendmachung

einer widerrechtlichen Entnahme gemäß § 21 Abs 1 Nr 3 PatG den Widerruf

des Streitpatentes im vollen Umfang beantragt. Sowohl dieser Schriftsatz als

auch alle weiteren von den Verfahrensbeteiligten eingereichten Schriftsätze

beschäftigen sich ausschließlich mit diesem Widerrufsgrund. Zwar sind in

diesem Zusammenhang auch die Entgegenhaltungen (1) und (2) von der

Einsprechenden genannt worden. Die Erörterung dieser Schriften erfolgte

jedoch alleine im Zusammenhang mit dem Vorwurf der widerrechtlichen

Entnahme. Nachdem die Prüfungsstelle darüber hinaus bereits

im

Erteilungsverfahren von beiden Druckschriften Kenntnis hatte und deren

Erörterung im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit nicht für erforderlich

gehalten hatte, war es für keinen der am Verfahren Beteiligten zu erwarten

gewesen, daß diese nunmehr

in einer der Entscheidung über eine

widerrechtliche Entnahme vorausgehenden Prüfung der Patentfähigkeit des

angeblich entnommenen Gegenstandes eine entscheidende Rolle spielen

könnten. Da dieser Gesichtspunkt im Verfahren bislang von keiner Seite

angesprochen worden war, war es für die Verfahrensbeteiligten daher nicht

vorhersehbar, daß die Patentabteilung nunmehr ihre Entscheidung auf

mangelnde erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf die Entgegenhaltungen (1)

und (2) stützen wird. Aus diesem Grund hätte sie vor einer Entscheidung ihre

Auffassung den Beteiligten mitteilen müssen, um den Beteiligten Gelegenheit

zu einer Stellungnahme zu geben. Nachdem dieser für die Entscheidung

relevante Sachvortrag von Seiten der Patentabteilung unterblieben ist, wurde

das Recht der Verfahrensbeteiligten auf Gewährung rechtlichen Gehörs

verletzt (vgl auch BGH GRUR 2000 792, 793 re Sp – Spiralbohrer).

Der Senat hat es aufgrund dieses Verfahrensmangels für sachgerecht

erachtet, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, mit der Folge, daß die Beteiligten in die Lage versetzt werden,

sich erstinstanzlich zu dem von der Patentabteilung als der Patentfähigkeit

entgegenstehenden Mangel der erfinderischen Tätigkeit zu äußern. Aus den

vorstehend dargelegten Gründen entspricht es auch der Billigkeit, die

Rückzahlung der Beschwerdegebühren gemäß § 80 Abs 3 anzuordnen (vgl

Schulte PatG 6. Aufl § 80 Rdn 66 bis 68).

Schröder

Harrer

Proksch-Ledig

Schuster

Na