Rechtsprechung / BPatG / 2004
BPatG Beschluss vom 18.10.2004 – 25 W (pat) 136/02
25. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 136/02 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Marke 398 46 841.9 10.99
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 18. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems
sowie der Richterinnen Sredl und Bayer
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. April 2002 aufgehoben.
2. Die Marke 39846841 ist auf Grund des Widerspruchs aus
der Gemeinschaftsmarke 486399 zu löschen.
G r ü n d e
I.
Die am 18. August 1998 angemeldete Marke
ist am 10. Februar 1999 für die Dienstleistungen
"Werbung, insbesondere auch Werbung im Internet; Werbemittlung und -schaltung; Konzeption, Entwicklung und Erstellung von Werbekonzepten in digitalen Medien; Verkaufsförderung in digitalen Medien; Planung und Entwicklung von
Multimedia-Konzepten und -Auftritten; Dienstleistungen einer
Multimedia-Agentur; Marketing, Marktforschung und Marktanalyse;
38: Telekommunikation; Sammeln, Liefern und Befördern
von Nachrichten und Informationen aller Art; Informationsübertragung durch Datenbanken und digitale Datennetze;
Entwicklung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von bespielten Ton-, Bild- und Bildtonträgern; Konzeption und Erstellen von Websites und
Publikationen in digitalen Medien"
unter der Nummer 39846841 in das Markenregister eingetragen worden.
Die Inhaberin der am 3. Januar 1997 angemeldeten und am 23. Juni 2000 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 41 ua für
"Softwarepakete; bespielte und unbespielte Videokassetten
und Videodisks, Träger jeder Art für die Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Zeitschriften;
Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Plakatwerbung, Verteilung von Werbematerial
(Flugblätter,
Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Vermietung von
Werbematerial; Vervielfältigung von Dokumenten; Fernsehwerbung; Rundfunkwerbung; Verbreitung von Werbeanzeigen; Meinungsforschung, Marktforschung; Vermittlung von
Abonnements für alle Informationsträger, Texte, Ton und/
oder Bild, insbesondere Abonnements für Zeitungen und
Zeitschriften; Datenerfassung und -verarbeitung; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und
Werbezwecke; Sponsoring von Medienereignissen;
Telekommunikation; Nachrichtenagenturen, Presseagenturen; Übermittlung von Bildern, Nachrichten, Informationen
mittels Computerterminals, Kabel, Telematikträger oder über
sonstige Telekommunikationsträger; Fernschreibdienste"
eingetragenen Gemeinschaftsmarke 486 399
PARIS-MATCH
hat dagegen Widerspruch erhoben.
Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 18. April 2002 durch einen Prüfer des gehobenen Dienstes den
Widerspruch zurückgewiesen.
Zwar könnten die Waren und Dienstleistungen teilweise identisch oder ähnlich
sein, jedoch hielten die Marken einen ausreichenden Abstand ein, so dass insgesamt Verwechslungen nicht zu befürchten seien. In ihrer jeweiligen Gesamtheit
seien die Marken nicht ähnlich, weil sich einzelne Teile völlig unterschieden. Von
einer hinreichenden Prägung des Gesamteindrucks durch einen Markenbestandteil könne jedenfalls bei der Widerspruchsmarke "PARIS-MATCH" nicht ausgegangen werden. Der Bestandteil "match" könne auf dem vorliegenden Waren/Dienstleistungsgebiet beschreibend verwendet werden, denn gemäß EDV-Wörterbüchern habe "match" die Bedeutung von "abgleichen, anpassen, übereinstimmen;
Gegenstück, Pendant". Selbst wenn "match" nicht beschreibend sei, führe das
nicht dazu, dass dieses Wort die Widerspruchsmarke präge. Bei einheitlichen Gesamtbegriffen fehle die ausschließliche oder vorwiegende Orientierung an einen
der Markenbestandteil. Abgesehen davon, dass "Paris" eine weltbekannte Stadt
sei, spreche nichts dafür, dass die Verkehrskreise die Widerspruchsmarke auf
"match" reduzierten. "Paris" stehe am Markenanfang, der erfahrungsgemäß stärker beachtete werde und sei zudem durch einen Bindestrich mit dem weiteren Bestandteil "match" verbunden. Außerdem sprächen Silbenzahl und Länge von
"PARIS-MATCH" nicht für eine Verkürzung. Somit sei eine Orientierung der Verkehrskreise nur am Bestandteil "Match" der Widerspruchsmarke nicht zu erwarten,
und die sich gegenüberstehenden Marken seien demnach nicht ähnlich. Es gäbe
auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.
Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt
sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. April 2002 aufzuheben und die Marke 398 46 841 wegen des Widerspruchs aus
der Gemeinschaftsmarke 486 399 in vollem Umfang zu löschen.
Der Begriff "MATCH" sei für die von der Widerspruchsmarke erfassten Waren und
Dienstleistungen nicht beschreibend, und ein beschreibender Gebrauch dieses
Bestandteils innerhalb der angegriffenen Marke sei ebenfalls nicht ersichtlich.
Es sei mindestens von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und des Kennzeichenbestandteils "MATCH" auszugehen. Entgegen der
Auffassung der Markenstelle sei der Widerspruchsmarke sogar eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft beizumessen. Die Widerspruchsmarke werde von
der Widersprechenden bzw ihrer Rechtsvorgängerin seit mehr als 50 Jahren zur
Bezeichnung eines Wochenmagazins und mit der Herausgabe dieses Magazins
im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen benutzt. Die Zeitschrift habe sich
zum bekanntesten Wochenmagazin Frankreichs entwickelt, das über die Grenzen
Frankreichs hinweg weltweit gelesen werde. Die Widerspruchsmarke genieße
dementsprechend weltweit markenrechtlichen Schutz, werde weltweit benutzt und
sei weltweit bekannt. Schließlich sei die Marke in verschiedenen Gerichtsverfahren als kennzeichnungsstarke, wenn nicht gar notorisch bekannte Marke anerkannt worden, wobei dem Bestandteil "MATCH" selbständige Unterscheidungskraft zukomme. Die Widersprechende hat hierzu Gerichtsentscheidungen aus dem
Ausland vorgelegt.
Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien größtenteils
identisch, mindestens aber hochgradig ähnlich.
Auch die beiderseitigen Marken seien hochgradig ähnlich. Der in beiden Marken
übereinstimmende Bestandteil "MATCH" präge den Gesamteindruck beider Marken. Entgegen der Auffassung der Markenstelle werde auch die Widerspruchsmarke von dem Begriff "MATCH" dominiert, da der Bestandteil "PARIS" für den
Verkehr unmittelbar erkennbar auf den Herkunftsort der Waren und Dienstleistungen hinweise und es nahe liege, die Widerspruchsmarke auf den Bestandteil
"MATCH" zu verkürzen, da nur dieser individualisierend wirken könne. Eine Verkürzung der Widerspruchsmarke auf diesen Bestandteil entspreche darüber hinaus auch den tatsächlichen Verhältnissen. "MATCH" sei sowohl im Bereich der
Presse als auch der elektronischen Medien verkehrsdurchgesetzt.
Es bestehe eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Zumindest sei die Gefahr assoziativer Verwechslungen begründet. Der Bestandteil "MATCH" werde von der
Widersprechenden als Stammbestandteil zahlreicher Rubriken innerhalb ihrer
Zeitschrift benutzt, und es bestehe im Verkehr die Übung, die Widerspruchsmarke
auf den Bestandteil "MATCH" zu verkürzen. Der Verkehr werde annehmen, dass
wirtschaftliche, organisatorische oder sonstige geschäftliche Beziehungen bestünden, was eine assoziative Verwechslungsgefahr rechtfertige.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur
Sache geäußert.
Mit Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 16. Januar 2002 wurde über
das Vermögen der Inhaberin der angegriffenen Marke das Insolvenzverfahren eröffnet, was der Insolvenzverwalter erst im Beschwerdeverfahren mitgeteilt hat.
Der Insolvenzverwalter hat die Aufnahme des Verfahrens abgelehnt. Die Beschwerdeführerin hat das Verfahren aufgenommen.
Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.
II.
Die Beschwerde der Widersprechenden gegen den Beschluss der Markenstelle
vom 18. April 2002 ist zulässig.
Das Widerspruchsverfahren war zwar durch die Insolvenz der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg in entsprechender Anwendung von § 240 ZPO unterbrochen. Nachdem im Beschwerdeverfahren der Insolvenzverwalter die Aufnahme
des Verfahrens abgelehnt und die Beschwerdeführerin das Verfahren aufgenommen hat (§ 85 Abs 2 InsO, § 250 ZPO, § 82 Abs 1 MarkenG), ist das Verfahren
nicht mehr unterbrochen und mit der Inhaberin der angegriffenen Marke als Partei
fortzuführen, denn die Ablehnung der Aufnahme durch den Insolvenzverwalter beinhaltet notwendig die Freigabe des Streitgegenstands aus der Masse (Münchner
Kommentar, Insolvenzordnung, Bd 1 § 85 Rdn 23).
Der Kollisionsbeschluss der Markenstelle ist zwar in Unkenntnis der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens während der Unterbrechung des Widerspruchsverfahrens ergangen. Die trotz der Unterbrechung des Verfahrens ergangene Entscheidung der
Markenstelle ist jedoch wirksam, wenn sie auch wegen des Verfahrensfehlers angefochten werden kann (Thomas/Putzo, ZPO, 25. Aufl, § 250 Rdn 9). Auch wenn
es sich insoweit nach Ansicht des Senats um einen wesentlichen Mangel des Verfahrens handelt, der es dem Patentgericht ermöglichen würde, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden ( § 70 Abs 3
Nr 2 MarkenG), sieht der Senat im vorliegenden Fall davon ab. Da die Eröffnung
des Insolvenzverfahrens erst in der Beschwerdeinstanz mitgeteilt wurde und nach
der Ablehnung der Aufnahme des Verfahrens durch den Insolvenzverwalter das
von der Widersprechenden aufgenommene Verfahren ohnehin mit der Inhaberin
der angegriffenen Marke selbst weitergeführt werden muss, wird aus prozessökonomischen Gründen die Sache wegen dieses Verfahrensfehlers nicht an das Patentamt zurückverwiesen.
Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, da eine Verwechslungsgefahr nach
§ 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.
Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit aus. Soweit die Beschwerdeführerin eine erhöhte Kennzeichnungskraft geltend macht und sich dabei insbesondere auf die Bekanntheit ihrer Zeitschrift beruft, hat sie diese für Deutschland
nicht hinreichend belegt. Die angegebenen Verkaufszahlen (in Deutschland für
Dezember 1997 und 1998 sowie Juli 2001 von ca 60000, 80000 bzw 34000 Exemplaren) rechtfertigen noch keine entsprechende Annahme. Die geltend gemachte
weltweite Verbreitung der Zeitschrift mag zwar auch eine gewisse Ausstrahlung
der Bekanntheit in Deutschland haben, so dass möglicherweise eine leicht erhöhte
Kennzeichnungskraft der Marke vorliegen könnte, jedoch würde diese allenfalls für
Zeitschriften gelten. Auf diese Fragen kommt es letztlich jedoch nicht an, da eine
Verwechslungsgefahr auch bei Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht.
Da Benutzungsfragen nicht angesprochen sind, ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von der jeweiligen Registerlage auszugehen. Danach besteht
teilweise Identität, teilweise enge bzw durchschnittliche Ähnlichkeit der sich
gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen.
Eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist zu bejahen, wenn diese unter
Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen
Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder
anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge
Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung
sein können, sie stammten aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind,
wobei vom größten Schutzumfang der älteren Marke auszugehen ist (Ströbele/
Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 57). Für die Annahme dieser Ursprungsidentität kommt es dabei weniger auf die Feststellung örtlich identischer Herkunftsstätten an; entscheidend ist vielmehr, ob der Verkehr erwarten kann, dass die beiderseitigen Waren/Dienstleistungen unter der Kontrolle desselben Unternehmens
hergestellt oder vertrieben bzw erbracht werden, welches für ihre Qualität verantwortlich ist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 58). Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist vorliegend eine Ähnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen zu bejahen.
Die Dienstleistungen "Werbung, insbesondere auch Werbung im Internet; Werbemittlung und -schaltung; Konzeption, Entwicklung und Erstellung von Werbekonzepten in digitalen Medien; Verkaufsförderung in digitalen Medien; Marketing" der
angegriffenen Marke sind mit den Dienstleistungen "Werbung; Vermittlung von
Abonnements für alle Informationsträger, Texte, Ton und/oder Bild, insbesondere
Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften; Sponsoring von Medienereignissen"
der Widerspruchsmarke identisch bzw eng verwandt.
Die Dienstleistungen "Planung und Entwicklung von Multimedia-Konzepten und
- Auftritten; Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur" der angegriffenen Marke
können den Tätigkeiten einer "Unternehmensverwaltung", wofür die Widerspruchsmarke ua geschützt ist, zumindest recht nahe kommen und die Dienstleistung "Marktforschung", die in beiden Verzeichnissen enthalten ist, weist auch
enge Berührungspunkte zu der "Marktanalyse" der angegriffenen Marke auf.
"Telekommunikation" ist ebenfalls in beiden Verzeichnissen identisch enthalten,
während die Dienstleistungen "Sammeln, Liefern und Befördern von Nachrichten
und Informationen aller Art; Informationsübertragung durch Datenbanken und digitale Datennetze" mit den Dienstleistungen "Übermittlung von Bildern, Nachrichten,
Informationen mittels Computerterminals, Kabel, Telematikträger oder über sonstige Telekommunikationsträger" eng verwandt sind. Ebenso ist eine Ähnlichkeit mit
"Zeitschriften" gegeben, die auch im Internet präsent sein können.
Die Dienstleistungen "Entwicklung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von bespielten Ton-, Bild- und Bildtonträgern; Konzeption
und Erstellen von Websites und Publikationen in digitalen Medien" sind mit den
Waren "Softwarepakete" ähnlich, da diese Dienstleistungen auf diese Waren bezogen sein und die Softwarepakete dafür hergestellt sein können. Auch besteht
eine Ähnlichkeit mit "Zeitschriften", da deren Inhalt häufig auch im Internet abgerufen oder auf Datenträgern angeboten werden kann.
Bei Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit und ausgehend von einer zumindest mittleren
Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der sich gegenüber stehenden Zeichen reichen die vorhandenen Unterschiede in klanglicher Hinsicht nicht aus, um
eine Verwechslungsgefahr zu verhindern.
Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit kommt es maßgeblich auf den Gesamteindruck der Zeichen an (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 152).
Ein Markenbestandteil kann allerdings selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der Marke prägt (vgl Ströbele/
Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 370).
Bei der angegriffenen Marke ist der Bestandteil "match" durch Fettdruck, Größe
und Stellung im Zeichen so hervorgehoben, dass der Verkehr dem weiteren, nicht
schutzfähigen Bestandteil "media" auch wegen dessen beschreibenden Charakters keinen betrieblichen Herkunftshinweis entnimmt und sich kennzeichenmäßig
lediglich an dem Bestandteil "match" orientiert.
Auch der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke wird entgegen der Ansicht der
Markenstelle
für erhebliche Verkehrskreise
lediglich von dem Bestandteil
"MATCH" geprägt. Dieser Bestandteil ist zwar in gleicher Schrift gehalten wie das
vorangehende Wort "PARIS", mit dem es durch einen Bindestrich verbunden ist.
Ein einheitlicher Gesamtbegriff entsteht trotz des Bindestrichs jedoch nicht, da die
Einzelbestandteile je für sich eine Bedeutung haben, als Verbindung aber keinen
Sinn ergeben. Der Bestandteil "PARIS" wird vielmehr von den angesprochenen
Verkehrskreisen lediglich als beschreibender Hinweis auf die örtliche Herkunft der
Ware oder Dienstleistung verstanden, denn wegen der großen Bekanntheit und
Bedeutung der Stadt Paris wird der Verkehr vorrangig an die geographische Angabe denken. Beachtliche Verkehrskreise sehen daher auch bei der Widerspruchsmarke in "MATCH" den eigentlich kennzeichnenden Bestandteil. Dies wird auch
gestützt durch die Unterlagen der Widersprechenden bezüglich der Benutzung
ihrer Marke im Zeitschriftenbereich, wo der Bestandteil "MATCH" hervorgehoben
wird. Soweit die Markenstelle eine Kennzeichnungsschwäche für diesen Bestandteil angenommen hat, da er im Englischen ua die Bedeutung von "abgleichen, anpassen, übereinstimmen; Gegenstück, Pendant" habe, kann darin zwar unter Umständen eine beschreibende Andeutung der Bestimmung liegen, die jedoch für die
hier erheblichen Waren und Dienstleistungen nicht hinreichend deutlich ist und
vom Verkehr auch nicht ohne weiteres verstanden wird. Ebenso stellt die französische wie englische Bedeutung im Sinne von "Wettkampf, Spiel" (im Sport) keinen
hinreichend deutlichen und verständlichen Hinweis auf den Inhalt und Gegenstand
der Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere stünde ein solches Verständnis nicht so im Vordergrund, dass der Verkehr diesem Bestandteil keine Kennzeichnungskraft zumessen würde. Im Vergleich zu der eindeutigen geographischen Herkunftsangabe "PARIS" ist der Bestandteil "MATCH" der einzige markenmäßig verwendete Bestandteil, da auch die Kombination "PARIS-MATCH" keinen
über die Einzelteile hinausgehenden Gesamtbegriff darstellt, der als solcher die
Schutzfähigkeit begründen könnte.
Da für beachtliche Verkehrskreise der Gesamteindruck der Marken durch die Bestandteile "match" bzw "MATCH" geprägt wird, der auch identisch ausgesprochen
werden kann, sei es dass beide wie "mätsch" oder wie "matsch" artikuliert werden,
ist in klanglicher Hinsicht mit einer Verwechslungsgefahr zu rechnen.
Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher Erfolg.
Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob ebenfalls eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen in Verbindung Bringens besteht, wofür
im vorliegenden Fall nach Ansicht des Senats einiges spricht.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,
Kliems
Sredl
Bayer
Ko