BPatG Beschluss vom 03.11.2004 – 29 W (pat) 45/04

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 45/04

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 302 49 330.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

Grund der mündlichen Verhandlung vom 3. November 2004 unter Mitwirkung der

Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Fink und der Richterin am

Amtsgericht stVDir Dr. Mittenberger-Huber 6.70

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Wortmarke

G r ü n d e

I.

SmartFinder

soll für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-,

Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente

(soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von

Ton, Bild oder Daten; Maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/

oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr-

und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung;

Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen;

Klasse 38: Telekommunikation; Betreiben und Vermietung von

Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere Funk und Fernsehen;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung;

Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung von Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die

Anmeldung mit Schreiben vom 23. Oktober 2002 beanstandet und mit Beschluß

vom 18. Dezember 2003 (Bl. 21 ff. d. Amtsakten) teilweise zurückgewiesen.

Das Zeichen sei schutzfähig für die Waren "Druckereierzeugnisse, insbesondere

bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel)" und

hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen wegen bestehender Eintragungshindernisse gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückzuweisen.

Die lexikalisch nicht nachweisbare Wortkombination SmartFinder verstehe der

angesprochene Verkehrskreis nur als beschreibende Angabe im Sinne eines "intelligenten Finders". Das zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort "Finder" komme auch in der deutschen Sprache in dieser Bedeutung, wie "der ehrliche

Finder …" vor und sei den Worten "Scout" und "Navigator" vergleichbar. "Smart"

stehe demgegenüber für "gerätetechnische Intelligenz" und bedeute in der Zusammensetzung mit "Finder" in Bezug auf die Waren der Klasse 9 lediglich, dass

diese Geräte mit technischer Intelligenz funktionierten. Im Bereich der Dienstleistungen komme dem angemeldeten Zeichen nur die beschreibende Angabe zu,

intelligente Suchvorgänge zu ermöglichen. Mit Ausnahme der in Klasse 16 angemeldeten Waren sei das Zeichen daher schutzunfähig.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde vom 23. Januar 2004 (Bl. 5ff. d.A.)

trägt die Anmelderin vor, dass SmartFinder eine Wortneuschöpfung sei, die vom

Verkehr als Phantasiebegriff verstanden werde. Es gebe zwar das deutsche Wort

"finden", nicht aber "Finder". Der deutschsprachige Verbraucher könne deshalb

das Verb und das Substantiv nicht unmittelbar in Beziehung setzen und werde die

Kombination daher höchst ungewöhnlich finden. Bereits darin sei das erforderliche

Minimum an Unterscheidungskraft zu sehen. Die Wortverbindung SmartFinder

könne nicht als normale, sprachübliche Ausdrucksweise aufgefasst werden, sei

daher nicht beschreibend und unterliege damit auch keinem Freihaltebedürfnis.

Die Anmelderin beantragt daher (Bl. 5 d.A.),

den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes vom

18. Dezember 2003 aufzuheben und der Markenanmeldung

"SmartFinder" in vollem Umfang Schutz zu gewähren.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache erfolglos. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, außerdem liegt ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an dem Begriff SmartFinder vor.

1. Unterscheidungskraft im Sinne der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist

die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines

Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden

(st. Rspr.; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153/1154

- antiKALK). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h., jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das

Schutzhindernis zu überwinden (BGH WRP 2002, 1073/1074,1075 – BONUS II).

Kann einem Zeichen für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ein

im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, oder

handelt es sich auch sonst um eine verständliche Wortfolge der deutschen oder

einer geläufigen Fremdsprache, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als

Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft

(BGH GRUR 2001, 1153/1154 – antiKALK; BGH WRP 2001, 1082/1083 – marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1043 – Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; BGH GRUR

2001, 1042 – REICH UND SCHOEN; BGH BlfPMZ 2001, 398 – LOOK, BGH WRP

2002, 1073/1074,1075 – BONUS II).

Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten

Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH MarkenR

2003, 187/190 Rn. 41 – Linde, Winward und Rado; EuGH MarkenR 2004, 116/120

Rdn. 50 – Waschmittelflasche).

1.1. Das aus der englischen Sprache kommende Wort "Smart" hat in der deutschen Sprache die Bedeutung "hübsch, elegant, clever, gewitzt, geschäftstüchtig"

(Wahrig, Universalwörterbuch, 2002; Duden - Deutsches Universalwörterbuch,

4. Aufl., 2001 [CD-ROM]). Durch eine Sinnänderung im technischen Bereich kennzeichnet es dort nicht mehr nur die gewinnende Äußerlichkeit, sondern bedeutet

Verknüpfung und Integration und wird als Hinweis auf gerätetechnische Intelligenz

verwendet (Loskant, Das neue Trendwörter Lexikon, 1998, Stichwort: "Smart…";

BPatG GRUR 2003, 157 - Smartweb m.w.N.).

1.2.

"Finder" ist verzeichnet als Substantiv zum Verb "finden", also derjenige,

der etwas zufällig entdeckt hat (Wahrig, a.a.O.). Mit gleicher Bedeutung wird es im

englischen Sprachgebrauch verwendet (Pons, Großwörterbuch Englisch-Deutsch,

2007, S. 320).

Insgesamt ergibt sich daher für breite Verkehrskreise leicht erfassbar bei der

Wortkombination Smartfinder der Begriffsinhalt für eine "intelligente Suchhilfe",

d.h. ein Gerät, das als elektronischer Finder mit gerätetechnischer Intelligenz funktioniert, oder Dienstleistungen aus dem Bereich der Datenverarbeitung und Telekommunikation, die - online - intelligente Suchvorgänge zu jedem beliebigen

Thema, u.a. zum Finanz- o. Immobilienwesen ermöglichen.

1.3. Die Recherche hat insoweit die unterschiedlichsten Themengebiete aufgezeigt, auf denen ein Smartfinder derartige intelligente Hilfestellungen leistet, z.B.

bei der Suche nach geeigneten Telefontarifen, wo der Smartfinder als besonderes

"Zuckerl"(www.futurebytes.at/news/news_20010814_infocenter.html) beschrieben

wird, weil er "von allen Seiten aus stets einen direkten Zugriff auf die wichtigsten

Datenkomplexe des InfoCenters Tarife" erlaube. Weiterhin ist der Smartfinder als

Softwareprodukt die "Video-Archiv-Lösung für Film, Tourismus, Werbung und Unternehmen aus der Wirtschaft" (www.ivs.tv/smartproducts.htm). Die Firma K…

bietet in der "Smart"-Produktserie" nützliche und innovative Module für die

Website, und zwar den Smartfinder als "Suchmodul" für Begriffe auf allen Seiten

und Dokumenten (www.keyseven.de). Es gibt weiterhin den Smartfinder, der günstigere Parkplätze unter 3 Meter für das Kraftfahrzeug "Smart" sucht (www.smartforum.de). Windows kennt die Startseite "smartfinder.us" und ruft diese zum Ärger

der Kunden immer wieder auf (www.trojaner-board.de/showthread.php?t=8134).

1.4. Die Wortverbindung mit "smart" ist entgegen der Auffassung der Anmelderin daher allgemein bekannt und sprachüblich. Sie steht damit in einer Reihe mit

anderen Bezeichnungen wie z.B. Smart Card. Dieses Wort ist inzwischen ein geläufiger Begriff für Plastikkarten, die mit einem Chip ausgestattet sind, und Funktionen von Personalausweis und Kreditkarte verbinden oder aber auch als Club-,

Telefon- und Versicherungskarten Verwendung finden (Loskant, Das neue Trendwörter Lexikon, 1998, Stichwort: "Smart…, Smart Card"). Auch Smart Clothes sind

bekannt als mit eingepassten Computerteilen versehene Kleidungsstücke, die mit

Sensoren die Außen- bzw. Innentemperatur abgleichen (a.a.O.).

Eine sprachübliche Zusammensetzung mit "Finder" ist z.B. der "pathfinder", der im

Internet bei der Suche nach unterschiedlichen Pfaden hilft.

1.5.

In der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts finden sich weitere mit

"smart" zusammengesetzte Zeichen, die nicht eingetragen wurden, weil sie jeweils

beschreibend waren, so z.B. SmartAssist für Klasse 9 (BPatG 30 W (pat) 271/97),

SmartATM (BPatG 30 W (pat) 111/98), SmartBox (Klasse 38; BPatG 29 W (pat)

63/00), smartbuilding.de (Klassen 42, 16, 36; BPatG 25 W (pat) 167/01),

SMARTCLOCK (BPatG 24 W (pat) 69/96), SmartConnect (Klasse 38; BPatG

29 W (pat) 131/03), SmartDrive (Klassen 9, 16, 42; HABM R0637/01-4), SMART-

DRIVE (Klassen 7, 9, 12; HABM R0688/03-1), SmartEther (Klasse 9; BPatG

30 W (pat) 113/98), Smart Shopper (Klassen 9, 35, 42; BPatG 30 W (pat) 132/02),

SMARTNET (BPatG 33 W (pat) 152/99), Smartweb (Klasse 38; BPatG 29 W (pat)

80/02) usw..

Ausgehend hiervon handelt es sich bei der angemeldeten Bezeichnung "Smart-

Finder" um eine naheliegende, den zahlreichen bereits gebräuchlichen Fachausdrücken mit dem Bestandteil "smart" vergleichbare Wortkombination, die in ohne

weiteres verständlicher Weise die "intelligente Suchhilfe" bezeichnet.

2. Aufgrund dieser Feststellungen ist SmartFinder insgesamt auch für die hier

angemeldeten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 38, 42 lediglich

eine im Vordergrund stehende Sachangabe einer Suchmaschine spezialisiert auf

die Dienstleistungen der beanspruchten Klassen, nicht aber ein Hinweis auf den

Hersteller.

2.1. Der SmartFinder ist geeignet bei Finanzen und Immobilien, eine intelligente

Suchhilfe nach den entsprechenden Begriffen zu bieten, z.B. um geeignete Geldanlagen, Investitionsobjekte, Finanzierungslösungen o.ä. zu finden.

2.2. Ähnlich verhält es sich mit Werbung und Geschäftsführung in Klasse 35.

Mithilfe des Smartfinders werden im Internet bestimmte Fenster geöffnet oder

(Werbe-)Links angezeigt, die ein Feld für einen Suchbegriff anbieten, über den

man zur beworbenen Firma kommt. Er kann aber auch das Medium sein, mit dem

Werbung gemacht wird, und auf "intelligente Weise" individuelle Werbestrategien

für den Kunden herausfinden. Bei Geschäftsführung ist es die Zweckbestimmung,

nämlich das Auffinden intelligenter Strategien mittels gerätetechnischer Intelligenz.

2.3. Auch bezüglich der weiter beanspruchten Dienstleistungen im Bereich der

Klasse 38 besteht keine Schutzfähigkeit. Angesichts des engen Sachzusammenhangs zwischen den technischen Übertragungsdienstleistungen im Bereich der

Telekommunikation und den übermittelten Inhalten wird der Verkehr das Zeichen

auch insoweit nur als Hinweis auf eine Suchhilfe auffassen und nicht als Herkunftshinweis. Das allgemein aufgeklärte Publikum im Sinne des europäischen

Verbraucherleitbildes wird den SmartFinder z.B. als beschreibenden Hinweis auf

eine Suchmaschine oder ein Internetportal verstehen, nicht aber einen Hersteller

damit assoziieren.

2.4. Dasselbe gilt für das "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung;

Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung von Zugriffszeiten zu und

Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten

und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation".

Auch hier reduziert sich die angemeldete Wortfolge auf eine verständliche Beschreibung des möglichen Inhalts der Dienstleistungen bzw. eine Beschreibung

des Inhalts der Programme, die Gegenstand der Dienstleistung sein können, wie

z.B. Programme für Suchmaschinen.

3. Das Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 S. 2 MarkenG liegt vor, wenn im Interesse der Mitbewerber der Monopolisierung des Zeichens entgegengetreten werden muß. Deshalb ist die Eintragung solcher Marken ausgeschlossen, die nur aus

Angaben bestehen, die zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Aufgrund der fortschreitenden Technisierung aller Lebensbereiche und des ubiquitären Einsatzes von technischer Geräteintelligenz, sowie der damit verbundenen Wortschöpfungen kann das angemeldete Zeichen ohne weiteres zu einer Angabe über den Einsatzzweck und die Art weiterer Dienstleistungen dienen. Damit

kann nicht ausgeschlossen werden, dass die beschreibende Verwendung des einzutragenden Zeichens im Zusammenhang mit allen beanspruchten Dienstleistungen noch erheblich an Bedeutung gewinnen wird (EuGH, GRURInt. 2004, 410

- BIOMILD; EuGH, GRUR 2003, 58 – Companyline).

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Hu