Rechtsprechung / BPatG / 2004
BPatG Beschluss vom 09.11.2004 – 27 W (pat) 172/02
27. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
27 W (pat) 172/02 _______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
9. November 2004
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 6.70
…
betreffend die Marke 398 69 341
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 9. November 2004 durch die Vorsitzende Richterin
Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk
b e s c h l o s s e n:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I
Gegen die am 15. April 1999 veröffentlichte Eintragung der am 1. Dezember 1998
angemeldeten Wort-Bildmarke
für „Schuhwaren“ ist Widerspruch für Schuhwaren eingelegt worden aus der am
1. Juni 1996 angemeldeten Gemeinschaftsmarke 67009
MOTO
die am 17. April 2001 für Waren der Klassen 14, 18 und 25, u.a. für „Schuhwaren;
Stiefel, Schuhe, Hausschuhe, Sandalen, Trainingsschuhe, Strumpfwaren und gewirkte und gewebte Unterwäsche; Kopfbedeckungen; Hüte; Mützen; Baskenmützen; Hals-, Kopf-, Schultertücher; Handschuhe; Fäustlinge; keine der vorstehend
genannten Waren speziell zur Verwendung mit Motorrädern“ eingetragen worden
ist. Die Widerspruchsmarke ist im Laufe des Widerspruchsverfahrens auf die Arcadia Group Brands Ltd., übertragen und am 11. April 2002 im Gemeinschaftsmarkenregister umgeschrieben worden.
Hinsichtlich der ebenfalls angemeldeten, vom Harmonisierungsamt aufgrund eines
Widerspruchs zurückgewiesenen Waren „Bekleidungsstücke, Gürtel“ ist die Gemeinschaftsmarkenanmeldung 67009 auf Antrag der damaligen Anmelderin vom
7. Dezember 2000 gemäß Art. 108, 109 GMV in eine nationale Markenanmeldung
umgewandelt worden. Nachdem die Anmelderin das Warenverzeichnis der nationalen Anmeldung beschränkt und der Senat daraufhin mit Beschluss vom
8. Juli 2003 (27 W(pat) 170/02) die Zurückweisung der Anmeldung durch die Markenstelle aufgehoben hatte, ist die Marke am 28. August 2003 mit dem Anmeldetag vom 1. April 1996 unter der Nr. 301 07 266 eingetragen worden für die Waren
„Bekleidungsstücke, nämlich Bademäntel, Badeanzüge, Badehosen, Strandkleidung, Boas, Mieder, Camisoles, Strickjacken, Büstenhalter, Korseletts, Korsetts,
Kleider, Jacken, Morgenmäntel, Ohrenschützer, Kittel, Jacketts, Jerseykleidung,
Trägerröcke, Wirkwaren, Leggings, Nachthemden, Mäntel, Schlafanzüge, Petticoats, Pullover, Saris, Schals, Hemden, Shorts, Röcke, Anzüge, T-Shirts, Hosen aus
Stoff, Westen, Blusen, Hosen- und Kleidergürtel; keine der vorstehenden Waren
speziell zur Verwendung beim Motorradfahren bestimmt". Auch diese Marke ist
auf die Arcadia Group Brands Ltd übertragen und am 16. Dezember 2003 im Register umgeschrieben worden.
Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
Beschluss vom 2. Mai 2002 den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Trotz Warenidentität sei die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken nicht ausreichend, um eine
Verwechslungsgefahr zu bejahen. Denn von ihrem Gesamteindruck unterschieden
sich die Vergleichsmarken wegen der zusätzlichen Markenelemente in der jüngeren Marke, welche in der älteren Marke keine Entsprechung fänden, deutlich. Es
bestehe für den Verkehr auch keinen Anlass, sich bei der jüngeren Marke allein an
dem Markenbestandteil „MOTO“ zu orientieren, da schon wegen der schriftbildlichen Verzahnung beider Markenwörter diese zu einem Gesamtbegriff verschmölzen, den der Verkehr nicht auf einen Bestandteil verkürzen werde; darüber hinaus
sei der Bestandteil „MOTO“ als Kurzwort für Motorrad auch geeignet, etwas über
die Bestimmung der so gekennzeichneten Schuhwaren auszusagen, was einer
Orientierung des Verkehrs allein an diesem Markenbestandteil zusätzlich entgegenwirke. Da auch eine assoziative Verwechslungsgefahr nicht erkennbar sei, sei
der Widerspruch zurückzuweisen.
Gegen den ihr zugestellten Beschluss hat die frühere Inhaberin der Gemeinschaftsmarke Beschwerde eingelegt und diese zusätzlich auf die nationale Marke
301 07 266 gestützt. Sie ist der Ansicht, die nationale Marke sei infolge der Umwandlung der Gemeinschaftsmarke ebenfalls Widerspruchsmarke geworden. In
der Sache trägt sie vor, die Waren der angegriffenen Marke seien mit denen der
Gemeinschaftmarke identisch. Hinsichtlich der Waren der nationalen Marke bestehe hochgradige Ähnlichkeit. Die jüngere Marke werde auch allein von dem Bestandteil „MOTO“ geprägt, weil das weitere Wort „TAXI“ in schriftbildlicher Hinsicht
deutlich zurücktrete, ja teilweise von dem anderen Element verdeckt sei. Darüber
hinaus habe der Markenteil „TAXI“ auch einen eindeutig beschreibenden Inhalt, da
er hinsichtlich der beanspruchten Waren nichts anderes als ein „für Taxifahrer
bzw. für das Taxifahren geeignetes Schuhwerk“ bezeichne. Demgegenüber fehle
dem Bestandteil „MOTO“, der nicht nur die Kurzform von „Motorrad“ sei, sondern
auch an Mode, Motto im Sinne eines Lebensgefühls oder in Anlehnung an den italienischen Ausdruck „con moto“ an Bewegtheit erinnere, jeder beschreibende Gehalt, zumal im Warenverzeichnis der älteren Marke die Eignung der Waren speziell für der Gebrauch in Zusammenhang mit Motorrädern ausgeschlossen sei. Es
sei daher ohne Bedeutung, dass „MOTO“ auch für Motorrad stehe. Im übrigen
könnten die angesprochenen Verkehrskreise beide Marken in der Weise gedanklich miteinander in Verbindung bringen, dass sie den zurücktretenden Zusatz
„TAXI“ in erster Linie als nähere Bezeichnung der Ware innerhalb eines Warensortiments „MOTO“ ansähen.
Die Widersprechende beantragt,
den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene
Marke zu löschen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Ihrer Meinung nach unterscheiden sich die Vergleichsmarken von ihrem Gesamteindruck deutlich. Die jüngere Marke werde auch nicht allein von dem Bestandteil
„MOTO“ geprägt, da dieser einen beschreibenden Anklang habe, während das
weitere Markenwort „TAXI“ für die beanspruchten Waren fantasievoll und stark
kennzeichnungskräftig sei. Der Bestandteil „TAXI“ trete auch nicht optisch hinter
den weiteren Bestandteil zurück, sondern bleibe gut lesbar.
In der mündlichen Verhandlung, in der die Rechtsnachfolgerin das Verfahren
übernommen hat, haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.
II
A.
1. Der Zulässigkeit der Beschwerde steht nicht entgegen, dass sie von der früheren Inhaberin der Widerspruchsmarke eingelegt worden ist, obwohl im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung bereits ihre Rechtsnachfolgerin als Markeninhaberin im Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen war. Da die Rechtsnachfolgerin das Widerspruchsverfahren nicht übernommen hat, war an dem
Verfahren vor dem Patentamt nur die Rechtsvorgängerin beteiligt. An diese hat
das Patentamt folgerichtig den angefochtenen Beschluss auch zugestellt, ungeachtet der nach Art. 17 Abs. 6 GMV erforderlichen – hier unterbliebenen -
Zustellung an die als Markeninhaberin eingetragene Rechtsnachfolgerin. Als
formell Verfahrensbeteiligter stand der Rechtsvorgängerin gemäß § 66 Abs. 1
Satz 2 MarkenG das Beschwerderecht zu (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG,
2. Aufl., § 66 Rn. 32).
2. Die infolge des materiellrechtlichen Rechtsübergangs der Marke fehlende
Sachbefugnis der Rechtsvorgängerin hat auch nicht ihre Befugnis berührt, das
Widerspruchsverfahren weiterzuführen und Beschwerde einzulegen. Wird nach
Widerspruchserhebung, die der Rechtshängigkeit nach § 265 Abs. 1 Satz 1
ZPO gleichsteht (vgl BGH GRUR 1998, 940, 941 – Sanopharm), das Recht an
der Widerspruchsmarke übertragen, hat dies nach der gemäß § 82 Abs. 1
MarkenG im patentamtlichen Verfahren entsprechend anzuwendenden Vorschrift des § 265 Abs. 2 ZPO (vgl BGH, aaO, S. 941 - Sanopharm) keinen Einfluss auf das Widerspruchs- und das nachfolgende Beschwerdeverfahren. Der
Rn. 12; Lüke in: Münchener Kommentar zur ZPO, 2. Aufl., § 265 Rn. 69; vgl.
für das Anmeldeverfahren bereits BGH GRUR 2000, 892, 893 – MTS).
Soweit hiergegen eingewandt worden ist, die Wirkungen der Rechtsnachfolge
seien weder in § 265 ZPO noch in § 28 MarkenG geregelt, so dass aus § 265
ZPO eine verfahrensrechtliche Handlungsbefugnis nicht hergeleitet werden
könne, sondern bei dieser Sachlage die Vermutungswirkung des § 28 Abs. 1
MarkenG entfalle und der Rechtsvorgänger mangels Sachlegitimation aus dem
Verfahren ausscheide (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 28
Rn. 24), vermag der Senat dem nicht beizutreten. Die Vorschrift des § 265
Abs. 2 ZPO regelt die verfahrensrechtlichen Folgen der Übertragung eines
Rechts, wozu auch der Wechsel der Markeninhaberschaft gehört. Es ist kein
Grund ersichtlich, weshalb diese Vorschrift über § 82 Abs. 1 MarkenG nicht
auch für das markenrechtliche Beschwerdeverfahren als echtem Streitverfahren gelten sollte. Besonderheiten dieses Verfahrens, die nach § 82 Abs. 1
Satz 1 letzter Halbsatz MarkenG einer entsprechenden Anwendung entgegenstehen könnten, sind nicht ersichtlich (vgl. BGH, a.a.O. – Sanopharm). Auch
der Gesetzesbegründung zu der durch Art. 9 Nr. 3 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums eingefügten Regelung des § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG, derzufolge „darauf verzichtet werden (soll), die Möglichkeit der Geltendmachung von Rechten von der
Zustimmung sowohl des Rechtsvorgängers als auch des Verfahrensgegners
nach § 265 Abs. 2 ZPO abhängig zu machen“ (vgl. BT-Ds. 14/6203, S. 66), ist
zu entnehmen, dass hiermit lediglich eine Ausnahmeregelung zu dem an sich
über § 82 Abs. 1 MarkenG geltenden § 265 Abs. 2 Satz 2 ZPO eingefügt werden sollte, ohne dass hiermit die auch nach der Vorstellung des Gesetzgebers
grundsätzliche Geltung des § 265 ZPO für das gerichtliche Verfahren in Frage
gestellt worden wäre (vgl auch Ingerl/Rohnke, aaO, § 66 Rd. 32). Im übrigen
würde die entgegengesetzte Ansicht dazu führen, dass bei einer - von der Registereintragung unabhängigen – materiellrechtlichen Übertragung der Marke
das Verfahren
in der Zeit zwischen Übertragung und Stellung des
Umschreibungsantrags
nach
eine
Sachentscheidung nicht ergehen könnte
(so Althammer/Ströbele/Klaka,
MarkenG, 6. Aufl., § 28 Rdn 9), also ein aus verfahrensökonomischer Sicht
nicht sachdienlicher Schwebezustand entstünde. Darüber hinaus würde sich
die durch § 28 Abs. 2 MarkenG eröffnete bloße Möglichkeit zur
Verfahrensübernahme ohne gesetzliche Grundlage
in eine Pflicht zur
Verfahrensfortsetzung verkehren, wenn der Rechtsnachfolger die Abweisung
des Widerspruchs mangels Sachlegitimation des Rechtsvorgängers vermeiden
wollte.
B.
der Sache keinen Erfolg.
1. Soweit die Widersprechende mit ihrer Beschwerde die Löschung der angegriffenen Marke wegen der nationalen Marke 301 07 266 begehrt, hält der Senat die
Beschwerde bereits wegen der Unzulässigkeit des Widerspruchs gemäß § 42
MarkenG für unbegründet.
1.1. Zwar ist die Widersprechende Inhaberin einer nationalen Marke mit älterem
Zeitrang. Diese aus einer Umwandlung gemäß Art. 108 GMV entstandene Marke
ist gemäß Art. 108 Abs. 3 GMV zu Recht mit dem Tag der Gemeinschaftsmarkenanmeldung, dem 1. Juni 1996, und damit vor der angegriffenen Marke eingetragen
worden. Denn nach Art. 108 Abs. 3 erster Halbsatz GMV, § 125 d Abs. 3 Satz 1
MarkenG genießt die nationale Anmeldung den Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke.
1.2. Der Widerspruch aus der nationalen Marke ist jedoch nicht innerhalb der nach
§ 42 Abs. 1 MarkenG zu wahrenden Frist von 3 Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke erhoben worden. Der innerhalb der genannten Frist beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene
Widerspruch ist nicht auf die nationale Marke, sondern auf die Gemeinschaftsmarkenanmeldung gestützt. Damit ist die Frist des § 42 Abs. 1 MarkenG im Hinblick
auf die nationale Marke nicht eingehalten worden.
1.3. Der (nunmehr auch) auf die nationale Marke gestützte Widerspruch ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch nicht deswegen als fristgerecht
erhoben zu erachten, weil die nationale Marke erst durch teilweise Umwandlung
der iSv Art. 108 Abs. 1 lit.a GMV wirkungslos gewordenen Gemeinschaftsmarkenanmeldung entstanden ist. Auch wenn die Widersprechende aus der bis zum
Ablauf der Widerspruchsfrist mangels Stellung des Umwandlungsantrags noch gar
nicht bestehenden nationalen Markenanmeldung keinen Widerspruch erheben
konnte, kann sie sich nicht darauf berufen, dass der von ihr erhobene Widerspruch
aus der wirkungslos gewordenen Gemeinschaftsmarkenanmeldung bereits fristwahrend und damit in zulässiger Weise erhoben worden sei und diese einmal geschaffenen Verfahrensvoraussetzungen der später entstandenen nationalen
Marke zugute kommen müssten. Eine gesetzliche Regelung, nach der ein aus der
Gemeinschaftsmarkenanmeldung erhobener Widerspruch, der sich aufgrund der
vollständigen oder teilweisen Zurückweisung oder Zurücknahme der Anmeldung
erledigt, mit der Umwandlung in eine nationale Markenanmeldung gewissermaßen
wiederauflebt, ist nicht ersichtlich. Eine solche Regelung ergibt sich insbesondere
weder wörtlich noch nach ihrem Sinn und Zweck aus den die Umwandlung einer
Anmeldung in eine nationale Marke betreffenden Art. 108 GMV. Nach Art. 108
Abs. 1 lit.a GMV kann die Umwandlung einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke in eine Anmeldung für eine nationale Marke beantragt werden, wenn die
Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zurückgewiesen oder zurückgenommen
worden ist oder als zurückgenommen gilt. Mit dieser Möglichkeit soll der Anmelder
einer Gemeinschaftsmarke, dessen Anmeldung in nur einem einzigen oder mehreren der Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft nicht zur Eintragung gelangt ist, die Möglichkeit haben, seine Marke jedenfalls in anderen Mitgliedsstaaten zur Eintragung zu bringen, ohne des durch die Gemeinschaftsmarkenanmeldung begründeten Zeitrangs verlustig zu gehen (vgl. Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, Art. 108 Rn. 2). Diese Folge ist jedoch der einzige
Rechtsvorteil, auf den sich der Anmelder der nationalen Marke im Hinblick auf die
iSv Art. 108 Abs. 1 lit.a GMV weggefallene Gemeinschaftsmarkenanmeldung berufen kann. Im Übrigen handelt es sich um eine von der Gemeinschaftsmarkenanmeldung unabhängige und eigenständige nationale Anmeldung, deren zwingende Voraussetzung gerade der (vollständige oder teilweise) Wegfall der Gemeinschaftsmarkenanmeldung nach. Art. 108 Abs. 1 lit.a GMV ist. Die Vorschrift
des Art. 108 GMV kann entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch nicht in
diesem Sinne (erweiternd) ausgelegt werden, denn dies würde zu einer unzulässigen Erweiterung der in Art. 42 GMV i.V.m. Art. 8 GMV abschließend aufgezählten
Widerspruchsmöglichkeiten führen (vgl auch HABM, 2. BK vom 12.06.2003 –
R0268/02-3 - HAVANA; zitiert auf der PAVIS CD-ROM). Dementsprechend enthält
auch die nationale Vorschrift des § 125d MarkenG keine Regelung hinsichtlich des
Eintritts des Inhabers einer durch (Teil-) Umwandlung entstandenen nationalen
Markenanmeldung in ein Widerspruchsverfahren nach Ablauf der dreimonatigen
Widerspruchsfrist (§ 42 Abs. 1 MarkenG). Im übrigen ist der Anmelder der Marke
in einem solchen Fall keineswegs schutzlos, denn es bleibt ihm unbenommen,
sein älteres Recht im Wege der Löschungsklage nach § 51 iVm § 9 MarkenG
geltend machen.
2. Der Widerspruch aus der nationalen Marke 301 07 266 ist im übrigen ebenso
wie der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 67009 unbegründet.
2.1. Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH
GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei
ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl.
EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923
Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), hält die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zu der Gemeinschaftmarke 67009 selbst dann ein, wenn wegen
der Identität der durch die Marken jeweils erfassten „Schuhwaren“ strenge Anforderungen an den Markenabstand gestellt werden. Das gilt erst recht hinsichtlich
der nationalen Marke 301 07 266, deren Waren „Bekleidungsstücke, nämlich ...“ in
einem deutlichen Abstand zu „Schuhwaren“ stehen (vgl. hierzu 27 W (pat) 246/00
– BLUE BROTHERS/BLUES BROTHERS, veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM;
LG Düsseldorf Mitt 2001, 456, 458).
2.2. In ihrem Gesamteindruck, auf den bei der Beurteilung der markenrechtlichen
Verwechslungsgefahr unabhängig vom Prioritätsalter der sich gegenüberstehenden Zeichen grundsätzlich abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz.
23 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 233 f. – RAUSCH/ELFIE RAUCH), unterscheidet sich die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke schon wegen
des zusätzlichen Wortes „TAXI“ und der grafischen Ausgestaltung. Entgegen der
Auffassung der Widersprechenden wird der Gesamteindruck der angegriffenen
Marke auch nicht von dem Bestandteil „MOTO“ geprägt. Dies wäre nur der Fall,
wenn diesem Zeichenbestandteil nach den Umständen des vorliegenden Einzelfalls eine besondere Kennzeichnungskraft beizumessen wäre, den weiteren Elemente dagegen eine für die Kennzeichnung völlig untergeordnete Bedeutung zukäme (vgl. BGH, a.a.O., S. 234 - Rausch/Elfi Rauch). Diese Voraussetzung ist hier
nicht erfüllt. Dabei kann dahinstehen, ob der Bestandteil „TAXI“ eine die „Schuhwaren“ der angegriffenen Marke beschreibende Angabe darstellt, wie die Widersprechende behauptet. Sie hat allerdings nicht belegt, dass auf dem Markt spezielle Schuhe für Taxifahrer oder das Taxifahren angeboten werden. Hierfür bestehen nach Auffassung des Senats auch keine Anhaltspunkte. Anders ist es dagegen bei Schuhen für Motorradfahrer, die es nachweislich gibt und für die der
weitere Bestandteil „MOTO“ als Kurzwort für „Motorrad“ (vgl den in dem Verfahren
27 W (pat) 170/02 ergangenen Beschluss des Senats vom 8. Juli 2003) einen reinen Sachhinweis darstellt. Selbst bei Annahme einer Kennzeichnungsschwäche
des Bestandteils „TAXI“ kann dem Wortelement „MOTO“ daher keine prägende
Kraft zugebilligt werden, weil bei einem Zusammentreffen von zwei kennzeichnungsschwachen Bestandteilen in einem Zeichen keiner den Gesamteindruck
prägt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 376, 410, 411). Dabei
spielt entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch keine Rolle, dass aus
dem Warenverzeichnis der Gemeinschaftsmarke und der nationalen Marke die
Verwendung der Waren für Motorradzwecke ausgenommen sind, denn die Beurteilung, welche Bedeutung dem Bestandteil „MOTO“ für den Gesamteindruck der
angegriffenen Marke zukommt, richtet sich allein nach den Waren dieser Marke,
denen kein entsprechender Disclaimer beigefügt ist. Hinzu kommt, dass die Markenbestandteile „TAXI“ und „MOTO“ aufgrund ihrer gleichen Schreibweise und ihrer grafischen Verbindung auch optisch als Einheit wirken. Der Ansicht der Widersprechenden, der Bestandteil „MOTO“ sei in der angegriffenen Marke gegenüber
dem Wort „TAXI“ dominierend herausgestellt, kann ebenfalls nicht gefolgt werden.
Zwar ragt der Buchstabe „T“ des Markenworts „MOTO“ in das „T“ des darüber angeordneten Wortes „TAXI“ hinein; die Überlagerung der beiden Buchstaben ist
aber so geringfügig, dass sie optisch ohne Mühe erkennbar sind. Mangels Prägung der angegriffenen Marke durch den Bestandteil „MOTO“ lässt sich daher
eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht
feststellen.
2.3. Es ist auch nicht zu befürchten, dass die Marken gedanklich miteinander in
Verbindung gebracht werden. Diese Art der Verwechslungsgefahr kommt ausnahmsweise in Betracht, wenn die Marken zwar insgesamt erkennbar verschieden
sind, wegen eines vorhandenen übereinstimmenden Elements aber derselben betrieblichen Ursprungsstätte zugeordnet werden, weil der Verkehr in dem betreffenden Element den Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb annimmt, nachfolgende Bezeichnungen, die den gleichen Bestandteil aufweisen, stammten von dem gleichen Zeicheninhaber (vgl. BGH WRP 2002, 534, 536
– BIG; BGH WRP 2002, 537, 541 – BANK 24; BGH GRUR 1999, 587, 589 – Cefallone). Der Ansicht der Widersprechenden, der Verkehr sehe die jüngere Marke
als Bezeichnung einer Einzelware innerhalb eines Warensortiments „MOTO“ an,
steht schon entgegen, dass der Bestandteil „MOTO“ wegen seiner Kennzeichnungsschwäche in bezug auf die Waren der jüngeren Marke ohnehin nicht als ein
die Gefahr assoziativer Verwechslungen begründendes Stammzeichen in Betracht
kommt. Anhaltspunkte, die dennoch für eine betriebliche Hinweiswirkung von
„MOTO“ sprechen könnten, etwa eine entsprechend „TAXI MOTO“ gebildete Zeichenserie der Widersprechenden oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft, sind
von der Widersprechenden nicht dargetan worden (vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 9
Rn. 484).
Da die Markenstelle dem Widerspruch den Erfolg somit zu Recht versagt hat, war
die hiergegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.
III.
Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.
Dr. Schermer
Prietzel-Funk
Schwarz
Na