BPatG Beschluss vom 19.01.2005 – 5 W (pat) 421/03

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 421/03

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

19. Januar 2005

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

betreffend das Gebrauchsmuster 291 12 082

hier: Löschungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

auf die mündliche Verhandlung vom 19. Januar 2005 durch die Richterin Werner

als Vorsitzende sowie die Richter Dipl.-Ing. Riegler und Dipl.-Ing. Schneider

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluß der

Gebrauchsmusterabteilung I vom 10. Dezember 2002 aufgehoben.

Es wird festgestellt, daß das Gebrauchsmuster 91 12 082 von Anfang an unwirksam war, soweit es über den eingetragenen Schutzanspruch 4 und über den eingetragenen Schutzanspruch 5 in dessen Rückbezug auf den eingetragenen Schutzanspruch 4 hinausgegangen ist.

Im übrigen wird die Beschwerde des Antragsgegners zurückgewiesen.

Der Antragsgegner trägt die Kosten des Löschungsverfahrens in

beiden Rechtszügen.

G r ü n d e

I

Der Antragsgegner ist Inhaber des im Register eingetragenen Gebrauchsmusters

91 120 82 mit der Bezeichnung „Wasserdurchflußregler für Spielzwecke“, das am

27. September 1991 mit

5 Schutzansprüchen

angemeldet

und

am

14. November 1991 auf der Grundlage dieser Anmeldeunterlagen in das Register

eingetragen worden ist. Die Schutzdauer des Gebrauchsmusters ist auf 10 Jahre

verlängert worden. Die der Eintragung zugrundeliegenden Schutzansprüche 1

bis 5 lauten:

1. Wasserdurchflußregler für Spielzwecke mit Stauplatte (1),

rechteckiger Durchflußöffnung (2) und Schieber (3), dadurch

gekennzeichnet, daß der Schieber (3) parallel zur Ebene

der Stauplatte (1) in der Durchflußöffnung (2) vertikal verschiebbar angeordnet und mit einem Griff versehen ist, der

sich unabhängig von der Position des Schiebers (3) stets

oberhalb der Stauplatte (1) befindet.

2. Wasserdurchflußregler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Schieber (3) in mit der Stauplatte (2) verbundenen Schienen (4) geführt ist.

3. Wasserdurchflußregler nach einem der Ansprüche 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, daß der Schieber (3) an seiner

Oberseite mit einer oder mehreren, vertikalen, letzterenfalls

annähernd parallelen Betätigungsstangen (5) versehen ist,

die ein Führungsblech (6) längs beweglich durchgreifen.

4. Wasserdurchflußregler für Spielzwecke nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Betätigungsstangen (5) an ihrer Oberseite durch eine Querstange

(7) verbunden sind, die ggf. an ihren Enden mit Kugeln (8),

insbesondere aus Kunststoff, versehen ist.

5. Wasserdurchflußregler nach einem der Ansprüche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daß die Stauplatte (1) trapezförmig ausgebildet ist“.

Die Antragstellerin hat am 4. August 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung des Gebrauchsmusters im Umfang der Schutzansprüche 1, 2, 3

und 5 beantragt, „soweit sie sich auf einen der vorgenannten Ansprüche zurückbeziehen“. Zur Begründung ihres Antrags hat die Antragstellerin folgenden Stand

der Technik benannt:

D1 DE-PS 232 724

D2 DE-PS 76 879.

Der Antragsgegner hat dem Löschungsantrag widersprochen.

Nach Ablauf der zehnjährigen Schutzdauer des Gebrauchsmusters im Jahre 2001

hat die Antragstellerin den Löschungsantrag in einen Feststellungsantrag umgewandelt. Ihr Feststellungsinteresse hat sie damit begründet, daß sie wegen Verletzung des Gebrauchsmusters beim Landgericht Mannheim verklagt worden sei und

diese Klage noch anhängig sei.

In der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2002 vor der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Antragsgegner das

Streitgebrauchsmuster mit folgenden Schutzansprüchen 1 bis 3 verteidigt:

„1. Wasserdurchflußregler für Spielzeuge mit Stauplatte 1, rechteckiger Durchflußöffnung 2 und Schieber 3, wobei der

Schieber 3 parallel zur Ebene der Stauplatte 1 in der Durchflußöffnung 2 vertikal verschiebbar angeordnet und mit einem Griff versehen ist, der sich unabhängig von der Position

des Schiebers 3 stets oberhalb der Stauplatte 1 befindet,

dadurch gekennzeichnet, daß der Schieber 3 an seiner

Oberseite mit mehreren vertikalen, annähernd parallelen

Betätigungsstangen 5 versehen ist, die ein Führungsblech 6

längs beweglich durchgreifen die Betätigungsstangen 5 an

ihrer Oberseite durch eine Querstange 7 verbunden sind und

die Stauplatte 1 trapezförmig ausgebildet ist.

2. Wasserdurchflußregler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Schieber 3 in mit der Stauplatte 2 verbundenen Schienen 14 geführt ist.

3. Wasserdurchflußregler nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Querstange 7 an ihren Enden mit

Kugeln 8, insbesondere aus Kunststoff, versehen ist.“

Mit Beschluß vom 10. Dezember 2002 hat die Gebrauchsmusterabteilung festgestellt, daß das Gebrauchsmuster im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 3 und 5 von Anfang an unwirksam gewesen sei. In den Gründen hat sie

sinngemäß ausgeführt, daß die verteidigten Schutzansprüche nicht Gegenstand

des Verfahrens seien, weil sie auch Merkmale des nicht angegriffenen eingetragenen Schutzanspruchs 4 enthielten.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde des Antragsgegners. Im Beschwerdeverfahren hat er in der mündlichen Verhandlung vom 19. Januar 2005

das Gebrauchsmuster weiterhin mit den Schutzansprüchen 1 bis 3 vom

10. Dezember 2002 verteidigt, die auch dem Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung zugrundelagen. Hierzu hat er vorgetragen, daß in dem verteidigten

Schutzanspruch 1 lediglich das Merkmal, daß „die Betätigungsstangen (5) an ihrer

Oberseite durch eine Querstange (7) verbunden sind“, aus dem eingetragenen

Anspruch 4 übernommen worden seien. Hierdurch sei der Schutzanspruch 1 weiter gefaßt, als wenn in ihm alle Merkmale des nicht angegriffenen Schutzanspruchs 4 aufgenommen wären. Zu der im eingetragenen Schutzanspruch 4 angegebenen Merkmalskombination gehörten nämlich zwingend die Kugeln 8, da

sich das Wort „ggf.“ in dem Relativsatz des Schutzanspruchs 4 lediglich auf die

ihm folgenden drei Worte „an ihren Enden“ beziehen würde. Lediglich der Anbringungsort der Kugeln sei fakultativ und gehöre nicht zwingend zum Schutzanspruch 4. Das Vorhandensein der Kugeln sei dagegen nicht fakultativ im Schutzanspruch 4 angegeben. Dieser Sachverhalt würde sich für den Fachmann aus

dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen, insbesondere der Figur 3 in Verbindung mit den Textstellen auf Seite 6, Absatz 1 und Seite 7 letzter Absatz erschließen.

Der Antragsgegner beantragt,

den Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Dezember 2002 aufzuheben und

den Teillöschungsantrag der Antragstellerin im Umfang der Schutzansprüche vom 10. Dezember 2002 zurückzuweisen.

Die Antragstellerinnen beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde des Antragsgegners ist zulässig, aber nur insoweit begründet, als

der Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung I über den Löschungsantrag der Antragstellerin hinausgegangen ist.

1. Das Gebrauchsmuster war im Umfang des Löschungsantrages gem § 17 Abs 1

Satz 2 GebrMG zu löschen, weil der Antragsgegner bereits im patentamtlichen

Löschungsverfahren seinen Widerspruch gegen den Teillöschungsantrag der Antragstellerin zurückgenommen hat. Im patentamtlichen Löschungsverfahren hat

der Antragsgegner das Gebrauchsmuster nur noch im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 3 vom 10. Dezember 2002 verteidigt. Diese Schutzansprüche entsprechen einer Beschränkung des Gebrauchsmusters auf denjenigen Gegenstand, der

mit dem Teillöschungsantrag der Antragstellerin nicht angegriffen wurde.

Die Antragstellerin hat in ihrem Löschungsantrag vom 3. August 2001 die Löschung des Gebrauchsmusters im Umfang der Schutzansprüche 1, 2, 3 und 5 beantragt, soweit sie sich auf einen der vorgenannten Ansprüche zurückbeziehen.

Dagegen hat die Antragstellerin nicht die Löschung des eingetragenen Schutzanspruchs 4 und des eingetragenen Schutzanspruches 5 in dessen Rückbezug auf

den eingetragenen Schutzanspruch 4 beantragt.

Der Schutzanspruch 1, den der Antragsgegner vor dem Deutschen Patent- und

Markenamt verteidigt hat, betrifft eine solche, durch den Löschungsantrag nicht

angegriffene Merkmalskombination. Er umfaßt nämlich in vollem Umfang die

Merkmale der eingetragenen Schutzansprüche 1, 3, 4 und 5. Entgegen der Auffassung des Antragsgegners handelt es sich bei den Merkmalen des eingetragenen Schutzanspruchs 4, die nicht in den verteidigten Schutzanspruch 1, sondern

in den verteidigten Schutzanspruch 3 aufgenommen sind, um Merkmale, die im

eingetragenen Schutzanspruch 4 lediglich fakultativ angegeben sind. Die in der

mündlichen Verhandlung vorgetragene Auffassung des Antragsgegners verbietet

sich allein schon aus dem Wortlaut des Schutzanspruchs 4. Wenn sich das Wort

„ggf.“ lediglich auf die folgenden drei Worte hätte beziehen sollen, so wäre es erforderlich gewesen, diese Worte zwischen Bindestriche zu setzen oder dies durch

eine entsprechende Kommasetzung zum Ausdruck zu bringen, z.B. „... verbunden

sind, die, ggf. an den Enden, mit Kugeln (8) ....“. Daß der gesamte Relativsatz fakultativ verstanden werden sollte, ergibt sich gerade auch aus den vom Antragsgegner in der mündlichen Verhandlung genannten Textstellen und Figuren. Aus

keiner der angegebenen Stellen ist auch nur ansatzweise die Möglichkeit zu entnehmen, daß mit der in Rede stehenden Formulierung im eingetragenen Schutzanspruch 4 lediglich die Anbringung der Kugeln an den Enden fakultativ sein

sollte. Auf Seite 6, Zeile 3 der Unterlagen des Streitgebrauchsmusters ist nämlich

aufgrund der auch dort gewählten Kommasetzung nichts anderes zu entnehmen,

als daß das ganze Merkmal, nämlich die Anbringung der Kugeln an den Enden

der Querstange, fakultativ sein soll. Die Figuren 1 und 2 zeigen diese Ausgestaltung offensichtlich. Für die Figur 3 gilt im Ergebnis nichts anderes. Gemäß Seite 7,

Zeilen 30 bis 33 sind nämlich „in allen Zeichnungen die Kunststoffkugeln (8) dargestellt, mit denen die Querstange (7) an ihren Enden zur Erleichterung des

Zugriffs versehen sind“. Diese Angabe gilt somit auch für das Verständnis der Figur 3. Somit ist keine der vom Antragsgegner in der mündlichen Verhandlung angegebenen Stellen ein Anhaltspunkt dafür zu entnehmen, daß im eingetragenen

Schutzanspruch 4 lediglich der Anbringungsort der Kugel fakultativ sein soll.

Sieht man somit von den im eingetragenen Schutzanspruch 4 lediglich fakultativ

angegebenen Merkmalen ab, so enthält der verteidigte Schutzanspruch 1 alle für

den Schutzanspruch 4 zwingend angegebenen Merkmale. Da die verteidigten

Schutzansprüche 2 und 3 auf den verteidigten Schutzanspruch 1 zurückbezogen

sind, handelt es sich auch bei ihnen um Merkmalskombinationen, die durch den

Löschungsantrag nicht angegriffen sind. Der Rückzug ausschließlich auf solche

Schutzansprüche, die mit dem anhängigen Löschungsantrag nicht angegriffen

wurden, entspricht jedoch einer vollständigen Rücknahme des Widerspruchs des

Antragsgegners.

2. Der angefochtene Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung geht über den

Teillöschungsantrag der Antragstellerin hinaus.

Der Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung umfaßt nämlich auch die Löschung

des Schutzanspruchs 5 in dessen Rückbezug auf den Schutzanspruch 4. Da der

Schutzanspruch 4 jedoch nicht angegriffenen war, war der Beschluß der

Gebrauchsmusterabteilung aufzuheben und wie aus dem Tenor ersichtlich zu beschließen.

III

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs. 2

PatG und §§ 91, 97 Abs. 1 ZPO. Daß die Billigkeit eine andere Kostenentscheidung erfordert (§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG), ist nicht ersichtlich.

Werner

Riegler

Schneider

Pr