Rechtsprechung / BPatG / 2005
BPatG Beschluss vom 16.02.2005 – 29 W (pat) 171/02
29. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache 6.70
betreffend die Marke 398 61 723
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
Grund der Sitzung vom 16. Februar 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin am Amtsgericht
StVDir Dr. Mittenberger-Huber
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Gegen die nach einer im Beschwerdeverfahren vorgenommenen Beschränkung
noch für „Oberflächenbehandlung von Gegenständen, insbesondere Oxidieren
von metallischen Oberflächen in Gasatmosphären“ eingetragene Wortmarke
398 61 723
Improx
ist uneingeschränkt Widerspruch eingelegt worden aus der älteren Wortmarke
398 56 427
I m p r o x
die für „Gase, insbesondere technische und industrielle Gase, Einbringen von Gasen, insbesondere von Sauerstoff in Ofenanlagen, Schachtöfen, beispielsweise in
Kupolöfen, Betrieb von industriellen Ofenanlagen als Dienstleistung für Dritte“ eingetragen ist.
Die Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit Beschluss vom 25. Juni 2002 zurückgewiesen, da zwischen den
einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen keine Ähnlichkeit vorliege. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise annehmen würden, die Hersteller von Gasen würden auch die Dienstleistung „Oberflächenbehandlung“ erbringen. Eine entsprechende Branchenübung
bestehe nicht. Gleiches gelte bei der Gegenüberstellung der Dienstleistungen der
jüngeren Marke mit „Einbringen von Gasen ... in Ofenanlagen“ und dem „Betrieb
von industriellen Ofenanlagen ...“. Hier unterschieden sich nicht nur die Dienstleistungen an sich sondern auch die Art der Betriebe, die Erbringungsart und der
Verwendungszweck, so dass die Verkehrskreise nicht davon ausgingen, die
Dienstleistungen stammten aus demselben oder aus wirtschaftlich miteinander
verbundenen Unternehmen.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Entgegen der
Auffassung der Markenstelle bestehe Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit.
Beide Marken stünden im Zusammenhang mit Gasen. Auf Grund der Eigenart der
Marken sei es möglich, dass diese im Vertrieb aufeinander treffen könnten, weil
sie beispielsweise in denselben Verkaufsstätten angeboten würden. Die Herstellung der Gase durch die Widersprechende und die Verwendung von Gasen durch
die Inhaberin der jüngeren Marke führe dazu, dass es sich um ergänzende Waren
handle. Dies gelte auch bezüglich der Dienstleistung „Betrieb von industriellen
Ofenanlagen ...“ der Widerspruchsmarke, die einander ergänzten, da Oberflächenbehandlung in vielen Fällen in temperierter Atmosphäre, d.h. auch in Öfen
stattfinde. Auf Grund der identischen Marken und der gegebenen Waren- und
Dienstleistungsähnlichkeit bestehe die Gefahr, dass die beteiligten Verkehrskreise, auch wenn es sich um Fachkreise handle, die Produkte ein und demselben
Unternehmen zuordneten. Der wegen der Markenidentität erforderliche große Abstand zwischen den Waren und Dienstleistungen sei nicht gewahrt.
Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 25. Juni 2002 aufzuheben und die Löschung der Marke
398 61 723 anzuordnen.
Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie hat im Beschwerdeverfahren erklärt, sie beschränke ihre Marke auf „Oberflächenbehandlung von Gegenständen, nämlich Plasmanitrieren in Plasma-Nitrier-
Anlagen von Präzisionswerkzeugen und hochwertigen Bauteilen für Dritte“. Sie ist
der Auffassung, dass zwischen den für ihre Marke geschützten Dienstleistungen
und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke keinerlei Ähnlichkeit
gegeben sei. Ihr Tätigkeitsbereich und der der Widersprechenden wiesen keinerlei
Berührungspunkte auf. Während die Widerspruchsmarke Gase und den Einsatz
dieser Gase in der Schwerindustrie betreffe, beziehe sich die Dienstleistung der
angegriffenen Marke auf Oberflächenhärtung in einem Plasmanitrierverfahren.
Außerdem hat die Beschwerdegegnerin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.
Die Widersprechende hat die Nichtbenutzungseinrede als verspätet gerügt. In der
mündlichen Verhandlung hat sie eine eidesstattliche Versicherung des Leiters ihres Geschäftsbereichs Technische Gase vorgelegt, außerdem 2 Rechnungen über
die Lieferung von flüssigem Sauerstoff, eine Informationsbroschüre über ihr Improxverfahren, die Artikel „Schmelzen und Gießen – Gusseisenwerkstoffe“ von
Eckart Hofmann in der Zeitschrift der Deutschen Gießereivereinigungen „GIESSE-
REI“, Heft 11/2003, S. 38 ff, 48 (Bl. 82 d.A.), „Betriebskostensenkung und Leistungssteigerung von Kupolöfen durch Nachrüstung für das Impulsverfahren“ in der
Zeitschrift der Deutschen Gießereivereinigungen „GIESSEREI“, Heft 1/2001, S. 68
(Bl. 85 d.A.), „Sauerstoff im Kupolofen effizienter einsetzen“ von Dipl.-Ing. Jürgen
Friedrich in der Zeitschrift „GIESSEREI-Erfahrungsaustausch“ 12/2000, S. 581 ff
sowie einen Messeflyer zur GIFA 2003.
Mit Schriftsatz vom 24.11.2004 hat sie weitere Unterlagen zur Benutzung vorgelegt, nämlich ein Angebot vom 30. Juli 2004 für Lieferung, Aufbau und Einfahren
einer Westfalen-IMPROX®-Anlage
für den Kupolofen der D… AG
in
M…, die Ist-Aufnahme für die Einführung des Westfalen-IMPROX®-Verfahrens
bei
der W… GmbH
in G…,
ein Versuchsabkommen mit
der Eisengiesserei F… GmbH & Co. KG, Versuchsabkommen mit der Eisenwerke der W1… AG & Co. KgaA in K… und den Entwurf eines Versuchsabkommens mit der L… AG sowie eine Aufstellung von Messekontakten
auf der GIFA 2003.
II.
Die zulässigen Beschwerden haben in der Sache keinen Erfolg. Die Widersprechende hat die Benutzung ihrer Wortmarke 398 56 427 Improx für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen “Gase, insbesondere technische und industrielle Gase, Einbringen von Gasen, insbesondere von Sauerstoff in Ofenanlagen, Schachtöfen, beispielsweise in Kupolöfen, Betrieb von industriellen Ofenanlagen als Dienstleistung für Dritte“ nicht nachgewiesen. Daher kommt es auf die
Frage, ob diese Waren und Dienstleistungen mit der Dienstleistung der jüngeren
Marke „Oberflächenbehandlung von Gegenständen, nämlich Plasmanitrieren in
Plasma-Nitrier-Anlagen von Präzisionswerkzeugen und hochwertigen Bauteilen für
Dritte“ ähnlich sind, nicht mehr an.
1.
Die Beschränkung des Verzeichnisses der jüngeren Marke ist zulässig,
denn der Wegfall des vorher enthaltenen Zusatzes nach „Oberflächenbehandlung von Gegenständen“, nämlich „insbesondere Oxidieren von metallischen Oberflächen in Gasatmosphären“ führt nicht zu einer Erweiterung
des Schutzbereichs. Dieser Insbesondere-Zusatz enthielt nur eine beispielhafte Erläuterung für eine mögliche Art der beanspruchten Dienstleistung
„Oberflächenbehandlung von Gegenständen“, die keinen Einfluss auf den
Schutzumfang hatte. Dagegen stellt die jetzt enthaltene Formulierung
„nämlich Plasmanitrieren in Plasma-Nitrier-Anlagen von Präzisionswerkzeugen und hochwertigen Bauteilen für Dritte“ eine Einschränkung dar, die
erstens vom ursprünglichen Oberbegriff „Oberflächenbehandlung von Gegenständen“ umfasst war und diesen zweitens sowohl hinsichtlich der Art
der Oberflächenbehandlung als auch hinsichtlich der Gegenstände einschränkt.
2.
Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise bestritten. Die Nichtbenutzungseinrede war entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht verspätet im Sinn von §§ 82 Abs.1
MarkenG, 296 Abs.2 ZPO, auch wenn sie erst kurz vor der mündlichen
Verhandlung erhoben worden ist. Voraussetzung für eine Zurückweisung
als verspätetes Vorbringen ist zum einen die Verfahrensverzögerung und
zum anderen eine grobe Nachlässigkeit des Inhabers der angegriffenen
Marke. Daran
fehlt es hier. Die Widerspruchsmarke
ist seit dem
24. März 1999 eingetragen, so dass der Zeitraum von fünf Jahren, in dem
eine Benutzung nicht nachgewiesen werden musste, erst am
24. März 2004 abgelaufen war. Die Markeninhaberin war nicht gehalten, die
Nichtbenutzungseinrede unmittelbar nach Ablauf dieser Frist zu erheben,
zumal das Beschwerdeverfahren bis zur Ladungsverfügung vom
13. Oktober 2004 zur mündlichen Verhandlung am 27. Oktober 2004 keinen ersichtlichen Fortgang genommen hat. Angesichts dieser kurzfristigen
Terminierung kann der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht vorgeworfen werden, dass die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede am 21. Oktober 2004 ein prozessförderungswidriges Verhalten durch ausnehmende
Sorglosigkeit darstellte (Thomas Putzo, ZPO, 24. Aufl. 2002, Rn 37 zu
§ 296).
3.
Damit war die Widersprechende verpflichtet, glaubhaft zu machen, dass sie
ihre Marke in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung, d.h. in der Zeit
vom 16. Februar 2000 bis zum 16. Februar 2005 benutzt hat (§ 43 Abs. 1
S. 2 MarkenG), wobei diese Benutzung für die eingetragenen Waren und
Dienstleistungen nachgewiesen werden muss (§ 26 Abs. 1 MarkenG).
Letzteres ist der Widersprechenden nicht gelungen.
Zwar hat der Leiter des Geschäftsbereichs Technische Gase in seiner eidesstattlichen Versicherung vom 25. Oktober 2004 für den hier relevanten
Zeitraum Umsatzzahlen genannt. Diese sind jedoch nicht nach Waren
und/oder Dienstleistungen aufgeschlüsselt, so dass eine entsprechende
Zuordnung nicht erfolgen und eine Aussage über den Umfang der Benutzung nicht getroffen werden konnte (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 91 f zu
§ 26). Selbst wenn man diese pauschalen Angaben als ausreichend ansieht, fehlt es am Beleg dafür, dass die Widerspruchsmarke seit Dezember
2000 für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzt wurde.
Dies wird vom Leiter des Geschäftsbereichs Technische Gase in der eidesstattlichen Versicherung zwar so angegeben, wofür er sich auf die vorgelegten Unterlagen bezieht. Auf Grund dieser Unterlagen ist aber die Benutzung der Marke Improx für “Gase, insbesondere technische und industrielle
Gase, Einbringen von Gasen, insbesondere von Sauerstoff in Ofenanlagen,
Schachtöfen, beispielsweise in Kupolöfen, Betrieb von industriellen Ofenanlagen als Dienstleistung für Dritte“ nicht belegbar.
a) Was die beanspruchten Waren Gase anbelangt, betreffen die mit der
eidesstattlichen Versicherung vorgelegten Rechnungen vom
8. Juli 2004 an die Firmen W1… AG & Co. KgaA und L…
AG
zwar
Lieferungen
von
flüssigem
Sauerstoff,
sie
enthalten aber keinen Hinweis auf die Widerspruchsmarke. Auch
ansonsten ist deren funktionsgemäße Benutzung für Gase nicht
belegt. Die Informationsschrift „Das Improx-Verfahren von Westfalen:
Sauerstoff effizienter einsetzen“ beschreibt lediglich ein Verfahren,
durch das eine verbesserte Nutzung des Sauerstoffs ermöglicht wird.
Die Wortmarke Improx wird in der Schrift nicht im Zusammenhang
mit der Ware Gas erwähnt. Dies gilt auch
für den Bericht
„Betriebskostensenkung und Leistungssteigerung von Kupolöfen
durch Nachrüstung für das Impulsverfahren“ in der Zeitschrift der
Deutschen Gießereivereinigung „GIESSEREI“, Ausgabe 1/2001 und
den in derselben Zeitschrift, Ausgabe 11/2003, erschienenen Aufsatz
„Schmelzen und Gießen – Gusseisenwerkstoffe“ sowie den Aufsatz
„Sauerstoff in Kupolöfen effizienter einsetzen“ in der Zeitschrift
„GIESSEREI – ERFAHRUNGSAUSTAUSCH Zeitschrift für das
operative Management“, Ausgabe 12/2000. Was die Verwendung
von Sauerstoff
im Rahmen der von der Widersprechenden
vorgelegten Verträge angeht, waren z.B. die Firmen F…
GmbH & Co. KG und W1… AG & Co. KgaA verpflichtet, den
Sauerstoff selbst zu stellen.
b)
Ebenso wenig hat die Widersprechende den Nachweis erbracht,
dass sie das Widerspruchszeichen für die Dienstleistungen „Einbringen von Gasen, insbesondere von Sauerstoff in Ofenanlagen,
Schachtöfen, beispielsweise in Kupolöfen, Betrieb von industriellen
Ofenanlagen als Dienstleistung für Dritte“ benutzt hat. Der Begriff der
Dienstleistung ist im Markengesetz nicht näher definiert. Nach Art.
50 EGV fallen darunter gewerbliche oder sonstige gewerbsmäßige
(kaufmännische, handwerkliche und freiberufliche) Tätigkeiten, die
im Wirtschaftsleben gegen Entgelt angeboten werden. Sie müssen
eine selbständige wettbewerbliche Bedeutung besitzen und weder
originär der Produktion noch dem Vertrieb von Sachgütern zuzuordnen sein (Deutsch, GRUR 2004, 642, 643 m.w.N.). Wie sich aus
dem Schriftsatz der Widersprechenden vom 24.11.2004 unter II, den
oben unter a) erwähnten Aufsätzen und Berichten sowie den weiteren Unterlagen ergibt, handelt es sich bei dem von der Widersprechenden vertriebenen sog. IMPROX®-Verfahren nicht um eine
Dienstleistung in diesem Sinn, sondern um ein technisches Arbeitsverfahren zur Energie- und Rohstoffeinsparung, an dem sie als Inhaberin eines Gebrauchsmusters zwar möglicherweise Lizenzen
vergibt – dies lässt sich den Verträgen nicht entnehmen – bei dessen
Einsatz bei Dritten sie aber nicht die beanspruchten Dienstleistungen
erbringt. Vielmehr vermietet sie die mit einer entsprechenden
Steuerungselektronik und speziellen Lanzen- und Leitungsanordnungen versehenen sog. IMPROX®-Anlagen zunächst als Versuchsanlagen mit dem Ziel des späteren Verkaufs. Auch wenn die
bei den Kunden bereits vorhandenen Öfen, in die diese Anlagen
eingebaut werden, in der Versuchsphase von Mitarbeitern der
Widersprechenden betreut werden, handelt es sich hierbei nicht um
die Dienstleistung „Betrieb von
industriellen Ofenanlagen als
Dienstleistung für Dritte“. Vielmehr vertreibt sie eine Ware (IMPROX-
Anlage
inkl.
in
ihr enthaltenes Know-how), über die ein
Arbeitsverfahren abläuft. Die einzigen damit
verbundenen
Dienstleistungen, d.h. nicht mit der Herstellung einer Ware
zusammenhängenden Arbeitsleistungen, sind Montage der Improx-
Anlage, deren Betreuung, die Schulung der Kundenmitarbeiter und
die Versuchs- oder Anlaufphasenüberwachung. Auch soweit
Mitarbeiter der Widersprechenden zeitweise die Anlage der Kunden
bedienen, handelt es sich nicht um einen Betrieb der Ofenanlage für
den Kunden, um die von diesem innerhalb dessen Gewerbes oder
für seine Zwecke benötigten Schmelzleistungen zu erbringen (sog.
„Lohnschmelzen“). Vielmehr bleibt der jeweilige Kunde weiterhin
Betreiber seiner Ofenanlage, bei dem die Widersprechende im
Interesse des beabsichtigten Verkaufs einer Improx ®-Anlage diese
im Rahmen einer unselbständigen Hilfsdienstleistung einsetzt und
vorführt, um den Kunden von der Leistungsfähigkeit der in dessen
Ofen eingebauten Sauerstoff-Puls-Anlage zu überzeugen.
c)
Ausführungen zur Dienstleistung „Einbringen von Gasen ...“ sind im
schriftsätzlichen Vortrag der Widersprechenden nicht zu finden. Soweit die Widersprechende der Auffassung sein sollte, für die Benutzung reiche die Verwendung des Sauerstoffs für die IMPROX®-Anlagen im Rahmen der vorgetragenen Versuchsphasen aus, gilt das
oben zur Dienstleistung „Betrieb von industriellen Ofenanlagen als
Dienstleistung für Dritte“ Gesagte entsprechend.
4.
Selbst wenn man den Benutzungsnachweis als erbracht ansehen könnte,
hätte die Beschwerde keinen Erfolg. Denn wie sich aus den vorgelegten
Unterlagen in ihrer Gesamtheit ergibt, hat die Tätigkeit der Widersprechenden nichts mit der der Markeninhaberin zu tun. Denn Oberflächenbehandlung, wie sie die Markeninhaberin erbringt, selbst wenn die Plasmanitrierung unter Wärmeeinfluss und in typmäßig unter Kupolöfen fallenden Öfen
erfolgen sollte, ist etwas völlig anderes als die Metallschmelze, auf die sich
das IMPROX®-Verfahren der Widersprechenden allein bezieht (vgl. insoweit auch die unter 3.a) angeführten Aufsätze, die ausschließlich die
Gießereitechnik betreffen). Dies braucht aber angesichts des fehlenden
Benutzungsnachweises für die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht vertieft zu werden.
Grabrucker
Baumgärtner
Dr. Mittenberger-Huber
Cl