Rechtsprechung / BPatG / 2005
BPatG Beschluss vom 13.04.2005 – 29 W (pat) 128/03
29. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs statt
zugestellt am
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 6.70
betreffend die Marke 395 13 082
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 13. April 2005 durch den Richter Baumgärtner als
Vorsitzenden und die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Gegen die am 30. Januar 1996 veröffentlichte Eintragung der farbigen Wort-/Bildmarke 395 13 082
für die Waren und Dienstleistungen
Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Desodorierungsmittel für
den persönlichen Gebrauch (Parfümeriewaren) wie beispielsweise
Eau de Toilette, After Shave, Haarshampoo, desodorierende Seifen;
Edelmetalle und deren Legierung sowie daraus hergestellte oder
damit plattierte Waren, wie zum Beispiel Zigarren-, und Zigarettenetuis und Aschenbecher; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine,
insbesondere Modeschmuck
jeder Art, Manschettenknöpfe, Krawattennadeln, Anstecknadeln; Uhren, insbesondere
Armband- und Taschenuhren;
Papier, Pappe (Karton, insbesondere Verpackungsbehälter und
Verpackungstüten); Druckereierzeugnisse jeglicher Art, insbesondere Kalender, Notizblöcke, Postkarten und Poster bzw. Plakate
mit zeichnerischen Darstellungen; Fotographien; Verpackungsmaterial aus Kunststoff wie zum Beispiel Hüllen, Beutel, Folien
(selbstklebende Kunststoffolien für Dekorationszwecke, nämlich
Aufkleber);
Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, insbesondere
Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen;
Webstoffe und Textilwaren, insbesondere Wimpel;
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, insbesondere Trikots, Schals, Pudel- und Baseballmützen;
Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten), insbesondere Eishockeyschläger und Eishockeyschlittschuhe, Eishockeyschulterschutz, Unterleibschutz sowie Knie- und Schienbeinschützer; Aufnäher;
Werbe- und Geschäftswesen;
Telekommunikation, insbesondere Betrieb eines Fernsprechdienstes in Form einer Hot-Line;
Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere Eishockeyhelme
wurde u.a. Widerspruch erhoben aus der Wortmarke 1 164 764
HUSKY
eingetragen am 27. September 1990 für die Waren und Dienstleistungen
Wasch- und Bleichmittel und andere Substanzen für Wäschereizwecke; Putz-, Polier-, Scheuer- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege,
Haarwässer; Zahnputzmittel;
Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte
oder damit plattierte Waren, soweit sie in Klasse 14 enthalten sind;
Juwelierwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmeßinstrumente;
Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien soweit
sie in Klasse 16 enthalten sind; Druckereierzeugnisse und Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier-
und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen
Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);
Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in Klasse 16 enthalten ist; Spielkarten; Drucklettern, Druckstöcke;
Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in
Klasse 18 enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer;
Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen,
Pferdegeschirre und Sattlerwaren;
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 9. Dezember 1997 die teilweise Löschung der Marke angeordnet
und den Widerspruch im Übrigen sowie die weiteren Widersprüche vollständig
zurückgewiesen. Gegen diesen Beschluss haben beide Beteiligte Erinnerung eingelegt. Auf die im Erinnerungsverfahren erhobene Nichtbenutzungseinrede hat die
Widersprechende zur Glaubhaftmachung der Benutzung eine eidesstattliche Versicherung
des Vorstands
der
Firma H…,
einer
Lizenznehmerin
der Widersprechenden, für den Zeitraum von Januar 1991 bis Januar 1996, Einnäher und Prospekte sowie im Jahr 2000 auf deutsche Bekleidungsgeschäfte
ausgestellte Rechnungen vorgelegt. Mit Erinnerungsbeschluss vom 26. Februar 2003 wurde die Löschungsanordnung für die Waren
Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, insbesondere
Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen;
Webstoffe, insbesondere Wimpel;
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, insbesondere Trikots, Schals, Pudel- und Baseballmützen
aufrechterhalten, die Erinnerung im Übrigen zurückgewiesen und die Erinnerung
der Widersprechenden vollständig zurückgewiesen. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sei von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren
"Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in Klasse 18 enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" auszugehen. Insoweit bestehe Warenidentität bzw. erhebliche Ähnlichkeit mit den in der Löschungsanordnung aufgeführten Waren. Die angegriffene Marke werde im Gesamteindruck allein von dem
Wortbestandteil "Huskies" geprägt, da dieser größenmäßig hervorgehoben sei und
außerdem den Bildbestandteil benenne, so dass sich für den zeichenrechtlichen
Vergleich die Begriffe "Huskies" und "HUSKY" gegenüber stünden. Insoweit seien
die Unterschiede zu gering, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers, der das Verzeichnis
der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren eingeschränkt hat auf die Waren "Bekleidungsstücke, insbesondere Trikots, Schals, Kopfbedeckungen, z.B.
Pudel- und Baseballmützen". Zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke mit den
Wortbestandteilen "EC Kassel Huskies" und der Wortmarke "HUSKY" bestehe
keine Verwechslungsgefahr. Dabei sei zu berücksichtigen, dass es sich bei den
beanspruchten Waren um Fanartikel handele, die sich an bestimmte Abnehmerkreise richteten und ausschließlich über Fan-Shops vertrieben würden. Die tatsächliche Verwechslungsgefahr sei daher wegen der Unterschiede im Verwendungszweck und im Vertriebsweg ausgeschlossen. Im Übrigen käme im Gesamteindruck der angegriffenen Marke auch dem weiteren Wortbestandteil "EC Kassel"
eine mitprägende Bedeutung zu, denn der Verein der Markeninhaberin werde üblicherweise als "Kassel Huskies" bezeichnet. Die geografische Ortsangabe sei im
Bereich der Eishockey- und Fußballvereine wichtig, weil sie auf die Herkunft des
Vereins hinweise.
Der Markeninhaber beantragt,
die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben, soweit die Löschung
der Marke angeordnet wurde.
Die Widersprechende beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie ist der Ansicht, dass die Markenstelle zutreffend die teilweise Löschung der
Marke angeordnet hat. Die Widerspruchsmarke werde für die Waren "Bekleidungsstücke" benutzt, die mit den nach Einschränkung des Verzeichnisses
verbleibenden Waren der angegriffenen Marke identisch seien. Im Gesamteindruck werde die angegriffene Marke von dem Wortbestandteil "Huskies" geprägt.
Der Bildbestandteil in Form eines Husky-Kopfes sei lediglich die bildliche Wiedergabe des Wortbestandteils "Huskies" und verstärke lediglich dessen prägende
Wirkung. Für den Zeichenvergleich stünden sich daher die Begriff "Husky" und
"Huskies" gegenüber, die in jeder Hinsicht große Ähnlichkeit aufwiesen. Bei der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr komme es ausschließlich auf die Registerlage und nicht den Vertriebsweg der beiderseitigen Waren an. Nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Verfahren "Arsenal" könne auch die Verwendung eines Kennzeichens auf Fanartikeln Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche begründen. Für die Verwendung ähnlicher Marken müsse entsprechendes gelten. Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren weitere
Glaubhaftmachungsunterlagen überreicht.
II.
Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Wegen der klanglichen Ähnlichkeit der Marken besteht für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Auch für die
nach der Einschränkung des Verzeichnisses verbleibenden Waren "Bekleidungsstücke, insbesondere Trikots, Schals, Kopfbedeckungen, z.B. Pudel- und Baseballmützen" ist die Marke zu löschen (§ 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG).
1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen
durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte
Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt
(st. Rspr; vgl BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Nach diesen
Grundsätzen muss im vorliegenden Fall die Verwechslungsgefahr bejaht werden.
2. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist bei der Widerspruchsmarke von
einer rechtserhaltenden Benutzung für Damen- und Herrenjacken auszugehen
2.1. Die Benutzungseinrede ist zulässig. Im Zeitpunkt der Veröffentlichung der
angegriffenen Marke am 30. Januar 1996 war die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die am 27. September 1990 eingetragene Widerspruchsmarke abgelaufen.
Da die Einrede unbeschränkt erhoben wurde, war nach § 43 Abs. 1 S. 1 und 2
MarkenG eine Benutzung innerhalb des Zeitraums von Januar 1991 bis Januar
1996 und von April 2000 bis April 2005, d.h. innerhalb der letzten fünf Jahre vor
der Entscheidung des Gerichts, glaubhaft zu machen (vgl BGH GRUR 1998, 938,
940 - DRAGON).
2.2. Nach der eidesstattlichen Versicherung des Vorstands der Husky Corporation Srl. hat diese als Lizenznehmerin die Marke 1 164 764 "HUSKY" in der Zeit
vom 30. Januar 1991 bis 30. Januar 1996 in Deutschland zur Kennzeichnung von
Damen-, Herren- und Kinderbekleidung sowie Accessoires benutzt und mit der
Marke Umsatzzahlen
zwischen … und … LIT erzielt. Benutzungshandlungen eines Dritten werden dem Markeninhaber nach § 26 Abs. 2 MarkenG
zugerechnet, wenn er der Benutzung zugestimmt hat, was bei einem Lizenznehmer regelmäßig der Fall ist.
2.3.
In dem von der Widersprechenden überreichten Prospekt "Autumn-Winter
1995" sind Herren-, Damen- und Kinderjacken und –westen sowie verschiedene
Ledertaschen abgebildet, die mit der Marke in Verbindung mit einem unmittelbar
vor dem Anfangsbuchstaben "H", aber deutlich davon abgesetzten Hundekopf und
der Wortfolge "OF TOSTOCK" in einem darunter angeordneten Balken gekennzeichnet sind. Die weiteren, undatierten Prospekte zeigen den Schriftzug
"HUSKY" mit einem vorangestellten Hundekopf auf Einnähern in Damen- und Herrenschuhe und Jacken. Bei den Jacken sind die Einnäher sowohl im Rückeninnenfutter als auch an der äußeren Längsnaht angebracht und auch die Jackenknöpfe tragen den Schriftzug "HUSKY". Die auf verschiedene deutsche Bekleidungsgeschäfte ausgestellten Rechnungen der Firma I… aus dem Jahr 2000
enthalten u.a. Rechnungsposten wie "Husky Donna – Jacke" und "Husky Uomo
- Jacke".
3. Die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Damen- und Herrenjacken
fallen unter den Oberbegriff der "Bekleidungsstücke", für die die angegriffene
Marke Schutz genießt, so dass sich die Kennzeichen auf identischen Waren begegnen können. Der Auffassung des Markeninhabers zwischen den beiderseitigen
Waren gebe es keinerlei Berührungspunkte, weil es sich bei den von der angegriffenen Marke erfassten Waren lediglich um Fanartikel handele, die nur in besonderen Fanshops verkauft würden, kann nicht gefolgt werden. Ausgangspunkt
für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist die jeweilige Warengattung und nicht
das Vertriebs- oder Werbekonzept zur Vermarktung dieser Waren, das jederzeit
geändert werden kann und daher kein dauerhaftes charakteristisches Beurteilungskriterium darstellt (vgl BGH GRUR 2002, 340, 341 - Fabergé).
4. Unter Berücksichtigung der Warenidentität und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halten die beiderseitigen Zeichen auf
Grund ihrer klanglichen Ähnlichkeit nicht den erforderlichen Abstand ein.
4.1. Die Zeichenähnlichkeit ist nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt anhand
des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es darauf an, wie die Marke vom angesprochenen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren und Dienstleistungen als Ganzes wahrgenommen wird (vgl EuGH GRUR Int 2004, 843, Rn 29
- MATRATZEN; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Bei der Prüfung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist dabei von dem Grundsatz auszugehen, dass sich
der Verkehr im Regelfall am Wortbestandteil als der einfachsten Form der Bezeichnung orientiert, sofern es sich um einen unterscheidungskräftigen Bestandteil
handelt (vgl BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; aaO - Lions). Dabei
können zusammengesetzte Zeichen durch einen einzelnen Bestandteil geprägt
werden, wenn die übrigen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und
den Gesamteindruck nicht mitprägen (vgl BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang).
4.2. Nach diesen Grundsätzen
ist davon auszugehen, dass allein der
Wortbestandteil "Huskies" den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägt.
Eine Mitprägung durch den weiteren Wortbestandteil "EC Kassel" ist ausgeschlossen. Er tritt aufgrund seiner geringeren Schriftgröße und unauffälligen Schrifttype
im Gesamteindruck deutlich in den Hintergrund. Da es sich bei "EC Kassel" erkennbar um die Bezeichnung eines Sportvereins handelt, werden die hier angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise diesem Bestandteil keine die betroffenen
Waren selbständig kennzeichnende Eigenschaft beimessen. Im hier einschlägigen
Bereich der Oberbekleidung sind die Verbraucher nämlich daran gewöhnt, dass
Bekleidungsstücke mit den Namen von Sportvereinen versehen werden und
Vereinsmitglieder und Fans mit dieser Kleidung ihre Zugehörigkeit oder ihre Verbundenheit zum jeweiligen Verein zum Ausdruck bringen. Dieser Gesichtspunkt ist
aber für die markenrechtliche Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen
Marke in Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen Waren ohne Bedeutung. Da sich diese nicht an Eishockeyfans, sondern an die Allgemeinheit der
Verbraucher richten, kann auch nicht auf eine etwa im Bereich des Eishockeysports bestehende Übung abgestellt werden, bestimmte Mannschaften mit
ihrem Zusatznamen und nach ihrer jeweiligen geografischen Herkunft zu bezeichnen, also z.B. Kassel Huskies, Donau Huskies, Frankfurt Lions, Nürnberg Ice Tigers, Krefeld Pinguine usw. Insoweit handelt es sich um eine sportspezifische
sprachliche Verkürzung der jeweiligen Vereins- bzw. Mannschaftsbezeichnung,
die nicht dazu führt, dass alle Wortbestandteile der jüngeren Marke markenrechtlich als Gesamtbegriff im Sinn von "EC Kassel Huskies" aufgefasst werden. Der
durchschnittliche Endverbraucher nimmt vielmehr nur den Bestandteil "Huskies"
als Unternehmenshinweis wahr. Auf Grund seiner auffällig im Vordergrund des
Zeichens platzierten Anordnung, der Schriftgröße und der besonderen grafischen
Ausgestaltung in Form eines dreidimensionalen Schriftzugs tritt der Bestandteil
"Huskies" im Gesamteindruck des Zeichens deutlich prägend hervor.
Für den Zeichenvergleich in klanglicher Hinsicht stehen sich somit die Bezeichnungen "Huskies" und "Husky" gegenüber. Sie sind in ihrer begrifflichen Bedeutung identisch und unterscheiden sich im klanglichen Eindruck lediglich durch den
für die Pluralform angefügten Endbuchstaben "s" am üblicherweise weniger beachteten Wortende. Die Gefahr von Verwechslungen kann infolgedessen nicht
ausgeschlossen werden.
5. Für eine Kostenauferlegung bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).
Baumgärtner
Fink
Dr. Mittenberger-Huber
Hu/Cl