BPatG Beschluss vom 26.04.2005 – 27 W (pat) 255/03

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 255/03 _______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

26. April 2005

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die angemeldete Marke 301 62 093.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch

den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, die Richterin Prietzel-Funk und den

Richter Schwarz auf die mündliche Verhandlung vom 26. April 2005

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für

Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 09. Oktober 2002 und vom 01. Juli 2003 aufgehoben.

G r ü n d e

I

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit

zwei Beschlüssen vom 9. Oktober 2002 und 1. Juli 2003, von denen einer im

Erinnerungsverfahren erging, die für

„Computersoftware, insbesondere Computersoftware mit einer

Infrastruktur, auf der Anwendungen beruhen, und Computersoftware für Anwendungs-Entwicklung, Datenmanagement und

Datenzugriff für allgemeine Geschäftszwecke; Computerhardware,

soweit in Klasse 9 enthalten; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexten), Veröffentlichung von Büchern, auch in

elektronischer Form; Organisation und Veranstaltung von Symposien, Kongressen und Seminaren; Computer Based Training;

Entwicklung von Computerprogrammen; Computersoftware-Beratungsdienstleistungen“

zur Eintragung in das Register angemeldete Bezeichnung

ADVANTAGE

als nicht unterscheidungskräftige Angabe nach den §§ 37, § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, das Markenwort

„ADVANTAGE“ sei den inländischen Verkehrskreisen nicht nur als Wort des

englischen Grundwortschatzes, sondern auch als ein bereits in die deutsche

Sprache eingegangener Begriff im Sinne von „Vorteil, Gewinn“ allgemein geläufig;

mit dieser Bedeutung habe es nicht nur Eingang in die Alltags- und Geschäftswelt

gefunden habe, sondern sei auch ein Basisbegriff des Geschäfts- und

Wirtschaftslebens sowie der Werbung. In dieser üblichen Bedeutung werde das

Wort „ADVANTAGE“ daher von den angesprochenen Verkehrskreisen stets nur

als solches, nicht aber als Herkunftshinweis aufgefasst. Hierfür spreche auch,

dass die hardware- und softwaretechnischen Möglichkeiten der modernen

Datenverarbeitung einen Vorteil und Nutzen

für die Optimierung von

Geschäftsabläufen, Verwaltungsaufgaben und auch

für private Zwecke

ermöglichen sollten. Die Anmeldemarke sei daher mangels Unterscheidungskraft

nicht schutzfähig.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie

die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse, hilfsweise die Zulassung der

Rechtsbeschwerde begehrt. Sie hält die angemeldete Bezeichnung für die

beanspruchten Waren und Dienstleistungen ebenso wie „Bonus“, „Logo“, „Absolut“

und „Bravo“, die nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs schutzfähig

seien, für unterscheidungskräftig. Auch könne die Schutzfähigkeit eines Wortes

nicht schon daran scheitern, dass sich dieses in einem Lexikon oder Wörterbuch

finde. Es treffe auch nicht zu, dass das Wort „ADVANTAGE“ ein Basisbegriff des

Geschäfts- und Wirtschaftslebens sei. Soweit die Markenstelle ausgeführt habe,

bei der Anmeldemarke handele es sich um ein „Wort als solches“, stelle dies nur

eine Worthülse dar. Auch an der früheren Ansicht, derzufolge das Wort

„ADVANTAGE“ generell nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht schutzfähig sei,

könne nach der neueren höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht festgehalten

werden. Schließlich spreche für die Schutzfähigkeit auch die Eintragung der

Anmeldemarke in zahlreichen Ländern.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Senat vermag der Ansicht der

Markenstelle, dass der Eintragung der Anmeldemarke das absolute Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe, nicht beizutreten.

Allerdings geht die Markenstelle im rechtlichen Ansatz entgegen der Auffassung

der Anmelderin zutreffend davon aus, dass ein Markenwort auch dann nicht

schutzfähig ist, wenn es zwar die beanspruchten Waren und Dienstleistungen

nicht beschreibt, aber von den angesprochenen Verkehrskreisen nur als „Wort als

solches“ und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst wird. Dies hat der

Bundesgerichtshof in zahlreichen Entscheidungen stets betont (vgl. BGH, WRP

1998, 495, 496 – Today; GRUR 1999, 1089, 1091 – YES; GRUR 1999, 1093,

1094 – FOR YOU; GRUR 2001, 162, 163 – RATIONAL SOFTWARE

CORPORATION; WRP 2002, 1073, 1075 – BONUS II). Diese Rechtsgrundsätze

stimmen auch mit neueren Entscheidungen des EuGH (vgl. EuGH GRUR 2003,

604, 608 [Rz. 62] m.w.N. – Libertel) überein, dessen Auslegung des Art. 3 Abs. 1

der Ersten Richtlinie 89/104/EWG für § 8 MarkenG, der diese europarechtliche

Norm ins deutsche Recht umsetzt, maßgeblich ist. Danach ist für die Frage, ob

einer Kennzeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt, entscheidend, welche Bedeutung die angesprochenen Verkehrskreise – bei denen es

sich vorliegend wegen der Art der beanspruchten Waren und Dienstleistungen um

zumindest fachlich stark interessierte und orientierte Laien handelt – ihr in

Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beilegen

werden. Sehen sie das Zeichen als allgemeine

Information über die

beanspruchten Waren und Dienstleistungen an, worunter u.a. nicht nur

beschreibende Angaben, sondern auch in bezug auf die beanspruchten Waren

und Dienstleistungen gebräuchliche Werbeanpreisungen gehören,

ist die

Unterscheidungskraft - unabhängig davon, ob die Vorstellungen des Verkehr

zutreffen oder zutreffen können - zu verneinen; können sie ihm demgegenüber

keinerlei Information über die Waren oder Dienstleistungen entnehmen, werden

sie es als betrieblichen Herkunftshinweis und damit als Marke auffassen. Bei

werbemäßigen Aussagen hat der Bundesgerichtshof dabei im wesentlichen darauf

abgestellt, ob sie sich in beschreibenden Angaben oder Anpreisungen allgemeiner

Art erschöpfen (vgl. BGH MarkenR 2000, 262, 263 – Unter uns; WRP 2000, 298,

299 – Radio von hier; WRP 2000, 300, 301 – Partner with the best; GRUR 2001,

1047, 1048 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 –

„Test it.“; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Auch wenn sich

Identifizierungsfunktion und Werbewirkung nicht gegenseitig ausschließen (vgl.

BGH, a.a.O. – Unter Uns, unter Hinweis auf die Gesetzesbegründung), können

allein die Werbeeignung oder -wirksamkeit die Fähigkeit einer Kennzeichnung

zum betrieblichen Herkunftshinweis nicht begründen.

Nach diesen Grundsätzen kann der vorliegend zu betrachtenden Anmeldemarke

die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft allerdings

entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht abgesprochen werden. Einen

warenbeschreibenden Sinn

lässt sich der Anmeldemarke, wie auch die

Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, in bezug auf die beanspruchten Waren

und Dienstleistungen nicht entnehmen. Die Auffassung der Markenstelle, bei der

Anmeldemarke handele es sich aber um ein gebräuchliches Werbeschlagwort,

das der Verkehr nur als solches und nicht als Herkunftshinweis ansieht, vermag

der Senat nicht zu teilen.

Für die allein maßgebliche Frage, ob der Verkehr eine Wortmarke als Herkunftshinweis ansieht, kommt es dabei – wie die Anmelderin zurecht geltend macht –

auf den Eintrag in einem Wörterbuch nicht an; denn für das Verständnis des

Verkehrs spielt ein solcher Umstand genauso wenig eine Rolle wie umgekehrt wie

umgekehrt aus dem Fehlen eines lexikalischen Nachweises eine Schutzfähigkeit

nicht herleiten lässt (vgl. BGH WRP 2002, 982, 984 – FRÜHSTÜCKS-DRINK I).

Der Annahme der Markenstelle, der Verkehr verstehe die Anmeldemarke nicht als

Herkunftshinweis, steht aber entgegen, dass sich – was allerdings die

erforderliche Unterscheidungskraft entfallen ließ – eine Verwendung oder Eignung

des angemeldeten Begriffs „ADVANTAGE“ in Alleinstellung als Werbeschlagwort

allgemeiner Art nicht feststellen lässt (vgl. hierzu auch BPatG 30 W (pat) 130/01,

veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM, hinsichtlich Sonnenbrillen und

Brillenfassungen). Zwar wird dieser Begriff, wie eine Internet-Recherche des

Senats ergab, allein im deutschsprachigen Web in Zusammenhang mit Waren und

Tätigkeiten der elektronischen Datenverarbeitung etwa 18.000 Mal verwendet;

eine Stichprobe ergab aber, dass es sich hierbei zu einem Großteil um marken-

oder firmenmäßige Nennungen dieses Wortes handelt. Ungeachtet vom konkreten

Waren- und Dienstleistungsektor wird es zwar auch häufig in Werbesprüchen wie

„take advantage of the internet“ (vgl. http://www.wblicum.de/de/frames/menuec.php3),

„We

turn

security

into

a

competitive

advantage“

(vgl.

http://www.atsec.com/01/index.php),

„The

Saab

Advantage“

(vgl.

www.saabaircraftleasing.com) oder – für Baumaschinen - „PRODUCITIVITY THE

TEREX ADVANTAGE“ (vgl. EMI, Buyer´s Guide 2004) gebraucht; in keinem

dieser Verwendungsbeispiele ist aber erkennbar, dass der Begriff in Alleinstellung

zur Werbeanpreisung von Waren und Dienstleistungen benutzt würde, vielmehr ist

es üblich und wohl auch erforderlich, den Begriff stets in einen Wort- oder

Satzzusammenhang zu stellen, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass der

Erwerber mit den beworbenen Waren oder Tätigkeiten sich einen Vorteil

verschaffen kann oder sie ihm gegenüber anderen Produkten oder angebotenen

Tätigkeiten einen Vorteil bieten. Hiergegen spricht im übrigen auch, dass es sich

in den Fällen, in denen der Begriff „ADVANTAGE“ in Alleinstellung auftaucht,

durchweg um marken- oder firmenmäßige Verwendungen handelt. Schließlich

sind auch keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass es sich bei „ADVANTAGE“

um eine in der deutschen Geschäfts- und Handelssprache gebräuchliche

allgemeine Angabe handelt.

Nach diesen Feststellungen ist daher davon auszugehen, dass der Verkehr,

soweit er dem Begriff „ADVANTAGE“ in Alleinstellung, also nicht als Bestandteil

einer Wortkombination oder gar eines Satzes, begegnet, hierin kein

Werbeschlagwort allgemeiner Art, sondern einen Hinweis auf die betriebliche

Herkunft der mit ihm gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erblicken

wird.

Hierfür spricht schließlich auch als Indiz, dass es sowohl im nationalen als auch im

Gemeinschaftsmarkenregister auf dem hier in Rede stehenden, aber auch auf

anderen Warensektoren zahlreiche Voreintragungen mit dem Wort „ADVANTAGE“

in Alleinstellung gibt.

Da sich somit nicht feststellen lässt, dass die angesprochenen Verkehrskreise die

Anmeldemarke stets nur als Werbeaussage allgemeiner Art ohne jeden Hinweis

auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen aus

einem bestimmten Unternehmen ansehen werden, waren auf die Beschwerde der

Anmelderin die ihr die Eintragung versagenden Beschlüsse der Markenstelle

aufzuheben.

Dr. van Raden

Richterin Prietzel-Funk ist wegen Urlaubs an der Unterschriftsleistung verhindert

Dr. van Raden

Schwarz

Na