BPatG Beschluss vom 20.06.2005 – 3 ZA (pat) 27/05

BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 27/05

(zu 3 Ni 8/99 EU)

verbunden mit

3 Ni 25/99 (EU))

________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das europäische Patent … (DE …),

das europäische Patent … (DE …) und

das deutsche Patent DD …

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 20. Juni 2005

durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter

Dipl.-Chem. Dr. Wagner und Engels

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Beklagten gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 20. Januar 2005 wird zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte.

3.- Der Wert des Gegenstandes des Erinnerungsverfahrens beträgt

EUR 101.995,06.

G r ü n d e

I.

Mit Urteil des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 2. März 2004 ist die Berufung gegen das am 21. März 2000 verkündete Urteil des 3. Senats des Bundespatentgerichts auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen worden. Die Klägerin 2

hat am 29. März 2004 Kostenfestsetzung beantragt und sowohl für ihren Patentanwalt als auch den im Berufungsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalt jeweils

eine 13/10- Prozess-, Verhandlungs- und Beweisgebühr

in Höhe von

EUR 50.997,53 geltend gemacht. Die Beklagte hat demgegenüber die Auffassung

vertreten, die Verhandlungs- und Beweisgebühr

für den mitwirkenden

Rechtsanwalt in Höhe von insgesamt EUR 101.995,06,- sei nicht erstattungsfähig,

weil die Berufung noch unter der Geltung des § 143 Abs. 5 PatG a.F. eingelegt

worden sei.

Mit Beschluss vom 20. Januar 2005 hat die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts die von der Beklagten der Klägerin 2 zu erstattenden Kosten auf

EUR 308.273,47 festgesetzt und dabei für den Patentanwalt wie auch für den

Rechtsanwalt je eine 13/10 - Prozess-, Verhandlungs- und Beweisgebühr in Höhe

von jeweils EUR 50.997,53 als erstattungsfähig angesehen. Auf die für die

Tätigkeit des Rechtsanwalts entstandenen Kosten sei die am 1. Januar 2002 in

Kraft getretene Vorschrift des § 143 Abs. 3 PatG n.F. anzuwenden, weil seine

Mitwirkung an der mündlichen Verhandlung nach diesem Zeitpunkt stattgefunden

habe.

Gegen den am 9. Februar 2005 zugestellten Beschluss hat die Beklagte am

23. Februar 2005 Erinnerung eingelegt. Ihr Erinnerungsbegehren lautet: „Die Erinnerung wird auf die als erstattungsfähig festgesetzten Gebühren analog zu § 31

Abs. 1 Nr. 2 und 3 BRAGO in Höhe von insgesamt EUR 101.995,06 beschränkt“.

Zur Begründung trägt sie vor, die Rechtspflegerin habe die Kosten für den auf

Seiten der Klägerin 2 mitwirkenden Rechtsanwalt unter Hinweis auf die Entscheidung des 4. Senats vom 6. Dezember 2002 (BPatGE 46, 167) und des 2. Senats

vom 15. Mai 2003 (BlPMZ 2003 347) gemäß § 143 Abs. 3 PatG n.F. als erstattungsfähig angesehen, ohne die in dem Verfahren 3 Ni 11/01 ergangene gegenläufige Entscheidung des 3. Senats vom 12. November 2002 zu berücksichtigen,

deren Begründung sie sich in vollem Umfang zu eigen mache.

Die Klägerin 2 und Berufungsbeklagte 2 beantragt, die Erinnerung zurückzuweisen. Sie ist der Ansicht, die Erinnerung sei nicht fristgerecht, jedenfalls aber

analog § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO nicht ordnungsgemäß erhoben, weil es an der

Bezeichnung eines bestimmten Streitgegenstandes fehle. Der Beschränkung der

Erinnerung „auf die als erstattungsfähig festgesetzten Gebühren analog zu § 31

Abs. 1 Nr. 2 und 3 BRAGO in Höhe von insgesamt EUR 101.995,06“ sei nicht zu

entnehmen, welche der in dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss

insgesamt sechsmal angesetzten Beträge von EUR 50.997,53 gemeint seien. Die

Erinnerung sei auch nicht begründet. Es stehe dem Gericht frei, von einer früheren

Auffassung abzugehen und sich der

in der Rechtsprechung herrschend

gewordenen Ansicht anzuschließen, dass für die Anwendbarkeit des § 143 Abs. 3

PatG n.F. mangels einer § 134 Abs. 1 Satz 1 BRAGO entsprechenden

Übergangsvorschrift nicht der Zeitpunkt der Auftragserteilung maßgeblich sei,

sondern der Zeitpunkt, in dem die erstattungsfähigen Kosten anfielen.

II.

Die Erinnerung ist innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des angefochtenen

Kostenfestsetzungsbeschlusses eingelegt worden und damit gemäß § 121 Abs. 2

Halbs. 2 PatG iVm §§ 103 Abs. 2, 104 Abs. 1 Satz 1 ZPO und § 23 Abs. 1 Nr. 12

und Abs. 2 RpflG zulässig.

Entgegen der Ansicht der Klägerin 2 enthält die Erinnerung auch einen konkret bestimmbaren Antrag, denn aufgrund der Beschränkung der Erinnerung auf den – ersichtlich zwei Gebühren nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BRAGO in Höhe von je

EUR 50.997,53 betreffenden – Betrag von EUR 101.995,06 ist eindeutig erkennbar, dass sich die Beklagte, wie auch in der Erinnerungsbegründung zum Ausdruck kommt, gegen die Festsetzung einer über eine volle Gebühr in Höhe von

EUR 50.997,53 hinausgehende Verhandlungs- und Beweisgebühr für den Rechtsanwalt wendet, der für die Klägerin 2 in dem Patentnichtigkeitsberufungsverfahren

mitgewirkt hat. Die Vorschrift des § 143 Abs. 5 a.F. PatG. bezieht sich zwar

ebenso wie die durch Art. 7 Nr. 36 KostRegBerG vom 13. Dezember 2001 (BlPMZ

2002, 14 ff.) geänderte Fassung des § 143 Abs. 5 PatG (nunmehr Abs. 3 gemäß

Änderung durch Art. 3 OLG-Vertretungs-Änderungs-Gesetz, BlPMZ 2002, 353) auf

die Erstattung der Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in Patentstreitsachen entstehen. Sie findet aber nach ständiger Rechtsprechung entsprechend Anwendung, wenn ein Rechtsanwalt den prozessführenden Patentanwalt in

einem Patentnichtigkeits(berufungs)verfahren unterstützt und mit diesem zusammenwirkt (vgl Busse, PatG, 6. Aufl., § 143 Rdn. 402 und § 84 Rdn. 56; BPatGE 31,

51; 34, 67; BPatG GRUR 1989, 910, 911 – Kosten bei Doppelvertretung).

Die Erinnerung hat in der Sache keinen Erfolg, denn die Rechtspflegerin hat die

der Klägerin 2 durch die Mitwirkung des Rechtsanwalts entstandenen Kosten zu

Recht nicht gemäß § 143 Abs. 5 PatG a.F. auf eine volle Gebühr begrenzt, sondern nach § 143 Abs. 3 PatG n.F. i.V.m. §§ 11, 31 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 3, 66

BRAGO in Höhe von je einer 13/10- Prozess-, Verhandlungs- und Beweisgebühr

als erstattungsfähig erachtet. Abweichend von seiner in dem Beschluss vom

12. November 2002 (3 ZA (pat) 44/02 zu 3 Ni 11/01) vertretenen Auffassung

schließt sich der Senat – wie schon in dem Beschluss vom 28. Juli 2003

(3 ZA (pat) 19/03 zu 3 Ni 27/98 (EU)) - der zwischenzeitlich weit überwiegenden

Rechtsprechung an, dass maßgeblicher Anknüpfungspunkt für die Anwendbarkeit

der am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Vorschrift des § 143 Abs. 3 PatG n.F.

der Zeitpunkt der Mitwirkungshandlung des Anwalts in dem Rechtsstreit ist (vgl

BPatG BlPMZ 2003, 347 – Kosten des Patentanwalts; BPatGE 46, 167 –

Christbaumständer; OLG Frankfurt GRUR-RR 2003, 127 – Zeitpunkt der

Mitwirkung; OLG Nürnberg Mitt. 2002, 563; OLG Köln Mitt. 2002, 563; dagegen

aber OLG Düsseldorf GRUR – RR 2003, 125). Im vorliegenden Fall hat die

mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme im Berufungsverfahren, an welcher

der Rechtsanwalt der Klägerin unstreitig mitgewirkt hat, am 2. März 2004 und

damit nach dem Inkrafttreten des § 143 Abs. 3 PatG n.F. stattgefunden. Mangels

einer entsprechenden Übergangsregelung in dem KostRegBerG besteht kein

Grund, Verfahren, in denen die Auftragserteilung an den Anwalt oder die

Einlegung des Rechtsmittels bereits vor dem 1. Januar 2002 erfolgt sind, von der

Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG n.F. auszuschließen. Wie der 2. Senat und der

4. Senat des Bundespatentgerichts in den o.g. Entscheidungen (BlPMZ 2003, 347

und BPatGE 46, 167) überzeugend ausgeführt haben, ist es nicht gerechtfertigt,

die auf den Zeitpunkt der Auftragserteilung an den Anwalt abstellende

Übergangsvorschrift des § 134 Abs. 1 BRAGO analog heranzuziehen, weil sich

diese Vorschrift auf die Gebührenschuld zwischen Mandant und Anwalt bezieht

und damit von der gesetzlichen Systematik her keine Analogie zu § 143 Abs. 3

PatG n.F. zulässt, der die Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden

Anwalts durch den Prozessgegner regelt. Der Ansicht der Beklagten, aufgrund des

in § 143 Abs. 3 PatG n.F. enthaltenen Verweises auf die gesetzlichen Gebühren

der BRAGO sei dieses Regelungswerk in seiner Gänze einschließlich der

Übergangsvorschrift des § 134 BRAGO anzuwenden, kann nicht gefolgt werden,

denn § 143 Abs. 3 PatG n.F. bezieht sich nur auf § 11 BRAGO und damit auf die

Gebührensätze, die für den jeweiligen Gebührentatbestand zu vergüten sind, nicht

dagegen auf die Gebührentatbestände

selbst. Werden diese durch

Mitwirkungshandlungen ausgelöst, die nach dem 1. Januar 2002 stattgefunden

haben, sind die Gebühren nach § 143 Abs. 3 PatG n.F. dem Prozessgegner zu

erstatten.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte gemäß § 121 Abs. 1

PatG iVm § 97 Abs. 1 ZPO.

Der Wert des Gegenstandes der anwaltlichen Tätigkeit im Erinnerungsverfahren

ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag von

EUR 101.995,06.

Dr. Schermer

Dr. Wagner

Engels

Pr