BPatG Beschluss vom 28.06.2005 – 25 W (pat) 6/04

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 6/04

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(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke Nr 660726

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 28. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems

sowie der Richterinnen Sredl und Bayer 6.70

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der international registrierten

Marke Nr. 660 726 werden die Beschlüsse der Markenstelle für

Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

10. Mai 2001 und 22. Oktober 2003 aufgehoben.

Die Bezeichnung

G r ü n d e

I.

ENDERMOTHERAPIE

ist unter der Nummer 660726 für die Waren und Dienstleistungen

Produits nutritionnels diététiques à usage médical.

Appareils de massages esthétiques fabriqués sous contrôle médical,

appareils de massages médicaux.

Services de massages fournis sous contrôle médical.

international registriert worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit

zwei Beschlüssen vom 10. Mai 2001 und vom 22. Oktober 2003, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, der IR-Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland versagt.

Der IR-Marke "ENDERMOTHERAPIE", eine Wortneuschöpfung der Markeninhaberin, fehle jegliche Unterscheidungskraft.

Der erste Wortbestandteil sei eine Abwandlung des Fachbegriffs "Endermose"

bzw "endermosis" im Sinne einer "Applikation auf die Haut/ endermatische Applikation". In der Zusammenstellung mit dem Wort "Therapie" enthalte das Markenwort die Sachaussage einer auf Endermose fußenden Therapie. Für die Waren

"Geräte für ästhetische und medizinische Massagen, diätetische Nahrungsmittel"

sei "Endermosetherapie" eine Bestimmungsangabe dergestalt, dass mit Hilfe der

Geräte die Therapie durchgeführt werden könne und die Nahrungsmittel unterstützend oder in Ergänzung zur Therapie verabreicht würden bzw deren Gabe Bestandteil der Therapie sei. Die Dienstleistungen der "Massagen unter medizinischer Kontrolle" beschreibe "Endermosetherapie" ihrer Art und Bestimmung nach,

da solche Massagen Bestandteil der Therapie sein könnten.

Die Abweichungen der IR-Marke "ENDERMOTHERAPIE" von dem Begriff "Endermosetherapie" seien insgesamt so geringfügig, dass sie unbemerkt bleiben

oder vom Verkehr für Druck- oder Hörfehler gehalten würden.

Unerheblich sei der Einwand der Markeninhaberin, dass das Wort "Endermo" sich

von dem von der Markeninhaberin erfundenen und verwendeten Wort "Endermologie" ableite, das ein "Verfahren zur Verhinderung von Fettpolstern und Cellulite"

bezeichne. Denn maßgebend sei das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise, die

im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und

Dienstleistungen darin den Bezug zu dem ihnen bekannten Fachbegriff der

"Endermose/Endermosis" erkennen und herstellen. Wegen der im Vordergrund

stehenden Sachaussage werde der Verkehr die

IR-Marke

lediglich als

Sachhinweis ansehen. Ob der IR-Marke der Schutz in der Bundesrepublik

Deutschland auch noch – wie vom Erstprüfer angenommen - nach § 8 Abs 2 Nr 2

MarkenG zu verweigern wäre, ließ die Erinnerungsprüferin dahingestellt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der IR-Marke mit dem Antrag

(sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle vom 10. Mai 2001 und 22. Oktober 2003 aufzuheben.

Weder der Bestandteil "ENDERMO" noch die Marke in ihrer Gesamtheit besitze

beschreibenden Charakter. Die Markenstelle habe übersehen, dass "Endermose"

für einen "Herpesartigen Ausschlag der Schleimhäute" stehe, was kein Anwendungsgebiet der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen sei. Bei einer

Internetrecherche mit Google und den Suchbegriffen "Endermose" und "endermosis" gebe es keine Treffer, die im Zusammenhang mit dem "Einreiben von Arzneimitteln auf die Haut" stünden. Es sei deshalb davon auszugehen, dass der Verkehr den Begriff "Endermose" entweder überhaupt nicht kenne oder mit einem

Schleimhautausschlag in Verbindung bringe. In jedem Fall fügten sich die Bestandteile der in Rede stehenden Marke nicht zu einer klaren verständlichen

Sachaussage. Aber selbst wenn der Verkehr den Begriff "ENDERMOTHERAPIE"

mit einer Therapie in Verbindung brächte, bei der Arzneimittel auf die Haut aufgebracht würden, entspräche dies nicht den Waren und Dienstleistungen, die tatsächlich erbracht würden, und die Markeninhaberin wäre hilfsweise bereit, das

Verzeichnis durch einen entsprechenden Zusatz einzuschränken. Die angesprochenen Verkehrskreise seien Laien, welche die angemeldete Marke für ein Phantasiewort hielten. "Endermo" weise ebenso wie "Endermotherapie" auf die Markeninhaberin hin.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Der international registrierten Marke Nr 660 726 "ENDERMOTHERAPIE" kann der

Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nicht gemäß §§ 107, 113, 37 Abs 1, 8

Abs 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG verweigert werden, da diese Schutzhindernisse

nicht vorliegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach ständiger

Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur

st Rspr EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice). Es sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchte Ware oder Dienstleistung ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe handelt. Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist (vgl EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680

– Biomild).

Für die Waren und Dienstleistungen " Produits nutritionnels diététiques à usage

médical; Appareils de massages esthétiques fabriqués sous contrôle médical,

appareils de massages médicaux; Services de massages fournis sous contrôle

médical " ist das Wort "ENDERMOTHERAPIE" keine Angabe, die der Verkehr

lediglich als Sachangabe auffasst.

Entgegen der Ansicht der Markenstelle handelt es sich um keine schutzunfähige

Abwandlung der Angaben "Endermosetherapie" oder "Endermosistherapie".

Zunächst ist zu berücksichtigen, dass eine solche Bezeichnung für eine auf

"Endermose" (im Sinne einer Applikation auf die Haut/ endermatischen

Applikation) fußenden Therapie nicht ermittelt werden konnte, und daher die

Annahme einer Abwandlung hiervon weniger nahe liegt als bei eingeführten

Bezeichnungen. Die Begriffe "Endermose/Endermosis" sind zwar vereinzelt im

Sinne einer endermatischen Applikation in Fachlexika aufgeführt (so in Thiele,

Handlexikon der Medizin München, Wien, Baltimore 1982, S. 640). Vorwiegend

wird "Endermose" allerdings für "Schleimhautausschlag" verwendet (Springer

Lexikon Medizin, Heidelberg 2004, 588; Fachwörterbuch Medizin Englisch-

Deutsch, 4. Aufl Berlin 2002, S. 353).

Doch selbst wenn man die Bezeichnungen "Endermosetherapie" oder "Endermosistherapie" als naheliegende Wortneuschöpfung im Sinne einer Sachangabe

für die Waren und Dienstleistungen der IR-Marke in Betracht zieht, da diese

Waren und Dienstleistungen

im Rahmen einer Therapie, bei der eine

endermatische Applikation

im Vordergrund steht, oder

im Falle eines

Schleimhautausschlags

in Anspruch genommen werden können,

ist die

Bezeichnung "ENDERMOTHERAPIE" davon hinreichend abgesetzt, so dass ihr

nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann. Es bestehen

keine Anhaltspunkte dafür, dass der Anfangsbestandteil "Endermo" bereits als

Abkürzung oder Kurzwort für "Endermose", sei es im Sinne einer endermatischen

Applikation, sei es im Sinne eines Schleimhautausschlags, existiert. Allein der

Umstand, dass ein Teil des Verkehrs den Anfangsbestandteil "Endermo" als

Anspielung auf

"Endermose" verstehen könnte,

führt noch nicht zur

Schutzunfähigkeit, sondern verleiht der Bezeichnung allenfalls den Charakter

einer sprechenden Marke. Willkürliche Verkürzungen beschreibender Angaben

werden vom Verkehr regelmäßig nicht lediglich beschreibend verstanden, sofern

es sich nicht um eigenständige,

für die Gesamtbezeichnung stehende

Wortelemente handelt, was hier nicht festgestellt werden kann. Nach der

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist eine Abwandlung nur dann nicht

hinreichend unterscheidungskräftig, wenn ihr jede individualisierende Eigenart

fehlt. Davon ist auszugehen, wenn der Verkehr in der Abwandlung ohne weiteres

den ihm bekannten Fachbegriff als solchen erkennt und zu erwarten ist, dass auch

die Teile des Verkehrs, denen der Fachbegriff nicht bekannt ist, in der

Abwandlung die Sachbezeichnung selbst - und nicht nur eine inhaltliche

Bezugnahme auf den Fachbegriff - ohne weiteres erkennen werden, wenn sie das

Fachwort kennengelernt haben (BGH GRUR 2005, 258 – Roximycin).

Es bestehen auch keine hinreichenden Anhaltspunkte, dass es einen lediglich

beschreibenden Fachbegriff "Endermotherapie" als solchen im Sinne eines

Verfahrens zur Verhinderung von Fettpolstern und Cellulite gibt. Nach eigenen

Angaben der Beschwerdeführerin, durch eine Google-Recherche bestätigt, wird

"Endermotherapie"

im Zusammenhang mit der eigenen Technologie der

Beschwerdeführerin "Endermologie" verwendet, bei der es sich um eine

Behandlungsmethode ua zur Bekämpfung von Cellulite handelt. Bei den Treffern

wird jedoch die Bezeichnung in der Regel als Marke gekennzeichnet oder in

anderer Weise auf die Beschwerdeführerin verwiesen.

Zwar kann es sich auch dann um eine beschreibende und/oder nicht unterscheidungskräftige Angabe handeln, wenn die Bezeichnung nur vom Anmelder

selbst verwendet wird (vgl BPatGE 37, 44 – VHS; Ströbele/Hacker, Markengesetz,

7. Aufl, § 8 Rdn 382), jedoch ist im vorliegenden Fall zu berücksichtigen, dass das

Wort "Endermotherapie" als solches sich nicht als

lediglich beschreibend

erschließt, in Deutschland die Bezeichnung nicht geläufig ist und in den Google -

Treffern auf den Seiten im Ausland häufig ein Hinweis dabei steht, dass es sich

um eine Marke handelt. Hinzu kommt, dass es sich vorliegend um eine IR-Marke

mit einer Basis-Marke in Frankreich aus dem Jahr 1996 handelt. Die Erwähnung

der Bezeichnung in ausländischen Treffern kann daher selbst dann nicht ohne

weiteres als rein beschreibend verstanden werden, wenn die Kennzeichnung als

Marke einmal fehlt. Insgesamt sind die Nachweise dafür nicht ausreichend, dass

die Wortneuschöpfung inzwischen ein Fachbegriff geworden wäre und die

Bezeichnung "Endermotherapie" heute lediglich eine Sachangabe darstellt oder

von den deutschen Verkehrskreisen so verstanden wird.

Der IR-Marke kann auch nicht der Schutz gemäß §§ 107, 113, 37 Abs 1, 8 Abs 2

Nr 2 MarkenG verweigert werden, was die Erinnerungsprüferin von ihrem

Standpunkt aus zu Recht dahingestellt sein

ließ. Da die Bezeichnung

"Endermotherapie" - wie bereits ausgeführt - weder selbst eine beschreibende

Angabe ist noch als Abwandlung einer beschreibenden Angabe gleichgestellt

werden kann, liegt dieses Schutzhindernis nicht vor. Zwar kann sich ein

Freihaltungsbedürfnis aus einer großen Ähnlichkeit mit einer beschreibenden

Angabe ergeben, jedoch wird dabei nicht auf die erkennbare Abwandlung

abgestellt (vgl auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 8 Rdn 395), sondern

darauf, ob der Verkehr die Abwandlung vielfach übersieht (BGH GRUR 2003, 882

– Lichtenstein), was hier nicht der Fall ist. Behinderungen der Mitbewerber bei der

Benutzung der Angabe "Endermosetherapie" sind nicht zu befürchten, da die IR-

Marke sich davon deutlich abhebt und der Schutzumfang von Zeichen, die an

freihaltungsbedürftige Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist (BGH GRUR

2005, 258 – Roximycin).

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom 10. Mai 2001 und

22. Oktober 2003 waren daher aufzuheben,

Kliems

Sredl

Bayer

Na