BPatG Beschluss vom 03.08.2005 – 5 W (pat) 17/04

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 17/04 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 295 22 434.7

(hier: Versäumung der Abzweigungsfrist)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

am 3. August 2005 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richterin

Werner und den Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt 10.99

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Gebrauchsmusterstelle – vom

5. April 2004 wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Anmelderin hat am 31. Oktober 2003 bei der Gebrauchsmusterstelle des

Deutschen Patent- und Markenamts eine Gebrauchsmusteranmeldung mit der

Bezeichnung „Bearbeitungszentrum für Holz- und Kunststoff-Werkstoffe“ eingereicht und die Abzweigung aus dem deutschen Patent 195 18 965.5 erklärt. Dieses Patent war am 23. Mai 1995 angemeldet und im Jahr 1999 erteilt worden. Gegen die Patenterteilung wurde Einspruch eingelegt. In dem sich anschließenden

Einspruchsverfahren verteidigte die Antragstellerin das Patent im Umfang der mit

Schriftsatz vom 8. Januar 2003 eingereichten Patentansprüche 1 bis 17, die sich

von den der Patenterteilung zugrundegelegten Patentansprüchen 1 bis 17 nur

durch die Berichtigung eines offensichtlichen Schreibfehlers des ersten Wortes

des Patentanspruchs 7 von „Bearbeitungsmagazin“ in „Bearbeitungszentrum“ unterschieden. Der Einsprechende hat seinen Einspruch zurückgenommen. Die Patentabteilung 14 hat das Patent mit Beschluss vom 21. Mai 2003 aufrechterhalten.

Für den Inhalt dieses Beschlusses und den Verlauf des vorangegangenen Einspruchsverfahrens wird in vollem Umfang Bezug genommen auf die Folgeakte I zu

der patentamtlichen Akte über das Erteilungsverfahren zu der deutschen Patentanmeldung 195 18 965.5-14 (patentamtliche Folgeakte I). Der Aufrechterhaltungsbeschluss vom 21. Mai 2003 wurde der Anmelderin am 16. Juni 2003 zugestellt.

Die zugestellte Ausfertigung unterschied sich von dem bei den patentamtlichen

Akten befindlichen Original in folgendem Punkt: Während es im Original (Rückseite von Bl 54 der patentamtlichen Folgeakte I) im Tenor ua lautet:

„Folgende Änderungen der Unterlagen sind vorgenommen worden:

Im Patentanspruch 7 ist das Wort „Bearbeitungsmagazin“

durch „Bearbeitungszentrum“ zu ersetzen.“,

heißt es an der entsprechenden Stelle in der zugestellten Ausfertigung „Patentanspruch 1“ (und nicht „Patentanspruch 7“).

Am 23. Juni 2003 hat die Anmelderin bei der Patentabteilung 14 eine Berichtigung

des Aufrechterhaltungsbeschlusses vom 21. Mai 2003 beantragt und diesen Antrag wie folgt begründet:

„Auf Seite 1 des Beschlusses in der vorletzten Zeile wird hinsichtlich

der Änderung der Unterlagen Patentanspruch 1 genannt. Die Patentabteilung 14 meint jedoch hinsichtlich dieser Änderung den

Patentanspruch 7, wie sich aus dem vorletzten Satz der Seite 5 des

Beschlusses ergibt. Der vorletzte Satz der Seite 5 des Beschlusses

steht im übrigen in Übereinstimmung mit dem Antrag der Anmelderin mit Schriftsatz vom 8. Januar 2001.“

Daraufhin hat die Patentabteilung 14 den Beschluss vom 21. Mai 2003 mit Beschluss vom 24. Juli 2003 antragsgemäß berichtigt. In den Gründen dieses Beschlusses heißt es:

„In o.g. Beschluss wurde eine bei der Ausfertigung des Beschlusses entstandene offenbare Unrichtigkeit (Schreibfehler) berichtigt,

weil für jeden Dritten aus den Unterlagen – Original des Beschlusses – klar erkennbar ist, dass die genannte Änderung im Patentanspruch 7 vorgenommen wurde.“

Dieser Beschluss wurde der Anmelderin am 5. August 2003 zugestellt.

In dem gebrauchsmusterrechtlichen Anmeldeverfahren hat die Gebrauchsmusterstelle mit Bescheid vom 17. Dezember 2003 die Auffassung vertreten, dass die für

die Gebrauchsmusteranmeldung vom 31. Oktober 2003 erklärte Abzweigungserklärung aus dem deutschen Patent 195 18 965.5 unwirksam sei, weil diese Erklärung später als zwei Monate nach dem Ende des Monats abgegeben worden sei,

in dem das Einspruchverfahren gegen dieses Patent abgeschlossen war. Maßgebend für die Berechnung dieser Frist sei der Eintritt der Bestandskraft des Aufrechterhaltungsbeschlusses vom 21. Mai 2003, der der Anmelderin am

16. Juni 2003 zugestellt worden war. Die Bestandskraft dieses Beschlusses sei

am 17. Juli 2003 eingetreten. Weiter hat die Gebrauchsmusterstelle mitgeteilt,

dass sie die Gebrauchsmusteranmeldung zurückweisen werde, sofern die Anmelderin nicht innerhalb eines Monats ab Zustellung des Bescheids ihre Abzweigungserklärung zurücknehmen werde.

Dem gegenüber hat die Anmelderin die Auffassung vertreten, das Einspruchsverfahren gegen das Patent 195 18 965.5 sei erst mit Eintritt der Rechtskraft des Berichtigungsbeschlusses vom 24. Juli 2003 iSv § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG abgeschlossen worden. Mit Rücksicht auf die Zustellung dieses Beschlusses am

5. August 2003 bei der Anmelderin könne dieser erst im September 2003 rechtskräftig geworden sei. Die Abzweigungserklärung vom 31. Oktober 2003 sei daher

rechtzeitig iSv § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG.

Mit Beschluss vom 5. April 2004 hat die Gebrauchsmusterstelle die Gebrauchsmusteranmeldung vom 31. Oktober 2003 im wesentlichen aus den mit Bescheid

vom 17. Dezember 2003 dargetanen Gründen zurückgewiesen.

Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihre Gebrauchsmusteranmeldung

und ihre Abzweigungserklärung vom 31. Oktober 2003 weiter.

Sie beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Eintragung der

Gebrauchsmusteranmeldung vom 31. Oktober 2003 mit dem Anmeldetag des deutschen Patents 195 18 965.5 vom 23. Mai 1995

anzuordnen.

Die Anmelderin meint ua, dass mit dem Berichtigungsbeschluss vom

24. Juli 2003, der der Anmelderin am 5. August 2003 zugestellt wurde, auch für

den dadurch berichtigten Aufrechterhaltungsbeschluss vom 21. Mai 2003, der der

Anmelderin am 16. Juni 2003 zugestellt worden war, eine neue Beschwerdefrist in

Gang gesetzt worden sei. Der Fehler in der zugestellten Ausfertigung des Aufrechterhaltungsbeschlusses vom 21. Mai 2003 habe dessen Tenor betroffen. Wegen dieses Fehlers sei für die Anmelderin nicht erkennbar gewesen, ob über deren Antrag auf Änderung des Patentanspruches 7 entschieden worden war. Statt

dessen wäre mit Eintritt der Rechtskraft des – unberichtigten – Beschlusses Patentanspruch 1 geändert worden, was eine erhebliche Bedeutung für das aufrechterhaltene Patent gehabt hätte.

Wegen dieser Ungewißheit sei bis zu der Entscheidung der Patentabteilung 14

über den Berichtigungsantrag der Anmelderin für diese nicht erkennbar gewesen,

ob sie durch den Aufrechterhaltungsbeschluss vom 21. Mai 2003 beschwert worden war oder nicht. Wenn aber die Feststellung einer Beschwer aus dem unberichtigten Beschluss nicht möglich sei, werde mit dem Berichtigungsbeschluss

auch eine neue Beschwerdefrist in Gang gesetzt.

Zum weiteren Vortrag der Anmelderin zur Sach- und Rechtslage wird auf die Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

A.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Insbesondere hat sich das

Rechtsschutzinteresse der Anmelderin nicht dadurch erledigt, dass – die Wirksamkeit der Abzweigungserklärung vom 31. Oktober 2002 unterstellt – mit Wirkung vom 24. Mai 2005 die maximale zehnjährige Schutzdauer des angemeldeten

Gebrauchsmusters abgelaufen war. Die Eintragung eines Gebrauchsmusters

bleibt auch nach Ablauf der maximalen Schutzdauer zulässig (vgl BGH BlPMZ

1977, 294 ff, 299 – UHF-Empfänger II, seitdem ständige Rspr).

B.

In der Sache bleibt die Beschwerde jedoch ohne Erfolg. Die Anmelderin hat

die Abzweigung verspätet erklärt. Deswegen hat die Gebrauchsmusterstelle die

Gebrauchsmusteranmeldung, für die die Anmelderin die Erklärung über die

Abzweigung aus der deutschen Patentanmeldung 195 18 965.5 aufrechterhalten

hat, mangels Vorliegens der Voraussetzungen des § 8 GebrMG zu Recht

zurückgewiesen.

Die Eintragung in das Gebrauchsmusterregister setzt nach § 8 Abs 1 Satz 1

GebrMG voraus, dass die Anmeldung den Anforderungen der §§ 4, 4a GebrMG

genügt. Im Fall einer Abzweigung aus einer früheren Patentanmeldung hat die

Eintragungsbehörde (bzw. das Beschwerdegericht) auch deren Erfordernisse zu

prüfen. Insbesondere darf eine Eintragung mit dem Anmeldetag einer früheren

Patentanmeldung dann nicht erfolgen, wenn die Abzweigung verspätet und damit

nicht wirksam erklärt worden ist. So verhält es sich hier.

Gemäß § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG konnte die Anmelderin das in § 5 Abs 1 Satz 1

GebrMG begründete Recht, für ihre Gebrauchsmusteranmeldung den früheren

Anmeldetag einer Patentanmeldung in Anspruch zu nehmen, nur innerhalb einer

Frist von „zwei Monaten nach dem Ende des Monats, in dem die Patentanmeldung erledigt oder ein etwaiges Einspruchsverfahren abgeschlossen“ wurde, ausüben. Für die Frage, ob die Anmelderin mit ihrer am 31. Oktober 2003 erklärten

Abzweigung diese Frist gewahrt hat, ist mithin entscheidend, ob bis zu diesem

Datum überhaupt eine Erledigung des Einspruchsverfahrens eingetreten ist und

ggfs zu welchem Zeitpunkt.

Das Einspruchsverfahren gegen das deutsche Patent 195 18 965.5 war mit Eintritt

der Bestandskraft des Aufrechterhaltungsbeschlusses vom 21. Mai 2003 iSv § 5

Abs 1 Satz 3 GebrMG abgeschlossen. Die Bestandskraft des Aufrechterhaltungsbeschlusses trat ein mit Ablauf der Beschwerdefrist. Gem § 73 Abs 2 PatG beträgt

die Beschwerdefrist einen Monat und wurde mit der Zustellung des patentamtlichen Beschlusses bei der Anmelderin als der einzigen Verfahrensbeteiligten in

Gang gesetzt. Diese Zustellung erfolgte am Montag, den 16. Juni 2003. Die Bestandskraft trat daher ein am Donnerstag, den 17. Juli 2003. Demnach endete die

Abzweigungsfrist nach § 5 Abs1 Satz 3 GebrMG am Dienstag, den

30. September 2003. Mit der Einreichung der Gebrauchsmusteranmeldung am

31.Oktober 2003 hat die Anmelderin diese Frist nicht mehr gewahrt.

Der Berichtigungsbeschluss vom 24. Juli 2003, zugestellt bei der Anmelderin am

5. August 2003, hat für den Aufrechterhaltungsbeschluss vom 21. Mai 2003 keine

neue Rechtsmittelfrist in Gang gesetzt. Grundsätzlich wird die Rechtsmittelfrist für

eine ordnungsgemäß zugestellte, das Verfahren abschließenden Entscheidung

nicht durch ein späteres Berichtigungsverfahren beeinflußt. Denn in der Regel

wirkt der im Berichtigungsbeschluss getroffene Ausspruch auf den Zeitpunkt der

Zustellung des berichtigten Beschlusses zurück, die Neufassung gilt als die ursprüngliche (vgl BPatGE 9, 128 ff, ständige Rechtsprechung). Etwas anderes gilt

nur dann, wenn der zu berichtigende Beschluss von vornherein in sich unklar ist

und erst durch die Berichtigung die Grundlage für weitere Überlegungen der betroffenen Parteien geschaffen werden können (vgl BGH NJW 1977, 297, 298 –

Wirksamkeit der Zustellung einer fehlerhaften Urteilsausfertigung; BPatG aaO).

Dabei macht es keinen Unterschied, ob der Fehler bereits in der Urschrift der Entscheidung enthalten ist oder – wie im vorliegenden Fall - erst der davon erteilten

Ausfertigung anhaftet (vgl BGH aaO).

Der hier bestehende Schreibfehler in der zugestellten Ausfertigung des Aufrechterhaltungsbeschlusses konnte aus dem Empfängerhorizont der anwaltlich vertretenen Anmelderin zu keiner Ungewißheit über den Inhalt der Entscheidung der

Patentabteilung 14 führen. Das gilt insbesondere auch für die Bedeutung des zugestellten Beschlusses für die künftige Fassung von Patentanspruch 1. Denn die

fehlerhafte Formulierung im Tenor

„Folgende Änderungen der Unterlagen sind vorgenommen worden:

Im Patentanspruch (fälschlich) 1 ist das Wort „Bearbeitungsmagazin“ durch „Bearbeitungszentrum“ zu ersetzen“

ging schon deswegen ins Leere, weil – für die Anmelderin ohne weiteres erkennbar – eine entsprechende Anordnung der Patentabteilung keine Änderung von

Patentanspruch 1 bedeutet hätte. Patentanspruch 1 hat nämlich in der erteilten

und später im Einspruchsverfahren auch von der Anmelderin verteidigten Fassung

den Ausdruck „Bearbeitungszentrum“ bereits enthalten, den Ausdruck „Bear-beitungsmagazin“ dagegen nicht enthalten (vgl Wiedergabe des Patentanspruchs 1

im Aufrechterhaltungsbeschluss vom 21. Mai 2003, Bl 55 der patentamtlichen Folgeakte I, und in dem Text der zugestellten Ausfertigung (dort Seite 4), Blatt 62 der

patentamtlichen Folgeakte I).

Die Anmelderin wußte, dass sie im Einspruchsverfahren das Patent im Umfang

der der Patenterteilung zugrundegelegten Patentansprüchen 1 bis 17 verteidigt

hatte mit dem einen Unterschied, dass sie im Einspruchsverfahren die Berichtigung eines offensichtlichen Schreibfehlers des ersten Wortes des Patentanspruchs 7 von „Bearbeitungsmagazin“ in „Bearbeitungszentrum“ beantragt hatte.

Weiter heißt es in der zugestellten – und insoweit korrekten – Ausfertigung des

Aufrechterhaltungsbeschlusses:

„Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist gegenüber

dem Stand der Technik neu, beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit und ist gewerblich anwendbar.

Der erteilte Patentanspruch 1 hat somit Bestand.

Die auf den erteilten Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 17 sind als Unteransprüche ebenfalls rechtsbeständig.

Das Patent ist somit gemäß Antrag mit der redaktionellen Änderung

des Patentanspruchs 7 im vollen Umfang aufrechtzuerhalten.“

Bei dieser Sachlage konnte aus der Sicht der Anmelderin kein Zweifel daran bestehen, dass die Patentabteilung 14 das Patent in der erteilten Fassung aufrechterhalten und nur in Patentanspruch 7 die von der Anmelderin beantragte Berichtigung im Wege einer Ersetzung des Wortes „Bearbeitungsmagazin“ durch das

Wort „Bearbeitungszentrum“ vornehmen wollte.

Dass die Anmelderin den Fehler in der ihr zugestellten Ausfertigung tatsächlich

nur als eine offenbare Unrichtigkeit (Schreibfehler) iSv § 95 Abs 1 PatG angesehen hat, geht aus ihrem Berichtigungsantrag vom 23. Juni 2003 hervor (vgl Bl 65 f

der patentamtlichen Folgeakte I).

Müllner

Hildebrandt

Werner

Pr