Rechtsprechung / BPatG / 2005
BPatG Beschluss vom 30.08.2005 – 27 W (pat) 11/04
27. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
30. August 2005
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 08.05
betreffend die Marke 301 12 755
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mündlichen Verhandlung vom 23. August 2005 durch Richter Dr. van Raden
als Vorsitzenden, Richter Reker und Richter Schwarz
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I
Gegen die am 26. Oktober 2001 erfolgte Eintragung der Wort-/Bildmarke
301 12 755
für die Waren
„Damen-, Herren-, Kinder-, Ober- wie Unterbekleidung aller Art;
Damen-, Herren- wie auch Kinderschuhwerk inkl. sportlichen
Schuhwerks,
insbesondere Turnschuhe; Waren aus Papier,
Pappe, Kunststoff, Verpackungsmaterialien hieraus, soweit in
Klasse 16 enthalten“
hat die Widersprechende aus ihrer am 6. März 2000 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke 299 578
UNDERGROUND,
eingetragen für:
„Waren aus Papier, Waren aus Pappe (Karton), Druckereierzeugnisse, Plakate, Karten, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate), Photographien, Spielkarten; Bekleidungsstücke, ausgenommen Schuhwaren; Spiele, Spielzeug und Sportartikel“,
Widerspruch eingelegt. Aufgrund dieses Widerspruchs hat die Markenstelle für
Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts die angegriffene Marke gelöscht. Angesichts der klanglichen Identität der für identische bis ähnliche Waren
beanspruchten Marken sei die Gefahr von Verwechslungen gemäß § 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG gegeben. Den Widerspruch aus einer weiteren Marke der
Widersprechenden hat sie dagegen zurückgewiesen, weil die Widersprechende
auf die Nichtbenutzungseinrede des Markeninhabers die rechtserhaltende
Benutzung nicht nachweisen konnte.
Gegen die Löschung seiner Marke wendet sich der Markeninhaber mit seinem
Widerspruch, mit dem er die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses begehrt.
Er bestreitet die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 299 578.
Die Widersprechende, der die Zurückweisung der Beschwerde beantragt, hat
daraufhin zur Glaubhaftmachung der Benutzung eine eidesstattliche Versicherung
sowie verschiedene Kopien von Bekleidungsstücken und deren Verpackungen
und Veröffentlichungen und Broschüren vorgelegt. Danach werde die Widerspruchsmarke seit Jahren ununterbrochen für verschiedene Merchandising-Artikel
der Widersprechenden benutzt, nämlich für Bekleidungsstücke wie T-Shirts,
Socken, Unterwäsche, sowie für unterschiedlichste Druckwerke wie Poster, Briefpapier, Mousepads, Telefonkarten etc. Die Umsätze allein im Bekleidungsbereich
hätten in den Jahren 1999 bis 2004 jährlich zwischen … und … GBP
betragen, und zwar im Museumsshop des L… Transport Museum, im Internet und über Vertragshändler unter anderem in L… und in I…. Wegen des
Inhalts der vorgelegten Erklärungen und Dokumente, die auch in der mündlichen
Verhandlung ausführlich erläutert worden sind, wird auf die bei den Akten befindlichen Unterlagen Bezug genommen. In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter der Widersprechenden Originalexemplare von Bekleidungsstücken vorgelegt, die nach Inaugenscheinnahme und Erörterung wieder zurückgegeben worden sind.
Der Inhaber der angegriffenen Marke hält eine Benutzung der Widerspruchsmarke
nicht für glaubhaft gemacht. In den vorgelegten Unterlagen, gegen die er
ansonsten ebenso wenig einwendet wie gegen die von der Markenstelle festgestellte Warenähnlichkeit bis Identität und die klangliche Identität der Wortelemente
der Vergleichsmarken, findet sich die nachfolgende Benutzungsform:
. Dies sei keine rechtserhaltende Benutzung der reinen Wortmarke
„UNDERGROUND“. Die hinzugetretenen grafischen Merkmale veränderten den
kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke, denn in der verwendeten
Form sei eindeutig ein Hinweis auf das Unternehmen „L… Untergrundbahn“
zu sehen, was bei dem für sich genommen vielfältigen „UNDERGROUND“ mit
seinen Assoziationen zu Untergrund-Literatur, Untergrund-Bewegung und sonstigen Untergrund-Aktivitäten nicht der Fall sei. Demgegenüber ist die Widersprechende der Ansicht, die Benutzungsform der Marke sei rechtserhaltend; es stehe
ihr frei, die Marke grafisch auszugestalten.
Der Markeninhaber, der die Vorlage der seiner Ansicht nach zu unübersichtlichen
Benutzungsunterlagen erst wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung beanstandet, hat die Gewährung einer Schriftsatzfrist von drei Wochen zu weiterem
Vortrag beantragt. Dem ist die Widersprechende entgegen getreten. Alle Sachfragen seien erörtert, zu Rechtsfragen könne jederzeit Stellung genommen werden.
Eine frühere Vorlage der Unterlagen sei nicht möglich gewesen, da der Markeninhaber selbst erst einige Wochen nach Erhalt der Ladung zur mündlichen Verhandlung die Einrede der Nichtbenutzung erhoben habe, obgleich dies bereits seit
Anfang März 2005 möglich gewesen sei.
In einem nachgereichten Schriftsatz vom 25. August 2008 führt der Markeninhaber
aus: Wie bereits in der mündlichen Verhandlung dargelegt, habe der Inhaber der
angegriffenen Marke durch die Übermittlung der Benutzungsunterlagen der Widersprechenden erst mit Schriftsatz vom 19. August 2005 nicht ausreichend Zeit
gehabt, sich mit den Unterlagen auseinander zu setzen. Er ist der Ansicht, sein
rechtliches Gehör sei dadurch verletzt. In der Sache erkennt er die Benutzung des
Logos der L… Untergrundbahn für die Waren „Bekleidungsstücke“ an, nicht
aber für die „Waren aus Papier, Pappe, Kunststoff“. Die eidesstattliche Versicherung enthalte keinerlei Angaben über Umsätze und/oder Stückzahlen derartiger
Produkte; im übrigen sieht er in den vorgelegten Benutzungsunterlagen keinen
Beleg für eine markenmäßige Benutzung, sondern vielmehr als auf das Logo verkürzte, aber jedermann verständliche Adressenangabe, wie sie Verkehrsbetriebe
üblicherweise auf Fahrplänen, allgemeinen Mitteilungen etc. aufdruckten. Er regt
die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die angegriffene
Marke - bei der gegebenen Warennähe – klanglich mit der Widerspruchsmarke
identisch ist, so dass eine Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1
MarkenG besteht.
Die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke durch den Inhaber
der angegriffenen Marke ist zulässig (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), denn die Widerspruchsmarke war am 6. März 2005 fünf Jahre im Register eingetragen. Somit
hatte die Widersprechende glaubhaft zu machen, dass die Widerspruchsmarke
innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren vor dieser Entscheidung benutzt wurde.
Die glaubhaft gemachte Benutzungsform erscheint dem Senat rechtserhaltend.
Die zum Wort hinzugefügten grafischen Elemente, der rote Kreis sowie das den
Schriftzug unterlegende blaue Rechteck, verändern den kennzeichnenden Charakter der Wortmarke „UNDERGROUND“ nicht. Nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG
sind Abweichungen von der eingetragenen Markenform unschädlich, wenn der
angesprochene Verkehr, sofern er die Widerspruchsmarke in der eingetragenen
Form kennt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH GRUR
1986, 892 – Gaucho; BGH 2000, 1038 –Kornkammer) und den zugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst (vgl.
BGH GRUR 1999, 54 – Holtkamp; vgl. BGH GRUR 2002, 167, 168 – Bit/BUD).
Der Verbraucher ist heutzutage an graphische Ausgestaltungen gewöhnt. Der
Bildbestandteil mag zwar auffällig sein, doch ist er nicht geeignet, bei einer mündlichen Wiedergabe der Widerspruchsmarke selbständig benannt zu werden, und
entfaltet auch ansonsten gegenüber dem Wortbestandteil keine eigenständige
Wirkung, die der Marke in ihrer ausgestalteten Gesamtheit einen anderen Hinweis- oder Kennzeichnungscharakter verleihen könnte. Dass, wie der Inhaber der
jüngeren Marke vermutet, die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke in
den konkreten Verwendungsbeispielen besonders an die L… Untergrundbahn erinnern mag, ist demgegenüber nicht von Bedeutung. Selbst wenn der Inhaber der angegriffenen Marke, die zum Wortbestandteil „UNDERGROUND“ ähnliche grafische Elemente hinzufügt wie die Widersprechende in den konkreten
Fällen, ihrerseits diese Assoziation bei Teilen des angesprochenen Publikums als
werbewirksamen Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden vielleicht
sogar bezwecken wollte, wäre doch aus der Sicht eben dieses Publikums aus der
grafischen Gestaltung kein relevanter Unterschied abzuleiten. Denn es ist nicht
ersichtlich, dass der Verkehr den hinzugefügten grafischen Elementen eine maßgebende eigene kennzeichnende Wirkung beimessen wird. Die Grafik ist vielmehr
für den Charakter des Wortelements als Kennzeichnung für die beanspruchten
Waren nicht von Bedeutung, denn der Begriff „UNDERGROUND“ bzw. „Untergrund“ hat keinen sachlichen Bezug zu den Waren oder zu Merkmalen oder Eigenschaften derselben, so dass er in jedem Fall eine kennzeichnende Eigenständigkeit aufweist (vgl. dazu BGH GRUR 1999, 498 ff. - Achterdiek). Er steht vielmehr für sich und wird von jenen, die die L… Untergrundbahn kennen, mit
und ohne Grafik als Hinweis auf dieses Unternehmen bezogen werden, denn ungeachtet der volkstümlichen Bezeichnung als „tube“ tritt dieses Unternehmen im
Verkehr stets als „Underground“ auf, was sich nicht zuletzt aus den in der mündlichen Verhandlung erörterten Belegen und Ausführungen in der eidesstattlichen
Versicherung zur Geschichte des Unternehmens und seiner Marken ersehen
lässt. Die übrigen Verkehrskreise, die in der Marke keinen irgendwie gearteten
Bezug erkennen, werden, da ihnen die Grafik keinen über die Funktion als
Gestaltungselement hinausgehenden Inhalt vermittelt, ebenso die Marke mit oder
ohne Grafik als ein und dasselbe Zeichen ansehen. Dass in der eidesstattlichen
Versicherung ebenso wie in den vorgelegten Unterlagen die Widerspruchsmarke
stets nur in der bestimmten, in der Versicherung als „Underground and Roundel“
bezeichneten Weise verwendet wird, schließt im Gegensatz zur Ansicht des Inhabers der angegriffenen Marke eine darin liegende Benutzung der ohne den als
„Roundel“ bezeichneten roten Kreis eingetragenen Wortmarke nicht aus. Es
kommt nicht darauf an, wie ein Markeninhaber selbst seine Marke konkret verwendet und benennt, sondern ausschließlich darauf, wie diese vom angesprochenen Verkehr verstanden wird, ob dieser also – auch soweit er das eingetragenen
Zeichen kennt - den hinzugefügten Bestandteilen die eigene Kennzeichnungswirkung beimisst (vgl. BGH a.a.O. – Kornkammer; GRUR 2001, 54
ff. –
SUBWAY/Subwear). Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass Verbraucher, die die eingetragene Wortmarke der Widersprechenden bereits kennen, in
der verwendeten Form durch die Hinzufügung der Grafikelemente eine andere
Kennzeichnung für die betreffenden Artikel sehen würden. Damit ist von einer Benutzung im Sinne des § 26 Abs. 3 MarkenG auszugehen.
Nach den von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen wurde die Widerspruchsmarke auch in erheblichem Umfang benutzt. Die seit 1999 erzielten Umsätze mit Bekleidungsstücken sind beträchtlich, was der Inhaber der angegriffenen
Marke auch in seinem nachgereichten Schriftsatz nicht in Abrede stellt. Der Senat
sieht auch den in der mündlichen Verhandlung anhand der Unterlagen zu DE 11
im Anlagenkonvolut I erörterten Vertrieb von mit Postern und anderen Papierwaren, Spielwaren, Mousepads und sonstigen Merchandising-Artikeln, die mit der
Widerspruchsmarke in der angegebenen Form versehen sind, als hinreichend
glaubhaft gemacht. Anders als bei reinen Informationsmedien wie Fahrplänen,
Fahrkarten etc., bei denen eine markenmäßige Benutzung fraglich sein mag, weil
hier das Logo als verkürzte Adressenangabe angesehen werden könnte (so der
Markeninhaber in seinem nachgereichten Schriftsatz vom 25. August 2005), kann
aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die Anbringung des Logos auf
Mousepads, Postkarten, Postern und ähnlichen Gegenständen, die nicht der Unterrichtung der Fahrgäste dienen, sondern als Souvenir angeboten werden, nur so
verstanden werden, dass auf die Widersprechende als Anbieterin der betreffenden
Waren hingewiesen werden soll, was Ziel und Zweck einer Marke ist.
Selbst wenn der überwiegende Teil dieser Umsätze in L… selbst erzielt worden sein sollte, so würde doch diese Benutzung in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union ausreichen, um sie als rechtserhaltend im Sinne des § 26 MarkenG anzusehen. Der durch die eidesstattliche Versicherung und die diesbezüglich vorgelegten Unterlagen (Anlagenkonvolut III; Anlagenkonvolut !, DE 12)
glaubhaft gemachte Vertrieb im Internet und per postalischer Bestellung ist
darüber hinaus auch ohne weiteres dem Vertrieb im relevanten Territorium zuzuordnen.
Damit hat die Widersprechende eine Benutzung für die Vergleichswaren insgesamt glaubhaft gemacht. Gegen die weiteren Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr, die die Markenstelle zutreffend dargelegt und gewürdigt hat, hat der
Inhaber der angegriffenen Marke keine Einwendungen erhoben. Der Senat nimmt
zur Vermeidung von Wiederholungen insoweit auf die Ausführungen in dem angefochtenen Beschluss Bezug, denen er sich anschließt.
Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht angezeigt, da keine Rechtsfragen
von grundsätzlicher Bedeutung zu klären waren und weder die Fortbildung des
Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung
des Bundesgerichtshofs erforderte (§ 83 Abs. 2 MarkenG). Vielmehr konnte der
Senat aufgrund der festgestellten Tatsachen den Fall unter Beachtung der geltenden Grundsätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung entscheiden.
Der nachgereichte Schriftsatz des Markeninhabers vom 25. August 2005 gibt
keine Veranlassung zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung (§§ 296 a,
156 ZPO), da er weder neue Tatsachen enthält noch Rechtsfragen anspricht, die
in der mündlichen Verhandlung nicht erörtert wurden. Denn in dieser sind alle Fragen, die Gegenstand der Entscheidung sind, ausführlich erörtert worden, und im
Termin ist kein Anhaltspunkt dafür vorgetragen oder sonst ersichtlich geworden,
dass seitens des Markeninhabers noch neue Tatsachen oder Rechtsansichten
vorzutragen sein könnten. Nach ausführlicher Erörterung der Benutzungsunterlagen, bei denen alle für die Entscheidung relevanten Dokumente und Unterlagen in
Augenschein genommen und diskutiert wurden, hat sich die Verhandlung allein
auf die Rechtsfragen der rechtserhaltenden Widerspruchsmarke konzentriert,
wozu der Vertreter des Markeninhabers umfänglich seine Rechtsansicht vorgetragen hat, die er in dem nachgereichten Schriftsatz lediglich wiederholt.
Gründe, hinsichtlich der Kosten von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 Satz 2 abzuweichen, waren nicht ersichtlich.
van Raden
Reker
Schwarz
Ju