BPatG Beschluss vom 14.11.2005 – 25 W (pat) 191/03

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 191/03 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 300 56 261

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 14. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Merzbach

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

beschlossen: 08.05

G r ü n d e

I.

Internetkanzlei

Die Bezeichnung

ist am 26. Juli 2000 für

„Rechtsberatung und –vertretung, juristische Beratung über das

Internet“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach

Beanstandung die Anmeldung mit Beschluss vom 10. Juni 2003 durch einen Beamten des höheren Dienstes zurückgewiesen. Auch wenn geringste Anforderungen an die Unterscheidungskraft gestellt würden, erfüllte die angemeldete Marke

diese Bedingung nicht. Die Bezeichnung sei sprachüblich gebildet und wirke zumindest als Fachbezeichnung für eine Kanzlei, die sich des Internets als technische Unterstützung der angebotenen Dienstleistungen bediene. Dies werde bereits von einer Vielzahl von Kanzleien auf dem Gebiet der Rechts- und Steuerberatung so angeboten, wie sich mit Hilfe der Suchmaschine google belegen lasse.

Auch die Ausführungen des Anmelders bestätigten dieses Verständnis. Der angemeldeten Bezeichnung fehle daher die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Ob auch die Eintragungshindernisse im Sinne von

§ 8 Abs 2 Nr 2 und Nr 3 MarkenG entgegenstünden, könne offen bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag,

den angegriffenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und

die angemeldete Marke zur Eintragung zuzulassen.

Der angegriffene Beschluss beruhe auf einer zu strengen Praxis bei der

Bewertung der Unterscheidungskraft, weswegen bereits der BGH eine Kurskorrektur der registerrechtlichen Amtspraxis angemahnt habe, der die Markenstelle offensichtlich nicht folgen wolle Unter Berücksichtigung der europäischen

Markenrechts-Richtlinie reiche es aus, wenn einer Marke „irgendeine“ Unterscheidungskraft zukomme. Dem werde die angemeldete Marke gerecht, weil sie

die beanspruchten Dienstleistungen ihrer Herkunft nach unterscheidbar von den

Dienstleistungen anderer Anbieter mache. Maßgeblich komme es dabei auf die

Verkehrsauffassung an. Sei eine Marke markenfähig im Sinne des § 3 Abs 1

MarkenG, besitze sie im allgemeinen auch die konkrete Unterscheidungskraft für

die angemeldeten Dienstleistungen, die nach der Begründung zum Markengesetz

nur in seltenen und eindeutigen Fällen fehle (BT-Drucksache 12/6581 vom

14.1.1004, S. 70). So wende auch der BGH den Zurückweisungsgrund des § 8

Abs 2 Nr 2 MarkenG auch bei zusammengesetzten Wortarke restriktiv an (BGH

GRUR 1995, 408 – Protech), wobei ein aus zwei beschreibenden Abkürzungen

zusammengesetztes Wort, das als solches nicht als bekannt nachweisbar sei,

Unterscheidungskraft besitze. Dies müsse auch für die vorliegende Wortzusammensetzung bei entsprechender Benutzung unter Berücksichtigung der

beanspruchten Waren oder Dienstleistungen gelten, deren beschreibender Gehalt

derzeit nicht nachweisbar sei. Hierbei handele es sich auch nicht um ein

gebräuchliches deutsches Wort. Zwar könne das Wort „Kanzlei“ nicht schutzbegründend wirken, weil es nicht geeignet sei, die Dienstleistungen des

Anmelders von denen anderer Juristen zu unterscheiden. Die Dienstleistungen,

die nicht von jedem beliebigen Rechtsberater erbracht werden könnten, würden

jedoch spezifizierbar und unter der Bezeichnung „Internetkanzlei“ dem Anmelder

zugeordnet. Die Bezeichnung sei vom Anmelder geschaffen worden, um damit

sämtliche Leistungen zu bezeichnen, die von ihm erbracht würden. Dass unter

dieser

im Deutschen nicht vorhandenen Bezeichnung grundsätzlich alle

juristischen Leistungen, die im Internet angeboten würden, subsumiert würden,

beruhe auf der Fehlvorstellung der Markenstelle. Es sei für die Schutzfähigkeit

auch nicht erforderlich, dass die angemeldete Marke die Dienstleistungen des

Anmelders von den Dienstleistungen anderer juristischer Kanzleien begrifflich

unterscheide. Der Gesamtverkehr werde der angemeldeten Marke Unterscheidungskraft zumessen, da ihm bekannt sei, dass nicht nur eine Kanzlei entsprechende Dienstleistungen über das Internet anbiete. Gegen ein Freihaltungsbedürfnis spreche darüber hinaus § 23 Nr 2 MarkenG, der einer Monopolisierung beschreibender Angabe entgegen wirke. Aktuell sei auch kein Freihaltungsbedürfnis

potentieller Mitbewerber ersichtlich, weil die angemeldete Marke die fraglichen

Dienstleistungen nicht unmittelbar, sondern allenfalls mittelbar beschreibe (vgl

BGH GRUR 1998, 465 – BONUS). Das Wort „Kanzlei“ beschreibe insoweit nicht

die Dienstleistungen, sondern nur die Herkunft des Produkts. Daher liege auch

keine Beschreibung von Merkmalen des Produkts vor. Die angemeldete Marke sei

auch kein allgemein anpreisender Begriff. Vielmehr nutze der Anmelder sie seit

langem als Unternehmenskennzeichen. Selbst wenn die einzelnen Bestandteile

nicht schutzfähig seien, ergebe sich doch aus der Kombination ein schutzfähiger

Gesamtbegriff, der über die Summe der einzelnen Bestandteile hinausgehe.

Schließlich stelle die angemeldete Marke auch keine Gattungsbezeichnung im

Sinne des § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG dar, da sie nicht im allgemeinen Sprachgebrauch üblich geworden sei. Auch hier bilde § 23 Nr 2 MarkenG die Schranke,

innerhalb derer auch andere Kanzleien die angemeldete Marke verwendeten.

Diese Ausnahme könne sich jedoch nicht zu Lasten des Anmelders auswirken,

der seit langem die Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen verwende.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats der angemeldeten Bezeichnung die für eine Registrierung erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehlt.

Unterscheidungskraft ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die

Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren

oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete)

Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten

Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer

Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr BGH GRUR 2003, 1050 –

Cityservice; EuGH GRUR 2003, 58 - COMPANYLINE - zur GMV). Deshalb kann

die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt

ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden

sollen, und ohne Einbeziehung der angesprochenen Verkehrskreise beurteilt werden.

Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen

es sich - wie hier - für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ohne weiteres erkennbar um unmittelbar beschreibende Angaben im Sinne

von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt (vgl EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor).

Allerdings kann auch sonstigen Zeichen, die dem Schutzhindernis als beschreibenden Angaben im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht unterfallen und auch

nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörter der Alltagssprache zählen, jegliche

Unterscheidungskraft fehlen (vgl EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR

2004, 680 – BIOMILD). Maßgebend ist allein, ob der Verkehr in der angemeldeten

Bezeichnung einen Herkunftshinweis sieht oder nicht. Denn aus der Sicht des

Verkehrs kann es zahlreiche - im Einzelfall zu untersuchende - Gründe geben, in

einem Zeichen keinen herkunftsbezogenen Hinweis zu sehen - wie zB bei nur

mittelbar beschreibenden Bezeichnungen bzw solchen mit lediglich assoziativer

Verbindung zur Ware oder Dienstleistung oder Werbeschlagwörtern (vgl BPatG

MarkenR 2002, 201, 205-207 - BerlinCard - mwH). Ein Eintragungshindernis kann

sich daher auch daraus ergeben, dass die angesprochenen Verkehrskreise im

Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren oder

Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (vgl

BGH MarkenR 2002, 338 – Bar jeder Vernunft; MarkenR 2003, 148 – Winnetou;

EuGH GRUR Int. 2001, 864 – CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299 –

OEKOLAND).

Die angemeldete Bezeichnung setzt sich aus den Begriffen „Internet“ und „Kanzlei“ zusammen, die jeweils für sich gesehen keinen Markenschutz beanspruchen

können, was auch der Anmelder nicht verkennt. Aber auch die Kombination beider

den angesprochenen Verkehrskreisen aus zahlreichen Wortzusammensetzungen

bekannten Wörter ergibt keinen Gesamtbegriff mit einem eigenen schutzfähigen

Charakter, denn auch in der Verbindung verliert die angemeldete Bezeichnung

„Internetkanzlei“ nicht den im Vordergrund stehenden und deutlich erkennbaren

Sinngehalt, wonach es sich um eine Kanzlei handelt, die ihre Dienstleistungen

über das Internet anbietet bzw erbringt. Die angemeldete Bezeichnung stellt auch

keine vom üblichen Sprachgebrauch in ihrer Wortstruktur oder Semantik von einer

Sachbezeichnung abweichende, ungewöhnliche Gesamtbezeichnung dar. Der

Verbraucher hat deshalb keine Veranlassung, diese Wortkombination - auch wenn

es sich um eine lexikalisch nicht nachweisbare Zusammensetzung handelt (vgl zB

BGH GRUR 2001, 1151, 1552 - marktfrisch; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl,

§ 8 Rdn 88 mwN) - als individualisierenden, betrieblichen Herkunftshinweis für die

angemeldeten Dienstleistungen zu verstehen, auch wenn grundsätzlich von einem

großzügigen Maßstab auszugehen ist und es zur Begründung der Unterscheidungskraft keiner eigentümlichen oder originellen Zeichenbildung oder eines

Phantasieüberschusses bedarf (vgl BGH MarkenR 2000, 264, 265 - LOGO; EuG

MarkenR 2002, 88 - EUROCOOL).

Selbst wenn entgegen der von der Markenstelle belegten tatsächlichen Verwendung des Wortes „Internetkanzlei“ angenommen würde, es handele sich hierbei

um eine neue, bisher nicht geläufige Wortzusammenstellung, führt dies allein nicht

zu einer schutzbegründenden Unterscheidungskraft, wie der Anmelder meint. Der

EuGH hat dazu in seiner Rechtsprechung wiederholt betont, dass die bloße Kombination von schutzunfähigen Bestandteilen selbst bei einer Wortneuschöpfung

nicht zwangsläufig zur Eintragungsfähigkeit führt. Entscheidend sei vielmehr, ob

der von der Wortkombination erweckte Eindruck in seiner Gesamtheit hinreichend

weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenstellung der Bestandteile

entsteht und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (vgl. zuletzt

EuGH MarkenR 2004, 111, 115 – BIOMILD). Das ist aber bei der sprachüblichen

Kombination der Begriffe „Internet“ und „Kanzlei“ nicht der Fall. Vielmehr ist der

sachbezogene Aussagegehalt der Bezeichnung für die beanspruchten Dienstleistungen so deutlich und unmissverständlich, dass seine Funktion als sachbezogener Begriff nahe gelegt ist und die beteiligten Verkehrskreise in dem Zeichen lediglich einen Hinweis auf Gegenstand und Inhalt der hier fraglichen Dienstleistungen, nicht jedoch einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Die angemeldete Wortkombination benennt Inhalt und Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen, ohne dass durch die Zusammenfügung der Wörter der sachbezogene

Charakter der Gesamtbezeichnung verloren geht. Beide Einzelbestandteile werden vielmehr entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der

Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff,

wie auch aus den von der Markenstelle dem angegriffenen Beschluss beigefügten

Beispielen zu ersehen ist.

Dass die beanspruchten Dienstleistungen

ihrem

Inhalt nach nicht näher

spezifiziert sind, führt nicht zu einer unter Umständen schutzbegründenden

Schutzfähigkeit, denn die mit einer eher verallgemeinernden Aussage einhergehende Unbestimmtheit einer Angabe steht einem Verständnis der hier in Frage

stehenden Bezeichnung als bloße Sachangabe ebenso wenig entgegen wie die

etwaige Unkenntnis der durch den Begriff repräsentierten tatsächlichen Inhalte

(vgl BGH MarkenR 2000, 330 – Bücher für eine bessere Welt). Insoweit stellt die

angemeldete Wortkombination eine Bezeichnung dar, bei der die Leistungen einer

auf juristischen Gebieten tätigen Kanzlei mit Hilfe des Internets erbracht werden.

Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass eine rein beschreibende

Verwendung der angemeldeten Bezeichnung den Mitbewerbern nach § 23 Nr 2

MarkenG unbenommen bleibe. Nach der Rechtsprechung des EuGH dient die

entsprechende Vorschrift des Art 6 Abs 1 b) der Markenrechts-Richtlinie der zusätzlichen Sicherung zugunsten der Mitbewerber bei der Verwendung beschreibender Angaben und beseitigt nicht das entsprechende Eintragungshindernis,

worunter nicht nur freihaltungsbedürftige, sondern auch nicht unterscheidungskräftige Angaben fallen, soweit sie eine beschreibende Bedeutung haben (vgl

GRUR 1999, 723 – Chiemsee; MarkenR 2003, 227 – Orange; Ströbele/Hacker,

MarkenG, 7. Aufl, § 23, Rdnr 20 ff mwN).

Schließlich ist es ohne Belang, ob der Anmelder als Erster ein neues Modell für

die Beratung und Vertretung von Mandanten über das Internet entwickelt hat und

ob hierfür ein anderes gewerbliches Schutzrecht zur Verfügung stünde oder nicht.

Ebenso wenig kommt es darauf an, ob die wirtschaftliche Nutzung dieses Konzepts erschwert wird, wenn die gewählte Bezeichnung nicht als Marke eingetragen

werden kann. Andererseits muss eine Marke im Gegensatz zu den echten Leistungsschutzrechten nicht irgendwie erfinderisch und nicht einmal neu sein. Maßgeblich ist nur, dass ihr keine Schutzhindernisse entgegenstehen (vgl BPatG

PAVIS PROMA 25 W(pat) 138/01 – TELEKANZLEI; 25 W (pat) 002/02 –

INTERNET-KOMMENTAR). Bestehende Hindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 - 3 MarkenG könnten zwar im Wege der Verkehrsdurchsetzung überwunden werden.

Hierfür hat der Anmelder allerdings nichts vorgetragen.

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier maßgeblichen

Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, an der ein berechtigtes Allgemeininteresse an der Freihaltung besteht. Einer abschließenden Entscheidung bedarf es aber im Hinblick darauf, dass

das Zeichen bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft iS von § 8 Abs 2

Nr 1 MarkenG aufweist, insoweit nicht.

Kliems

Merzbach

Sredl

Na