BPatG Beschluss vom 01.03.2006 – 21 W (pat) 63/03

BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 63/03 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 04 989.3-35

…

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

1. März 2006 unter Mitwirkung …

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Oktober 2003 aufgehoben und das Verfahren zur

weiteren Bearbeitung zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. 08.05

G r ü n d e

I

Die Anmelderin hatte am 4. Februar 2000 die Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren und Vorrichtung für die Arthritis-Diagnose“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht und am 18. Februar 2000 wirksam Prüfungsantrag gestellt. Aufgrund der fehlenden Erfinderbenennung wurde sie durch die

Bibliographie-Mitteilung vom 11. April 2000 zur Nachreichung binnen 15 Monaten

nach dem Anmelde- bzw. Prioritätstag aufgefordert. Mit Schriftsatz vom

19. April 2001 beantragte die Antragsstellerin hierzu wegen erforderlicher weiterer

Abklärung etwaiger weiterer Miterfinder Fristverlängerung bis zum 4. September 2001 mit dem Zusatz, dass von einer Fristgewährung ausgegangen werde, sofern amtsseitig kein gegenteiliger Bescheid erfolge. Ebenso verfuhr die Antragsstellerin in den weiteren Fristgesuchen vom 21. August 2001, 28. Februar 2002

und 30. August 2002. In ihrem letzten Gesuch verwies die Antragsstellerin zur Begründung auf die dargelegten außergewöhnlichen Umstände und beantragte „die

Frist zur Einreichung der Erfinderbenennung auf den Zeitpunkt des Erlasses des

Beschlusses über die Erteilung des Patents zu verlängern“. Der Patentprüfer verfügte hierauf am 4. September 2002 eine Frist bis zum 4. September 2003, ohne

der Anmelderin die Fristbestimmung mitzuteilen. Durch den angegriffenen Beschluss vom 8. Oktober 2003 wurde schließlich die Patentanmeldung mangels Erfinderbenennung zurückgewiesen, ohne dass zuvor eine weitere Benachrichtigung

der Anmelderin erfolgt war.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Rückzahlung

der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Sie führt zur Begründung aus, dass sie mangels eines Bescheides von der mit

Schriftsatz vom 30. August 2002 beantragten Fristverlängerung ausgegangen sei.

Ein Bescheid sei jedoch nicht erfolgt, so dass auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt werde. Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere

des Wortlauts der Patentansprüche, wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Mit Schriftsatz vom 25. Januar 2006 hat die Anmelderin die Erfinderbenennung

nachgereicht.

II

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form-

und fristgerecht eingelegt, § 73 Abs. 1, Abs. 2 PatG. Die Beschwerde hat auch in

der Sache Erfolg, da der angegriffene Beschluss aufzuheben und das Verfahren

zur weiteren Bearbeitung und Prüfung der Anmeldung an das Deutsche Patentamt

zurückzuverweisen ist, § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG.

§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene

Entscheidung ohne eigene Sachentscheidung aufheben kann, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Ein solcher, die Zurückverweisung rechtfertigender wesentlicher Verfahrensmangel liegt vor, wenn

der angefochtene Beschluss ursächlich unter Verletzung des rechtlichen Gehörs

zustande gekommen ist (vgl. Schulte PatG, 7. Aufl., § 100 Rdn. 42 m. w. H.). Dies

ist vorliegend zweifelsohne der Fall, da die Zurückweisung der Anmeldung nach

Ablauf des verfügten Fristendes (4. September 2003) erfolgte, ohne dass die Anmelderin Kenntnis von der maßgeblichen Fristbestimmung und damit die Möglichkeit zur Äußerung besaß. Sie durfte sich vielmehr darauf verlassen, dass - wie

auch bei den vorangegangenen Fristgesuchen - mangels eines gegenteiligen Bescheides dem Fristgesuch entsprochen worden war, wenn dieses auch aus objektiver Sicht unsinnig war, da eine Fristverlängerung zur Einreichung der Erfinderbenennung als Patenterteilungsvoraussetzung zwangsläufig nicht „auf den Zeitpunkt

des Erlasses des Beschlusses über die Erteilung des Patents“ verlängert werden

kann. Wenn danach durchaus Klärungsbedarf bestand, was die Anmelderin tatsächlich meinte und begehrte, so rechtfertigte dies auch keine Zurückweisung der

Anmeldung ohne weitere Benachrichtigung der Anmelderin. Insoweit hätte es vielmehr der Aufklärung bzw. der Klarstellung hinsichtlich eines Fristablaufs und einer

beabsichtigten Zurückweisung der Anmeldung mangels Erfinderbenennung bedurft, zumal auch die vorliegend tatsächlich verfügte Jahresfrist für die Anmelderin

nicht aus sonstigen Gründen voraussehbar war.

Gemäß § 80 Abs. 3 PatG war nach billigem Ermessen die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, da aus den genannten Gründen nicht

nur die angefochtene Entscheidung auf dem erheblichen Verfahrensfehler der

Nichtgewährung rechtlichen Gehörs beruht (vgl. hierzu Busse PatG, 6. Aufl., § 80

Rdn. 97; Schulte PatG, 7. Aufl., § 73 Rdn. 129), sondern für die Anmelderin aus

der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers (vgl. Schulte PatG, 7. Aufl., § 73

Rdn. 129 - m. w. N.) auch Veranlassung zur Beschwerdeerhebung bestand (vgl.

hierzu auch den ausführlichen Beschluss des Senats vom 28. Dezember 2005,

Az. 21 W (pat) 63/05; zur Veröffentlichung bestimmt).

gez.

Unterschriften