Rechtsprechung / BPatG / 2006
BPatG Beschluss vom 22.06.2006 – 33 W (pat) 91/04
33. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
33 W (pat) 91/04 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache 08.05
betreffend die Marke 301 05 624
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 22. Juni 2006 unter Mitwirkung …
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Januar 2004 aufgehoben.
2. Wegen des Widerspruchs aus der Marke IR 619 881 wird die
Löschung der Marke 301 05 624 angeordnet.
G r ü n d e
I
Gegen die Eintragung der Wortmarke 301 05 624
capaxx
für
Klasse 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, insbesondere Forderungsmanagement;
Klasse 36: Finanzwesen; Geldgeschäfte, vorgenannte Dienstleistungen mit Ausnahme von Dienstleistungen für
den Bereich private Beteiligungen und Kapitalanlagen sowie hierauf bezogene Beratung.
(Dienstleistungsverzeichnis in der Fassung der Teillöschung vom 18. November 2002)
ist Widerspruch erhoben worden aus der international registrierten Wortmarke
IR 619 881
für
APAX
Klasse 16: Produits de l´imprimerie;
Klasse 35: Prestation des services en relation avec l´achat, la
vente, la gérance, la fusion, la réorganisation ou la
restructuration d´entreprises.
Mit Schriftsatz vom 8. August 2002 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die
rechtserhaltende Benutzung der 1994 international registrierten Widerspruchsmarke (undifferenziert) bestritten. Hierauf hat die Widersprechende Unterlagen zur
Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke vorgelegt. Die
Markeninhaberin hat die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten.
Mit Beschluss vom 15. Januar 2004 hat die Markenstelle für Klasse 36 durch ein
Mitglied des Patentamts den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der
Markenstelle hat die Widersprechende mit den eingereichten Unterlagen, soweit
sie deutschsprachig sind, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für "Prestation de services en relation avec l´achat, la vente, la gérance, la
fusion, la réorganisation ou la restructuration d´entreprises" glaubhaft gemacht.
Für die übrigen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke seien hingegen keine
ausreichenden Nachweise eingereicht worden.
Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 bestehe eine erhebliche Ähnlichkeit. Zwar seien die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke im Verzeichnis der
jüngeren Marke ausdrücklich ausgenommen, die typischen Erbringer der beiderseitigen Dienstleistungen, nämlich Unternehmensberater, seien jedoch identisch.
Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 36 bestehe hingegen eine geringere
Ähnlichkeit, da die beiderseitigen Erbringer der Dienstleistungen verschieden
seien, nämlich Banken auf der einen und Unternehmensberater auf der anderen
Seite.
Zwischen den Marken bestehe keine Ähnlichkeit. Zwar stimmten diese insoweit
überein, als die Widerspruchsmarke vollständig in der angegriffenen Marke enthalten sei, die Voranstellung des Konsonanten "c" und die Nachstellung eines "x"
verändere jedoch den Beginn, die Länge und die Betonung der jüngeren Marke im
Vergleich zur älteren Marke erheblich. Hierbei sei auf den Erfahrungssatz abzustellen, dass dem Zeichenanfang die größte Aufmerksamkeit zugewendet werde.
Außerdem verändere das zweite "x” die Betonung der jüngeren Marke, die im Gegensatz zur Widerspruchsmarke auf der zweiten Silbe liege. Da sich die Marken
an überdurchschnittlich gebildete Personen richteten, die nicht alltäglich über die
Inanspruchnahme der Dienstleistungen entschieden, seien die festgestellten Unterschiede bei normaler Kennzeichnungskraft ausreichend, um eine sichere Unterscheidung der Marken zu gewährleisten.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Nach ihrer Auffassung hat die Markenstelle die Ähnlichkeit der Zeichen "APAX"
und "capaxx" zu Unrecht verneint. So sei es bereits fraglich, ob sich die streitgegenständlichen Marken mit ihren Dienstleistungen an überdurchschnittlich gebildete Verbraucher wendeten. Vielmehr richte sich das Dienstleistungsangebot an
vermögende und risikobereite Personen, die nicht zwingend überdurchschnittlich
gebildet sein müssten. Diese Verkehrsteilnehmer träfen schnelle Entscheidungen
und holten vorher nicht zwingend verschiedene schriftliche Angebote ein, um sich
eingehend über die unterschiedlichen Beratungsunternehmen zu informieren.
Im Übrigen bestehe jedenfalls bei mündlicher Wiedergabe eine hochgradige Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Marken, da diese ähnlich ausgesprochen würden. Solchen klanglichen Verwechslungen unterlägen selbst Fachkreise und gebildete Personen. Die Widerspruchsmarke sei in der angegriffenen
Marke vollständig enthalten. Beide Marken bestünden aus zwei Silben und unterschieden sich nur hinsichtlich des zusätzlichen Anfangsbuchstabens "C" der angegriffenen Marke und deren weiteren Endbuchstaben "X". Letzterer werde kaum
wahrgenommen, da ein Doppel-x nicht anders ausgesprochen werde als der Einzelbuchstabe "x”. Auch die Verlängerung der Silbenlänge um einen Buchstaben
werde nicht wahrgenommen, zumal dies auch keine Veränderung der Betonung
bewirke. Auch der Unterschied am Wortanfang bewirke keine hinreichende Veränderung des klanglichen Gesamteindrucks. Entgegen der Auffassung der Markenstelle liege die Betonung beider Zeichen auf der zweiten und letzten Silbe. Daher könne vorliegend auch nicht uneingeschränkt davon ausgegangen werden,
dass der Verkehr eher auf den Wortanfang als auf das Wortende achte. Vielmehr
könne eine Zeichenähnlichkeit trotz unterschiedlicher Wortanfänge aufgrund übereinstimmender Wortendungen in Betracht kommen. Der zusätzliche klangschwache Konsonant "C" am rasch verklingenden Wortanfang der angegriffenen Marke
bilde kein Gegengewicht zu den sonstigen Übereinstimmungen. Er sei eher
schwach und werde sogar nach individueller Aussprache nicht auffallen. Dies
gelte jedenfalls bei unsorgfältiger Aussprache und/oder flüchtiger Wahrnehmung,
da hierbei die Gefahr bestehe, dass der Anfangsbuchstabe "C" verschluckt oder
überhört werde. Nach dem undeutlichen Erinnerungseindruck sei jedenfalls eine
klangliche Ähnlichkeit zwischen den Marken zu bejahen. Bei gleicher Silbenzahl,
gleichem Sprechrhythmus, annähernd gleicher Betonung und identischer Vokalfolge sowie nahezu identischer Konsonantenfolge stimmten die Marken im Wesentlichen überein, ohne markante Abweichungen aufzuweisen. Dabei komme es
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht so sehr auf die Unterschiede, sondern vielmehr auf die Übereinstimmungen an.
Die hochgradige Ähnlichkeit der Marken werde auch nicht durch unterschiedliche
Sinngehalte ausgeschlossen. Selbst wenn die Markenwörter lateinische bzw. griechische Begriffe wie "fähig" oder "einmaliges Ereignis" darstellten, so dränge sich
ein solcher Sinngehalt der Markenwörter den angesprochenen Verkehrskreisen
vorliegend keineswegs auf, da die angesprochenen Fachverkehrskreise nicht
zwingend der lateinischen oder griechischen Sprache mächtig seien und es sich
auch nicht um Fachtermini aus dem Bereich der relevanten Dienstleistungen handele. Unter Berücksichtigung der in Teilbereichen erheblichen Ähnlichkeit der
Dienstleistungen und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
sei daher angesichts der erheblichen Nähe der Marken eine Verwechslungsgefahr
festzustellen. Ergänzend verweist die Widersprechende auf ihre im Verfahren vor
der Markenstelle eingereichten Stellungnahmen vom 16. April 2003 und
8. Juli 2003, in der sie im Wesentlichen zur Frage der Glaubhaftmachung einer
rechtserhaltende Benutzung vorgetragen hat.
Die Widersprechende beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der
angegriffenen Marke anzuordnen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie bestreitet weiterhin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke
und verweist im Wesentlichen auf den Inhalt der angefochtenen Entscheidung.
Zudem meint sie, dass die Markenstelle den Begriff "gebildet", mit dem sie die von
den Dienstleistungen angesprochenen Verbraucherkreise bezeichnet hat, unglücklich gewählt habe. Vielmehr gehe es darum, dass die angesprochenen Personen bei ihrer Entscheidung, sich bei einem Unternehmenskauf oder -verkauf
beraten zu lassen, besondere Sorgfalt aufwendeten und sich auch durch Anforderung schriftlicher Angebote eingehend über die verschiedenen Beratungsunternehmen informierten. Unter diesen Umständen sei eine Verwechslung der Markenwörter "capaxx" und "APAX" nicht denkbar. Zudem spielten mündliche Benennungen auf dem vorliegenden Dienstleistungsgebiet keine Rolle, da sich potentielle Kunden vorwiegend schriftlicher Unterlagen bedienten. Die mündliche Benennung spiele nur in Bereichen eine Rolle, in denen Anbieter die Produkte verschiedener Hersteller bereit hielten, vor allem in typischen "Ladensituationen" oder
telefonischen Bestellungen im Großhandel. Eine solche Situation sei hier nicht
gegeben. Die - ohnehin zu verneinende - klangliche Verwechslungsgefahr sei hier
somit zu vernachlässigen.
Im Übrigen handele es sich bei den Markenwörtern nicht um Fantasiebezeichnungen. Vielmehr stelle die angegriffene Marke eine leichte Abwandlung des lateinischen Wortes "capax" (= "fähig") dar, während es sich bei der Widerspruchsmarke
um das altgriechische Wort für "einmaliges Ereignis" handele.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II
Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet.
Senat hält die Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen
den sich gegenüberstehenden Marken für gegeben.
2. Auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hat die Widersprechende glaubhaft gemacht, dass die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten
fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke und
innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch
rechtserhaltend benutzt worden ist.
Glaubhaft zu machen ist die Verwendung der Marke grundsätzlich nach Art,
Dauer, Ort und Umfang; diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein
(BPatGE 23, 158, 165f. - Fludec; BPatGE GRUR 1994, 629, 630 - Duotherm).
Hierbei kommen als Mittel zur Glaubhaftmachung alle präsenten Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht; außerdem können auch
sonstige Unterlagen, wie z. B. Preislisten, Prospekte, Etiketten, Rechnungskopien
usw. insbesondere zur Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rdn. 44).
Zunächst ist festzustellen, dass die Widersprechende ihre Marke funktionsgemäß
in einer den Anforderungen des § 26 Abs. 1 MarkenG genügenden Art benutzt
hat. Sie hat als Anlage 2 zum Schriftsatz von 16. April 2003 Briefbögen, Umschläge und Werbematerial, weiter als Anlage 9 Beispiele aus ihrer Werbung in
dem deutschsprachigen Magazin McK ("An Apax chance of success") vorgelegt.
In diesen Unterlagen wird das Wort "Apax" zumeist kennzeichnend verwendet.
Diese Art der Benutzung ist für eine Dienstleistungsmarke ausreichend. Insbesondere stellt die in den Unterlagen häufig anzutreffende Kombination des Wortes
"APAX" mit dem eine Zeile nach unten versetzten, wesentlich kleiner geschriebenen Wort ”Partners” keine Änderung des kennzeichnenden Charakters dar. Soweit
in
den
Unterlagen
gelegentlich
auch
die Wortfolge
”A…
GmbH” auftaucht, handelt es sich allerdings um eine
rein
firmenmäßige Verwendung. Aus der Gesamtheit der vorgelegten Unterlagen lässt sich
aber dennoch eine den Anforderungen an eine funktionsgemäße Kennzeichnung
als Marke genügende Art der Verwendung entnehmen.
Auch nach Umfang und Dauer ist für beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG
eine ernsthafte Benutzung glaubhaft gemacht worden. Nach dem Inhalt der eidesstattlichen des Executive Directors der Widersprechenden vom 7. April 2003 wird
die Widerspruchsmarke "seit vielen Jahren … ununterbrochen" benutzt, wobei die
Jahre 1996 bis 2001 exemplarisch herausgegriffen und jeweils mit Umsatzzahlen
und Werbeaufwendungen spezifiziert worden sind. Danach haben sich die in
Deutschland erzielten Umsätze von 600.000 € im Jahr 1996 bis auf über 11 Mio. €
im Jahr 2001 gesteigert. Parallel dazu sind die Werbeaufwendungen von 2.000 €
im Jahr 1996 auf 317 Mio. € im Jahr 2001 angestiegen. Für den Zeitraum nach
§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, der sich von März 1996 bis März 2001 erstreckt,
stellt dies sowohl nach der Dauer als auch dem Umfang nach unproblematisch
eine ernsthafte Benutzung dar.
Da die Benutzung der Widerspruchsmarke bis einschließlich zum Zeitpunkt der
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung am 7. April 2003 versichert worden ist,
liegt auch für den Zeitraum nach § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG eine noch ausreichende Benutzungsdauer vor. Dies gilt ebenfalls für den Umfang der Benutzung,
zu dem die Markeninhaberin insoweit nicht substantiiert Stellung genommen hat.
Zwar sind die Umsätze nur bis einschließlich für das Jahr 2001 versichert worden,
so dass zum Zeitpunkt der Entscheidung nur noch die in der zweiten Jahreshälfte 2001 erzielten Umsätze in den maßgeblichen Benutzungszeitraum fallen.
Allerdings ist weiter zu berücksichtigen, dass dem auf sehr hohem Niveau liegenden Umsatz für dieses Jahr eine fünfjährige Benutzung mit sich ständig steigernder Intensität vorangegangen ist (s. o.). Auch wenn diese weitgehend vor dem
Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG stattfand, so vermittelt sie dennoch
Anhaltspunkte dafür, dass auch die unmittelbar nachfolgende Benutzung mit gewisser Wahrscheinlichkeit noch ernsthaft i. S. d. § 26 Abs. 1 MarkenG gewesen
sein muss (vgl. a. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26, Rdn. 54). Hierfür
sprechen weiterhin die von der Widersprechenden eingereichten Werbebeispiele
im Magazin "McK" aus dem Jahr 2002 sowie mehrere Pressemitteilungen aus
dem gleichen Jahr, die zumindest einen mittelbaren Aufschluss über die Fortsetzung der Tätigkeit der Widersprechenden geben (vgl. z. B. Pressemitteilungen
vom 17. Juli 2002 - "Rasantes Wachstum der Private Equity-Branche bis 2012";
vom 15. Juli 2002 - "Apax Partner gewinnt erfahrenen IT-Experten …"; vom
27. März 2002 - "Earth Television Network geht an den Start"), ebenso wie der
vorgelegte Ausdruck aus dem Internetauftritt der Widersprechenden (Ausdruck
vom 8. April 2004).
Es ist auch glaubhaft gemacht worden, dass die als ernsthaft anzusehende Benutzung in Deutschland stattgefunden hat. Neben dem Inhalt der eidesstattlichen
Versicherung, in der die versicherten Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen
ausdrücklich auf Deutschland bezogen sind, und den Werbebeispielen in einem
deutschen Magazin sprechen hierfür Pressemitteilungen, in denen verschiedentlich über eine Münchner Niederlassung der Widersprechenden und über Tätigkeiten in Zusammenhang mit deutschen Unternehmen berichtet wird, etwa der Privatisierung der Bundesdruckerei.
Wie aus Ziffer 2. der eidesstattlichen Versicherung vom 7. April 2003 hervorgeht,
ist die Benutzung auch mit Zustimmung der Widersprechenden durch die
B… GmbH
erfolgt,
so
dass
sie
nach
§ 26
Abs. 2
MarkenG der Widersprechenden zuzurechnen ist.
Glaubhaft gemacht ist allerdings nur eine Benutzung der Widerspruchsmarke in
Zusammenhang mit Beratungsdienstleistungen. Dies geht aus verschiedenen der
eingereichten Pressemitteilungen hervor, in denen jeweils am Ende ausdrücklich
darauf
hingewiesen
wird,
dass
die
C… GmbH
in
"niemals
Investorin
oder
Gesellschafterin
der
E…",
D…
sondern "ausschließlich beratend für Investoren tätig" ist. Der Senat legt daher nach
§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die Dienstleistung "consultation en relation avec
l´achat, la vente, la gérance, la fusion et la réorganisation et la restructuration
d´entreprises" als rechtserhaltend benutzt zugrunde.
3. Zwischen den Marken besteht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 42
Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die
Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen
aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander
verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.
Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder
in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente
zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH Mitt. 06, 512 - LIFE/THOMSON m. w. N.).
a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als normal einzustufen.
Insbesondere würde der Bedeutungsgehalt eines "einmaligen Ereignisses", den
das Wort "apax" in der altgriechischen Sprache haben mag, keine ohne Weiteres
verständliche beschreibende Angabe für die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke darstellen. Im Übrigen würde auch die Zugehörigkeit dieses Wortes zu einer toten Sprache, die auf dem betreffenden Dienstleistungsgebiet offensichtlich
auch keine Fachsprache ist, einer Minderung der Kennzeichnungskraft entgegenstehen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdn. 259).
b) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen teilweise im
Identitätsbereich, im Übrigen im Bereich einer engeren Ähnlichkeit.
Die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen "Geschäftsführung,
Unternehmensverwaltung, insbesondere Forderungsmangement" sind mit der als
benutzt zugrunde zu legenden Dienstleistung "Beratung in Bezug auf den Kauf,
…, die Verwaltung und Geschäftsführung, …" offensichtlich teilidentisch, zumindest aber hochgradig ähnlich, da eine solche Beratung ein wesentliches Element
von Geschäftsführungs- und Unternehmensverwaltungsdienstleistungen darstellt.
Für die weiterhin für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen "Finanzwesen, Geldgeschäfte, vorgenannte Dienstleistungen mit Ausnahme von Dienstleistungen für den Bereich private Beteiligungen und Kapitalanlagen sowie hierauf
bezogenen Beratung" mag eine (Teil-)Identität wegen des Disclaimers zwar fraglich sein. Jedoch besteht auch zwischen dem nicht beteiligungs- und kapitalanlagenbezogenen Finanzwesen und Geldgeschäften einerseits und der Beratung in
Bezug auf den Kauf und die Fusion von Unternehmen andererseits immer noch
eine hochgradige Ähnlichkeit. Denn die beiderseitigen Dienstleistungen werden
häufig von gleichen Unternehmen erbracht (Banken, sonstige Finanzinstitute, Finanzberater), richten sich an teilweise gleiche gewerbliche Abnehmerkreise und
weisen beiderseits eine enge Finanzbezogenheit auf.
c) Die angegriffene Marke hält den insoweit erforderlichen größeren Abstand zur
Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht nicht ein. Mit gleichen Silbengliederungen und Vokalfolgen stimmen die Marke in den wichtigsten beiden Kriterien der
klanglichen Ähnlichkeit überein. Zwar sind die Wortanfänge wegen des klangstarken Anfangslauts "c" der jüngeren Marke (gesprochen als "k") deutlich verschieden, allerdings wird jeder konsonantische Wortanfang erst durch den dazugehörigen Vokal vervollständigt, der hier ("a") gleich ist. Da die Marken bis auf den Anfangskonsonanten ansonsten völlig gleich sind (die weiteren Konsonanten und die
Betonung auf der ersten Silbe stimmen überein, wobei sich die Verdoppelung des
"x" in der jüngeren Marke bei der Aussprache nicht auswirkt), vermag der abweichende Anfangslaut trotz seiner Klangstärke keine durchgreifende Änderung des
beiderseitigen Gesamtklangcharakters zu bewirken. Es muss zumindest von einer
noch mittleren klanglichen Ähnlichkeit der Marken ausgegangen werden.
Damit ist bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und zumindest hochgradig ähnlichen Dienstleistungen eine Gefahr klanglicher Verwechslungen festzustellen. Hinsichtlich der Auffassung der Markeninhaberin, eine klangliche Verwechslungsgefahr könne auf dem vorliegenden Dienstleistungsgebiet
vernachlässigt werden, ist auf die ständige Rechtsprechung zu verweisen, wonach
die klangliche Markenähnlichkeit auf allen Waren- und Dienstleistungsgebieten
stets eine Rolle spielt, selbst bei Waren, die auf Sicht gekauft werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O:, Rdn. 123, 125 m. w. N.).
Auf die Beschwerde der Widersprechenden war der angefochtene Beschluss damit aufzuheben und die angegriffenen Marke zu löschen.
gez.
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