Rechtsprechung / BPatG / 2006
BPatG Beschluss vom 30.06.2006 – 10 W (pat) 1/05
10. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
an Verkündungs Statt
zugestellt am
30. Juni 2006
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Patentanmeldung 101 19 693.8
wegen Rücknahmefiktion gemäß § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG
hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 18. Mai 2006 durch … 08.05
beschlossen:
1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes
- Prüfungsstelle für Klasse G 01 S - vom 5. Mai 2004 wird aufgehoben.
2. Der weitergehende Feststellungsantrag wird zurückgewiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
G r ü n d e
I
Die vorliegende Patentanmeldung 101 19 693.8 mit der Bezeichnung „Verarbeitungsverfahren für ein Frequenzsignal“ ist am 20. April 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangen. Im Prüfungsverfahren ist der Anmelderin die Zurückweisung der Anmeldung in Aussicht gestellt worden. Die Anmelderin verfolgt die Anmeldung mit geänderten Unterlagen weiter.
Die Anmelderin hat von der vorliegenden Anmeldung zunächst das Gebrauchsmuster 201 21 204.8 abgezweigt und dann unter Inanspruchnahme der Priorität
dieser Gebrauchsmusteranmeldung am 18. Februar 2002 eine zweite Patentanmeldung getätigt, die vom DPMA unter dem Aktenzeichen 102 06 858.5 geführt
wird.
Das DPMA - Prüfungsstelle für Klasse G 01 S - hat durch Beschluss vom
5. Mai 2004 festgestellt, dass die vorliegende (frühere) Patentanmeldung wegen
Inanspruchnahme der inneren Priorität als zurückgenommen zu gelten habe. Zur
Begründung heißt es in dem ohne vorherige Anhörung der Anmelderin ergangenen Beschluss, als frühere Anmeldung i. S. v. § 40 Abs. 5 PatG sei diese (erste)
Patentanmeldung, nicht das aus ihr abgezweigte Gebrauchsmuster anzusehen,
auch wenn die Anmelderin in der Erklärung über die Inanspruchnahme einer inneren Priorität das Gebrauchsmuster angegeben habe. Die Priorität könne nämlich
nur für solche Merkmale in Anspruch genommen werden, die in der Gesamtheit
der Anmeldungsunterlagen der früheren Anmeldung deutlich offenbart seien (§ 40
Abs. 3 PatG). Mit dem Anhängigwerden der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung habe jedoch keine Offenbarung einer Erfindung i. S. v. § 40 Abs. 3 PatG
stattgefunden. Damit die Prioritätsbeanspruchung nicht ins Leere gehe, müsse sie
in der Weise ausgelegt werden, dass es Wille der Anmelderin gewesen sei, auf
die Offenbarung in der vorliegenden Patentanmeldung zurückzugreifen. Der erkennbare und verständige Grund für die in § 40 Abs. 5 PatG geregelte Rücknahmefiktion liege darin, dass das Nebeneinander mehrerer, dieselbe Erfindung betreffenden Schutzrechtsanmeldungen unterbleiben solle, um eine mehrfache Prüfung von im Wesentlichen gleichen Anmeldungen zu vermeiden. Dies könne nur
dann erreicht werden, wenn die Inanspruchnahme der Priorität auf diejenige Patentanmeldung durchgreife, in der der ursprüngliche Offenbarungsakt stattgefunden habe. Eine andere Auslegung von § 40 PatG, die jederzeit die Möglichkeit einer Umgehung der Rücknahmefiktion mittels Zwischenschaltung eines abgezweigten Gebrauchsmusters eröffnen würde, sei damit nicht vereinbar.
Gegen den ihr am 14. Juni 2004 zugestellten Beschluss richtet sich die am 22. Juni 2004 eingelegte Beschwerde der Anmelderin.
Die Anmelderin stellt die Anträge,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben,
weiterhin festzustellen, dass die Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung 201 21 204.8 wirksam
für die Patentanmeldung
102 06 858.5 in Anspruch genommen ist.
Außerdem regt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.
Zur Begründung verweist die Anmelderin auf den Wortlaut von § 40 Abs. 5
Satz 2 PatG. Irgendwelche Auswirkungen auf die Patentanmeldung, aus der die
Gebrauchsmusteranmeldung abgezweigt worden sei, sehe das Gesetz nicht vor.
Auch die aus einer Patentanmeldung abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung
stelle eine eigenständige Anmeldung dar und begründe eine eigene Priorität, die
z. B. über § 40 Abs. 1 PatG in Anspruch genommen werden könne. Die Tatsache,
dass zu einer abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung eine gegenstandsgleiche Patentanmeldung existiere, sei in diesem Zusammenhang unbedeutend. Eine
solche Situation könne auch dadurch entstehen, dass am selben Tag sowohl ein
Patent als auch ein gegenstandsgleiches Gebrauchsmuster angemeldet werde.
Auch in diesem Fall gelte die Patentanmeldung, falls die Priorität des Gebrauchsmusters für eine spätere Patentanmeldung in Anspruch genommen werde, nicht
als zurückgenommen. Der Sache nach werde durch die Gebrauchsmusterabzweigung eine mit jeder Patentanmeldung fiktiv gleichzeitig durchgeführte Gebrauchsmusteranmeldung aktiviert. Daher begründe auch die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung ohne weiteres ein eigenständiges Prioritätsrecht.
Die Patentanmelderin habe auch ein berechtigtes Interesse daran, dass die frühere Patentanmeldung bestehen bleibe. Sie habe nämlich für diese den kostenpflichtigen Prüfungsantrag gestellt und ihr sei bereits ein erster Prüfungsbescheid zugestellt worden. Damit habe sie unter zeitlichen und monetären Aspekten eine Stellung erlangt, die sie mit der Nachanmeldung erst noch erlangen müsse. Gegebenenfalls könne ein Interesse daran bestehen, die ursprüngliche Patentanmeldung
zügig weiterzuführen und zum Patent zu bringen. Es könne dann von der Entwicklung der ursprünglichen Patentanmeldung abhängig gemacht werden, ob für die
zusätzliche Anmeldung überhaupt ein Prüfungsantrag gestellt werden solle.
Der wesentliche Aspekt von § 40 Abs. 5 PatG sei nicht die Vermeidung einer Doppelpatentierung. Dies zeige sich darin, dass ein auf die Patentanmeldung schon
erteiltes Patent nicht der Rücknahmefiktion unterliege. Die bewusste Zwischenschaltung einer Gebrauchsmusteranmeldung, um sich dadurch die ursprüngliche
Patentanmeldung zu erhalten, sei nicht rechtsmissbräuchlich, weil diese Vorgehensweise nicht auf die Erlangung zweier identischer, sondern nur zweier inhaltlich einander überlappender Patente gerichtet sei. Die Anmelderin verweist auch
auf die Möglichkeit der Teilung einer Anmeldung. Auch in diesem Fall stelle das
Anhängigmachen von zwei faktisch inhaltsgleichen Patentanmeldungen noch keinen Rechtsmissbrauch dar.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei geboten, weil die Prüfungsstelle der
Anmelderin keine Gelegenheit gegeben habe, sich zu der die Grundlage des angefochtenen Beschlusses bildenden Rechtsfrage zu äußern.
II
Die zulässige Beschwerde ist insoweit begründet, als der angefochtene Beschluss
aufzuheben ist. Soweit jedoch mit der Beschwerde die Feststellung begehrt wird,
dass die Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung wirksam für die Patentanmeldung in Anspruch genommen sei, kann ihr nicht stattgegeben werden.
A. Das Patentamt hat in seinem Beschluss vom 5. Mai 2004 zu Unrecht die Feststellung getroffen, dass die hier in Rede stehende (frühere) Patentanmeldung als
Folge der Prioritätserklärung, die bei Einreichung der späteren Patentanmeldung
abgegeben wurde, als zurückgenommen zu gelten habe. Diese Rechtsfolge steht
weder in Einklang mit den Gesetzesvorschriften noch mit der von der Anmelderin
abgegebenen Prioritätserklärung.
1. Wird für eine Patentanmeldung die Priorität einer früheren Patentanmeldung in
Anspruch genommen, so gilt mit Abgabe der Prioritätserklärung die frühere Anmeldung, sofern sie zu diesem Zeitpunkt noch beim Patentamt anhängig ist, als
zurückgenommen (§ 40 Abs. 5 Satz 1 i. V. m. Abs. 1 und 4 PatG). Die Anmelderin
hat im vorliegenden Fall bei Einreichung der späteren Patentanmeldung vom
18. Februar 2002 jedoch nicht die Priorität der früheren Patentanmeldung, sondern die Priorität der aus dieser Patentanmeldung abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch genommen. Diese Prioritätserklärung ist völlig eindeutig und kann nicht - wie es die Prüfungsstelle in dem angefochtenen Beschluss getan hat - entgegen dem Wortlaut in der Weise ausgelegt werden, dass in Wirklichkeit die Priorität der früheren Patentanmeldung in Anspruch genommen worden
sei.
2. Auch im Wege der Umdeutung der Prioritätserklärung vom 18. Februar 2002
lässt sich die angefochtene Feststellung nicht treffen.
Die Umdeutung einer an sich eindeutigen Erklärung kommt in entsprechender Anwendung des § 140 BGB auch im Verfahrensrecht in Betracht, wenn die abgegebene Erklärung unwirksam ist und wenn anzunehmen ist, dass eine andere Erklärung, deren Wirksamkeitsvoraussetzungen erfüllt sind, bei Kenntnis der Unwirksamkeit gewollt sein würde (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., Einleitung Rn. 307). Gegen den eindeutigen Willen des Erklärenden darf eine Umdeutung jedoch nicht
stattfinden (Palandt, BGB, 65. Aufl., § 140 Rn. 8 m. w. N.).
a) Es spricht zwar manches dafür, dass die von der Anmelderin abgegebene, auf
Inanspruchnahme der Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung gerichtete Erklärung unwirksam ist. Die Unwirksamkeit, die im hier zu entscheidenden Verfahren
der früheren Patentanmeldung nur inzidenter zu prüfen ist, könnte sich aus einer
einschränkenden Auslegung des § 40 Abs. 1 PatG ergeben. Zwar kann nach dem
Wortlaut dieser Vorschrift die Priorität einer früheren Gebrauchsmusteranmeldung
unabhängig davon in Anspruch genommen werden, ob es sich um ein selbständig
angemeldetes oder um ein abgezweigtes Gebrauchsmuster handelt. Es ist aber
zu bedenken, dass das abgezweigte Gebrauchsmuster als fiktiven Anmeldetag
den Anmeldetag des Patents, aus dem es abgezweigt worden ist, zuerkannt bekommt (§ 5 Abs. 1 GebrMG). Bei Inanspruchnahme der Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung nimmt die spätere Patentanmeldung daher streng genommen
nicht dessen eigentlichen Anmeldetag als Priorität in Anspruch, sondern dessen
aus der früheren Patentanmeldung abgeleiteten Zeitrang.
Ferner ist zu berücksichtigen, dass der Anmeldetag einer früheren Patentanmeldung für das Gebrauchsmuster nur dann wirksam in Anspruch genommen werden
kann, wenn dieses dieselbe Erfindung wie die frühere Patentanmeldung betrifft,
was nur der Fall ist, wenn sein Gegenstand in der Patentanmeldung für den Fachmann ohne weiteres erkennbar offenbart ist (vgl. BPatGE 35, 1; Busse, PatG,
6. Aufl., § 5 GebrMG Rn. 11 m. w. N.). Dementsprechend hat das abgezweigte
Gebrauchsmuster keinen eigenständigen Offenbarungshalt. Auch dies zeigt, dass
es sich bei einem abgeleiteten Gebrauchsmuster nicht um ein völlig selbständiges
Recht handelt und es daher möglicherweise nicht unangebracht ist, an ein solches
Gebrauchsmuster kein selbständiges Prioritätsrecht zu knüpfen. Es dürfte demnach nicht fern liegen, als „frühere Anmeldung“ i. S. d. § 40 Abs. 5 PatG nicht die
Gebrauchsmusteranmeldung, sondern die Patentanmeldung anzusehen.
b) Letztlich kann im vorliegenden Fall aber dahingestellt bleiben, ob die auf Inanspruchnahme der Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung gerichtete Erklärung
als solche unwirksam ist. Denn selbst im Falle der Unwirksamkeit käme eine Umdeutung dieser Erklärung in eine Inanspruchnahme der Priorität der früheren Patentanmeldung nicht in Betracht, nachdem die Anmelderin sich in der mündlichen
Verhandlung ausdrücklich gegen eine solche Umdeutung ausgesprochen hat.
Dies gilt unabhängig davon, dass es für die Anmelderin u. U. von Nachteil ist,
wenn bei Unwirksamkeit ihrer Prioritätserklärung die frühere Patentanmeldung
- weil deren Priorität nicht in Anspruch genommen worden ist - bei der Prüfung der
späteren Patentanmeldung zum dort relevanten Stand der Technik zu rechnen
wäre.
3. Die vom Patentamt getroffene Feststellung kann auch nicht mit einer analogen
Anwendung des § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG auf Fälle, in denen für eine spätere Patentanmeldung zwar nicht die Priorität der früheren Patentanmeldung, jedoch die
Priorität einer aus dieser Anmeldung abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung
beansprucht wird, erreicht werden.
a) Sinn und Zweck der in § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG vorgesehenen Rücknahmefiktion könnten es allerdings nahe legen, diese Vorschrift bei Inanspruchnahme der
Priorität eines abgezweigten Gebrauchsmusters entsprechend anzuwenden, d. h.
auch in diesem Fall die Patentanmeldung, aus der das Gebrauchsmuster abgezweigt worden ist, als zurückgenommen zu betrachten.
Der Bundesgerichtshof hat in seinem Beschluss vom 22. September 1988
(BGHZ 105, 222 ff. - Wassermischarmatur) den einzigen erkennbaren und verständigen Grund der in § 40 Abs. 5 PatG geregelten Rücknahmefiktion darin gesehen, dass das Nebeneinander mehrerer dieselbe Erfindung betreffenden Schutzrechtsanmeldungen unterbleiben solle, um eine mehrfache Prüfung von im Wesentlichen gleichen Anmeldungen zu vermeiden. Diese Entscheidung erging noch
auf Grundlage der früheren Fassung dieser Vorschrift, in der Gebrauchsmuster
noch nicht (wie heute in § 40 Abs. 5 Satz 2 PatG) ausdrücklich von der Rücknahmefiktion ausgenommen waren. Weil Gebrauchsmuster nicht von vornherein auf
Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit geprüft werden
und zudem diesbezüglich andere Maßstäbe gelten als bei Patentanmeldungen, ist
der Bundesgerichtshof zu der Meinung gelangt, der Gesetzgeber habe mit dem
damals geltenden § 40 Abs. 5 PatG nicht auch die Rücknahme einer prioritätsbegründenden Gebrauchsmusteranmeldung fingieren wollen, weshalb eine dahingehende Auslegung der Vorschrift geboten sei.
Unter Berufung auf diese BGH-Entscheidung hat der Gesetzgeber durch Art. 7
Nr. 2 des Zweiten Gemeinschaftspatentgesetzes (2. GPatG, BlPMZ 1992, 42, 43)
§ 40 Abs. 5 PatG um den heutigen Satz 2 ergänzt. Zur Begründung stellt der Regierungsentwurf des 2. GPatG (BlPMZ 1992, 45, 54) darauf ab, dass ein Patent
und ein Gebrauchsmuster nach deutschem Recht nebeneinander bestehen könnten und die Rücknahmefiktion nur sinnvoll sei, wenn es sich um dieselbe Schutzrechtsart handele.
Von diesem Verständnis gehen auch § 6 Abs. 1 GebrMG und die amtliche Begründung zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes aus. Nach § 6 Abs. 1
GebrMG kann für eine Gebrauchsmusteranmeldung die Priorität einer früheren
Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch genommen werden. Die
Vorschrift verweist in Satz 2 auf Regelungen des § 40 PatG. § 40 Abs. 5 Satz 1
PatG soll aber mit der Maßgabe Anwendung finden, dass eine frühere Patentanmeldung nicht als zurückgenommen gilt. Dieser Passus wurde - wie überhaupt die
innere Priorität im Gebrauchsmusterrecht - durch das Gebrauchsmusteränderungsgesetz vom 15. August 1986 (BlPMZ 1986, 310 ff.) eingeführt. Die Begründung des Regierungsentwurfs zu diesem Gesetz (BlPMZ 1986, 320, 326, zu § 2b
des Entwurfs) führt dazu aus, mit der Rücknahmefiktion des § 40 Abs. 5 PatG solle lediglich verhindert werden, dass zwei Anmeldungen zu derselben Erfindung
gegebenenfalls nebeneinander geprüft werden müssten. Daher solle die Fiktion
der Rücknahme der früheren Anmeldung jeweils nur für dieselbe Schutzrechtsform gelten.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen könnte es konsequent erscheinen, eine
(frühere) Patentanmeldung nicht fortbestehen zu lassen, wenn die Priorität einer
aus ihr abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung für eine spätere Patentanmeldung in Anspruch genommen wird. Ein Fortbestehen der früheren Patentanmeldung hat nämlich in solchen Fällen zur Folge, dass das Patentamt zusätzlich zur
späteren Patentanmeldung auch noch die frühere Anmeldung prüfen muss, obwohl deren Offenbarungsgehalt (jedenfalls im Umfang der Prioritätsbeanspruchung) auch in der Nachanmeldung enthalten ist.
b) Allein mit solchen am Gesetzeszweck orientierten Erwägungen kann die analoge Anwendung des § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG auf Fälle der vorliegenden Art jedoch nicht begründet werden. Eine Gesetzesanalogie kommt nämlich nur bei Vorliegen einer planwidrigen Gesetzeslücke in Betracht (Schulte, a. a. O., Einleitung
Rn. 146), wovon hier nicht ausgegangen werden kann. Aus den Gesetzesmaterialien ergeben sich zwar keine Hinweise darauf, dass sich der Gesetzgeber bei der
Formulierung des heutigen § 40 Abs. 5 PatG bewusst dafür entschieden hat, Patentanmeldungen auch dann fortbestehen zu lassen, wenn aus ihnen abgezweigte
Gebrauchsmuster zur Grundlage von Prioritätsansprüchen gemacht werden. Die
Anmelderin weist aber zu Recht darauf hin, dass das Gesetz es nicht generell verbietet, ein und dieselbe Offenbarung zum Gegenstand mehrerer parallel zu prüfender Patentanmeldungen zu machen. Dies kann etwa dadurch bewirkt werden,
dass am selben Tag ein Patent und unabhängig davon ein gegenstandsgleiches
Gebrauchsmuster angemeldet werden. Wenn später eine weitere Patentanmeldung mit der Priorität des Gebrauchsmusters getätigt wird, ist § 40 Abs. 5 Satz 1
PatG auf die frühere Patentanmeldung zweifellos nicht anzuwenden (allerdings
soll nach Benkard, PatG, 10. Aufl., § 40 Rn. 3, der Fortführung der mit der Gebrauchsmusteranmeldung gleichrangigen Patentanmeldung der Gesichtspunkt
des fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses entgegenstehen, was jedoch schon wegen der unterschiedlichen Schutzdauer von Patenten und Gebrauchsmustern
nicht einleuchtet). Auch durch die Teilung einer Patentanmeldung können parallele
Anmeldungen mit übereinstimmendem Offenbarungsgehalt entstehen (wobei jedoch kein Rechtsschutzbedürfnis an mehrfachen Entscheidungen über völlig identische Stamm- und Teilanmeldungen vorhanden ist, vgl. Schulte, a. a. O., § 39
Rn. 78). Gegen eine planwidrige Gesetzeslücke spricht ferner, dass es - worauf
die Anmelderin auch zu Recht hinweist - kein generelles Verbot der Doppelpatentierung gibt. Dies zeigt gerade die Vorschrift des § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG. Ist nämlich auf die Patentanmeldung, deren Priorität für eine spätere Patentanmeldung in
Anspruch genommen wird, bereits ein Patent erteilt worden (was in der Praxis allerdings nur selten der Fall sein wird), gerät dieses nicht in Wegfall.
c) Gegen eine Ausweitung des Anwendungsbereichs von § 40 Abs. 5 Satz 1
PatG auf dem Wege eines Analogieschlusses spricht auch, dass es sich hierbei
um eine Ausnahmevorschrift handelt, durch die die Rechte des Anmelders beschnitten werden. Schließlich verliert er durch die Rücknahmefiktion seine frühere
Patentanmeldung, auch wenn er für diese sämtliche Gebühren ordnungsgemäß
entrichtet hat. Der Anmelder mag im Einzelfall durchaus an einer Fortführung des
Verfahrens der früheren Patentanmeldung interessiert sein, etwa weil dieses Verfahren - wie von der Anmelderin im vorliegenden Fall vorgetragen - schon relativ
weit fortgeschritten ist und der Anmelder vom Ausgang dieses Verfahrens sein
Verhalten im Verfahren der späteren Anmeldung abhängig machen will.
4. Somit bleibt es dabei, dass die vorliegende Patentanmeldung nicht auf Grund
der im Verfahren der späteren Patentanmeldung abgegebenen Prioritätserklärung
als zurückgenommen zu gelten hat, weshalb sich die in dem angefochtenen Beschluss des Patentamts getroffene Feststellung als unzutreffend erweist und der
Beschluss aufzuheben ist.
B. Unbegründet ist die Beschwerde insoweit, als die Feststellung, dass die Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung 201 21 204.8 wirksam für die Patentanmeldung 102 06 858.5 in Anspruch genommen ist, nicht getroffen werden kann. Ob
diese Prioritätsbeanspruchung wirksam ist, muss ggf. im Verfahren der späteren
Patentanmeldung entschieden werden (Busse, a. a. O., § 40 Rn. 21 f.; Schulte,
a. a. O., § 40 Rn. 38, 39). Im hier zu entscheidenden Verfahren der früheren Patentanmeldung ist für eine solche (nicht lediglich inzidenter zu treffende, s. hierzu
oben Abschnitt II. A. 2. a) Entscheidung dagegen kein Raum.
C. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht der Billigkeit, weil die Prüfungsstelle ihren Beschluss ohne vorherige Anhörung der Anmelderin zur Frage
des Eintritts der Rücknahmefiktion gefasst und dadurch deren rechtliches Gehör
verletzt hat. Es erscheint auch nicht ausgeschlossen, dass diese Gehörverletzung
ursächlich war für die von der Prüfungsstelle getroffene Feststellung, die sich im
Beschwerdeverfahren als unzutreffend herausgestellt hat.
gez.
Unterschriften