BPatG Beschluss vom 12.07.2006 – 32 W (pat) 175/04

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 175/04

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

12. Juli 2006

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend die Marke 395 46 503

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 12. Juli 2006 unter Mitwirkung …

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die am 16. November 1995 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen unterschiedlicher Klassen angemeldete Wortmarke

SALLI

ist am 14. März 1996 in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 20. Juni 1996. In

Klasse 3 war die Marke zunächst u. a. für die Waren

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“

registriert.

Widerspruch erhoben

ist u. a. aus der prioritätsälteren deutschen Marke

395 14 886 (angemeldet am 5. April 1995)

SALLY

die seit dem 11. April 1996 u. a. für folgende Waren eingetragen ist:

„08 handbetätigte Werkzeuge und Geräte zur Körper- und

Schönheitspflege (soweit in Klasse 8 enthalten);

11 elektrotechnische Geräte für Körper-, Schönheits- und Haarbehandlung (soweit in Klasse 11 enthalten).“

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts - Beamter des gehobenen Dienstes - vom 14. November 2000 ist die

teilweise Löschung der angegriffenen Marke, nämlich u. a. für die Waren „Mittel

zur Körper- und Schönheitspflege“, angeordnet worden. Im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, im Verhältnis zu Geräten zur Körper- und Schönheitspflege komme es zwar nicht auf der Herstellerebene, wohl aber in Vertrieb und Marktauftritt (gemeinsame Verkaufsstätten) zu Berührungspunkten, so dass von Warenähnlichkeit ausgegangen werden müsse.

Die Markeninhaberin hat Erinnerung eingelegt und mit einem am 16. August 2001

eingegangenen Schriftsatz die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke hat die Widersprechende eine

in englischer Sprache gehaltene eidesstattliche Versicherung

(Statutory

Declaration) eines Angestellten, einen Internetauszug betreffend Niederlassungen

in Deutschland, Aufkleber sowie Prospektmaterial aus den Jahren 1997 bis 2000

vorgelegt. Die Markeninhaberin hat die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle hat durch

Beschluss vom 23. März 2004, berichtigt mit Beschluss vom 16. Juni 2004, den

Erstbeschluss insoweit aufgehoben, als die Löschung der jüngeren Marke u. a. für

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ angeordnet worden war, und den Widerspruch auch insoweit zurückgewiesen. Eine rechtserhaltende Benutzung der

Widerspruchsmarke sei nicht glaubhaft gemacht worden. Die vorgelegten Unterlagen zeigten keine mit „SALLY“ gekennzeichneten Produkte, vielmehr ausschließlich mit anderen Marken versehene. Eine unmittelbare Verbindung der Marke mit

den Waren sei nicht belegt. Der nachgewiesene firmenmäßige Gebrauch könne

die betriebliche Herkunftsfunktion nicht erfüllen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. März 2004 in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses vom 16. Juni 2004 aufzuheben.

Als Glaubhaftmachungsunterlagen legt sie (nochmals) ein Preisetikett vor, wie es

nach ihren Angaben auf den Waren angebracht wird, außerdem die Fotografie von

mit der Widerspruchsmarke versehenen Verpackungen von Haarkämmen. Letztere Ware sei unter den Oberbegriff „handbetätigte Werkzeuge zur Schönheitspflege“ in Klasse 8 zu subsumieren. In einem weiteren Schriftsatz legt die Widersprechende zusätzlich Kopien von Warenverpackungen für unterschiedliche Erzeugnisse vor, die in einer ihrer deutschen Filialen erworben worden seien, außerdem Einkaufstüten sowie eine Werbebroschüre.

Die Markeninhaberin hat schriftsätzlich beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ihrer Ansicht nach hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung

ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht. „Haarkämme“ fielen unter den Oberbegriff

„Kämme“, der nach der Klassifikation der Klasse 21 zuzuordnen sei. Sie schränkt

hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Waren in Klasse 3 das Verzeichnis

ein auf

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich dekorative

Kosmetik“.

Werkzeuge und Geräte zur Körper- und Schönheitspflege seien mit Mitteln zur

Körper- und Schönheitspflege nicht ähnlich, erst recht nicht mit dekorativer Kosmetik.

Wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung sind seitens der Widersprechenden weitere Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht worden, nämlich eine in

englischer Sprache abgefasste eidesstattliche Versicherung eines Vice President

and Secretary der Widersprechenden (deren deutsche Übersetzung in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurde) mit Umsatzzahlen für die Jahre 2002 bis

2006 sowie Ausdrucke von Internet-Seiten der Widersprechenden. „Dekorative

Kosmetik“ lasse sich von sonstigen kosmetischen Präparaten nicht eindeutig abgrenzen.

Die Markeninhaberin hat nochmals erwidert; eine rechtserhaltende markenmäßige

Benutzung der Widerspruchsmarke auf den registrierten Waren selbst sei nicht

belegt. Es werde nicht einmal behauptet, dass die Waren oder deren Verpackung

mit dieser Marke versehen seien. Weiterhin vertieft sie ihre Ansicht, dass keine

Warenähnlichkeit gegeben sei.

In der mündlichen Verhandlung, an der die Markeninhaberin gemäß vorheriger

Ankündigung nicht teilgenommen hat, sind von der Widersprechenden mehrere

der von ihr vertriebenen Produkte mit Originalverpackung, welche eingehend in

Augenschein genommen wurden, sowie ein weiterer Internetausdruck vorgelegt

worden.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden (§ 66 MarkenG) bleibt in der

Sache ohne Erfolg.

1. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die angegriffene Marke nur insoweit, als sie - nach weiterer Teillöschung in der Beschwerdeinstanz - für „Mittel zur

Körper- und Schönheitspflege, nämlich dekorative Kosmetik“ beansprucht wird.

Hinsichtlich aller sonstigen (noch) registrierten Waren und Dienstleistungen steht

sie dagegen außer Streit, weil die Widersprechende gegen den ersten Beschluss

der Markenstelle vom 14. November 2000, der ihren Widerspruch insoweit zurückgewiesen hat, keine Erinnerung eingelegt hat, so dass der Erstbeschluss in diesem Umfang bestandskräftig geworden ist.

2. Soweit sich der Widerspruch gegen die verfahrensgegenständlichen Waren in

Klasse 3 richtet, kann ihm bereits deshalb nicht stattgegeben werden, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke, aus der Widerspruch erhoben wurde, auch im Beschwerdeverfahren nicht glaubhaft hat.

Die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin war gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2

MarkenG zulässig; im Zeitpunkt ihrer Erhebung (16. August 2001) war der maßgebliche Fünf-Jahres-Zeitraum seit Registrierung der Widerspruchsmarke

(11. April 1996) abgelaufen. Die Widersprechende traf und trifft mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke gemäß § 26 MarkenG in

dem - im Laufe des Verfahrens mitwandernden - Zeitraum von fünf Jahren vor der

Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen. Dem ist sie weder im

patentamtlichen Verfahren, wie im Erinnerungsbeschluss der Markenstelle zutreffend festgestellt, noch im vorliegenden gerichtlichen Verfahren nachgekommen.

Die vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen, d. h. die beiden eidesstattlichen

Versicherungen vom 20. Februar 2002 und vom 29. Juni 2006 sowie die ergänzenden, im Laufe des Verfahrens, zuletzt in der mündlichen Verhandlung, eingereichten Belege, welche als im Zusammenhang stehend gewertet werden müssen

(vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdn. 45), lassen nicht den Schluss

zu, dass die Widerspruchsmarke funktionsgerecht benutzt worden ist. Die Benutzung einer eingetragenen Marke wirkt nämlich nur dann rechtserhaltend, wenn

sie der Hauptfunktion einer Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität

der Waren zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese von Waren anderer

Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 - Ansul/Ajax; BGH GRUR

2005, 1047 - OTTO; GRUR 2006, 150, 151 re. Sp. - NORMA). Dies erfordert eine

für die betreffenden Waren übliche und sinnvolle markenmäßige Verwendung.

Dagegen reicht eine Verwendung (nur) als Unternehmenskennzeichen auch dann

nicht aus, wenn Inhaberin der Marke - wie hier - ein Handelsunternehmen (und

kein Produzent) ist, mithin eine sog. Handels- oder Händlermarke vorliegt. Auch

bei derartigen, für bestimmte Waren eingetragenen Marken ist nur eine Benutzung

für den Gegenstand der Eintragung, d. h. für konkrete unter die registrierten Oberbegriffe fallende Erzeugnisse (hier solche in den Klassen 8 und 11), rechtserhaltend (BGH a. a. O. - OTTO und NORMA). Die Widersprechende genießt keinen

Schutz für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren (in

Klasse 35), was nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (GRUR

2005, 764 - Praktiker; vgl. auch BPatG GRUR 2006, 63 - Einzelhandelsdienstleistungen II) nunmehr grundsätzlich möglich ist. Die Frage, ob die belegten

Verwendungshandlungen für derartige Dienstleistungen rechtserhaltend wären,

stellt sich deshalb vorliegend nicht.

Da der nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgebliche Benutzungszeitraum von

fünf Jahren vor der (abschließenden) Entscheidung über den Widerspruch sich

von Juli 2001 bis Juli 2006 erstreckt, kommt vor allem der zweiten eidesstattlichen

Versicherung in Verbindung mit den ergänzenden Unterlagen, d. h. den eingereichten und in der mündlichen Verhandlung in Augenschein genommenen Produktbeispielen, besondere Bedeutung zu. Der eidesstattlichen Versicherung, so

wie sie abgefasst ist, fehlt die Eignung, eine markenmäßige Verwendung der Widerspruchsmarke zu belegen. Zunächst ist zu beanstanden, dass sie „zur Vorlage

beim Deutschen Patentamt“ - nicht aber beim Bundespatentgericht - bestimmt ist

(was der ausländischen Widersprechenden aber möglicherweise trotz anwaltlicher

Vertretung und Beratung als falsa demonstratio nachgesehen werden kann). Ein

entscheidender Mangel liegt jedenfalls darin, dass in Nr. 1) der Erklärung die

registrierten Oberbegriffe angeführt werden, woran auch die mit „insbesondere“

eingeleitete Nennung einzelner Erzeugnisse nichts ändert. Erforderlich ist aber, da

nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die als benutzt glaubhaftgemachten Waren

(gemeint ist die Benutzung der Marke für diese Waren) auf Seiten der Widersprechenden berücksichtigt werden können, dass sämtliche benutzten Einzelprodukte gesondert angegeben werden. Die - rein rechtliche - Beurteilung der Subsumtions- und Integrationsfrage ist allein Sache des Gerichts. Da in Nr. 1) der

eidesstattlichen Versicherung Oberbegriffe angeführt werden, ist eine Zuordnung

der in Nr. 3) genannten - durchaus beträchtlichen - Umsätze in den Jahren 2002

bis 2006 zu einzelnen Produkten nicht möglich. Letztlich bleibt offen, für welche

konkreten Waren und in jeweils welchem Umfang die Widerspruchsmarke benutzt

worden sein soll.

Zudem ist die in Nr. 2) der eidesstattlichen Versicherung dargelegte Form der Markenverwendung, d. h. die Anbringung auf Preislisten, Auftragsformularen, Rechnungen, Werbematerial und Katalogen sowie auf Internet-Seiten bei Waren der

vorliegenden Art, die - wie die vorgelegten Produktbeispiele zeigen - üblicherweise

mit (Hersteller-) Marken versehen sind, nicht geeignet, beim angesprochenen

Publikum, d. h. vor allem bei den Endabnehmern derartiger Erzeugnisse, das Verständnis aufkommen zu lassen, es würde sich um markenmäßige (Zweit-)Kennzeichnungen handeln. Die Widersprechende kann sich in diesem Zusammenhang

nicht auf die Feststellung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2006, 150, 151 re. Sp.

- NORMA) berufen, es sei nicht stets erforderlich, dass die Marke unmittelbar an

der Ware angebracht oder mit ihr verbunden wird. Insoweit ist eine differenzierte

Betrachtung geboten (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rdn. 15, 38 bis 40).

Zwar gibt es zweifelsfrei Waren, bei denen die Anbringung der Marke auf diesen

oder in unmittelbarer Verbindung mit ihnen unüblich ist. Für handbetätigte oder

elektrotechnische Geräte zur Körper- und Schönheitspflege gilt dies aber nicht;

hier erwartet der Verkehr vielmehr - sofern es ihm um Markenware geht - die

deutliche Erkennbarkeit der Marke (ohne dabei nach Hersteller- und Handelsmarke zu unterscheiden) auf der jeweiligen Ware oder ihrer Verpackung selbst.

Wer am Erwerb derartiger Erzeugnisse interessiert ist, wird deshalb vorliegend in

den zumindest auf den Verpackungen deutlich sichtbaren Bezeichnungen (z. B.

MERCIA) den markenmäßigen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen.

Dass die - nachträglich aufgeklebten - Preisetiketten mit der Angabe „SALLY“

keine markenmäßige Benutzung darstellen, ergibt sich unmittelbar aus der

NORMA-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (a. a. O., 152); das Publikum sieht

hierin lediglich den Hinweis, dass für so ausgezeichnete Waren ein bestimmter

Preis (hier der SALLY-Preis) gefordert wird. Die in der mündlichen Verhandlung

geäußerte Ansicht der Widersprechenden, der Verkehr entnehme der Angabe

„SALLY“ auf dem Etikett - anders als im NORMA-Fall - bestimmte Gütevorstellungen, ist in keiner Weise belegt; selbst wenn dem aber so wäre, folgte aus diesem

Umstand noch keine markenmäßige Benutzung.

Der auf einigen der eingereichten MERCIA-Produkte auf der Rückseite der Verpackungen an versteckter Stelle und in geringer Größe enthaltene Vertriebsvermerk („Distributed exclusively in the U.K. by SALLY® HAIR & BEAUTY

SUPPLIES“) wird vom deutschen Publikum, soweit es ihn überhaupt wahrnimmt

und versteht, nicht als (Zweit-)Marke aufgefasst (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.,

§ 26, Rdn. 82 m. w. N.). Zudem bezieht er sich ausschließlich auf den Vertrieb im

United Kingdom (= Großbritannien).

Soweit die Verpackung von Haarkämmen die Marke „SALLY“ aufweist (wie aus

der Anlage 3 zum Schriftsatz vom 24. November 2004 ersichtlich), kann dies der

Widersprechenden nicht zugute kommen, weil sie für diese Waren - „Kämme“ sind

der Klasse 21 zugeordnet, vgl. Anhang zu § 19 Abs. 1 MV - keinen Schutz

genießt.

3. Mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke muss dahingestellt bleiben, ob die sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2,

§ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegen (wobei hier nicht die Zeichenähnlichkeit

problematisch ist, sondern allein die Frage, ob die jeweiligen Waren im Ähnlichkeitsbereich liegen).

4. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

5. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht

geboten, weil der Fall keine ungeklärten Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung aufwirft und eine Befassung des Bundesgerichtshofs auch zur Fortbildung

des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung nicht erforderlich ist.

gez.

Unterschriften