BPatG Beschluss vom 16.08.2006 – 26 W (pat) 81/02

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 81/02 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 300 39 645

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 16. August 2006 durch …

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle vom

5. März 2002 aufgehoben und die Löschung der angegriffenen

Marke 300 39 645 angeordnet.

G r ü n d e

I

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

„Software; Schadenmanagement, nämlich die organisatorische

Abwicklung von Fahrzeugschäden für Dritte; Handel mit Mobilität,

nämlich die Vermittlung von Verträgen über die Anmietung und

Vermietung von Fahrzeugen durch Betrieb eines elektronischen

Marktplatzes im Internet; Transportwesen, insbesondere die Vermietung von Fahrzeugen“

eingetragene Wortmarke 300 39 645

MobiScout

ist Widerspruch erhoben worden aus der für

„Werbung und Marketing; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere, Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Waren; Werbemittlung; Personalberatung und Personalvermittlung; Arbeits- und Arbeitsplatzvermittlung;

Immobilien- und Hypothekenvermittlung; Grundstücks- und Hausverwaltung; Finanzwesen; Schätzen von Immobilien; Vermittlung von Versicherungen; Wohnungsvermietung;

Reparatur und Instandhaltung von Häusern, Wohnungen und

Gärten; Telekommunikationsdienstleistungen, insbesondere Daten-, Bild- und Sprachdienstleistungen; Network-Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten, Informationen und

Daten; Daten- und Bildübermittlung mittels Computer; Online-

Dienste, insbesondere Sammeln, Bereitstellen, Liefern und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern;

Betreiben eines Call-Centers; Internet-Dienstleistungen, nämlich

Bereitstellen von Informationen im Internet; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zum Internet; Einstellen von Web-Seiten in das Internet für Dritte (Web-Hosting); integrierte Sprach-

und Datenkommunikation; Bereitstellen eines computergestützten

Kraftfahrzeugmarktes, insbesondere Sammeln, Liefern und Übermitteln von Informationen über Angebote und Nachfrage nach gebrauchten und neuen Fahrzeugen; E-mail-Datendienste; Design

von Netzwerkseiten und deren Einstellen ins Internet für Dritte als

computergestützte Märkte für verschiedene Produkte und Dienstleistungen, bei denen die Anbieter und Nachfrager mit Hilfe computergestützter Erfassung von Angeboten und Nachfragen zusammengeführt werden, insbesondere unter Nutzung des Internets und von Call-Centern; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Aufbau von Datenbanken und multimedialen Informationssystemen in telekommunikativen Netzen; Entwicklung

und Betreuung von Computerprogrammen; Betrieb einer Datenbank“

eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke 399 30 169

Scout 24.

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den

Widerspruch durch einen Beamten des höheren Dienstes zurückgewiesen. Zur

Begründung hat sie ausgeführt, die jüngere Marke weise das zusätzliche Wortelement „Mobi“ auf und ergebe zusammen mit dem Bestandteil „Scout“ einen Gesamtbegriff. Es seien auf den maßgeblichen Wirtschaftssektoren insgesamt keine

konkreten Gründe ersichtlich oder vorgetragen, weshalb die angesprochenen

Verbraucher diesen fantasievollen Gesamtbegriff trennen sollten. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde nicht so stark durch das Markenwort „Scout“

geprägt, dass das weitere Wortelement verdrängt würde. Auch für die Annahme

einer mittelbaren Verwechslungsgefahr lägen die Voraussetzungen nicht vor, weil

dem Markenteil „Scout“ innerhalb der angegriffenen Marke keine eigenständige

betriebliche Kennzeichnungsfunktion zukomme.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und zur Begründung

ausgeführt, dass die beiden Wortelemente der angegriffenen Marke isoliert zu betrachten seien. Der Begriff „Mobi“ beschreibe als ohne weiteres erkennbare Abkürzung für mobil (= beweglich) die Waren und Dienstleistungen der Beschwerdegegnerin und verfüge über einen erkennbaren beschreibenden Gehalt, da auch

ausweislich des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses der „Handel mit Mobilität“

geschützt werden solle. Beim Zeichenbestandteil „Scout“ könne hingegen in Bezug auf die angebotenen Waren/Dienstleistungen kein ohne weiteres erkennbarer

Sachbezug ermittelt werden. Zudem werde rein vorsorglich das Vorliegen einer

mittelbaren Verwechslungsgefahr aufgrund der Verwendung einer Serienmarke

mit dem Bestandteil „Scout“ geltend gemacht, da dieser als Wortstamm mit Hinweisfunktion erscheine. Die Beschwerdeführerin trete mit dem Zeichenteil „Scout“

schon seit längerem innerhalb verschiedener Zeichen im Verkehr auf und gehöre

neben anderen Firmen der „Scout“-Gruppe an. Diese Unternehmensgruppe verwende eine Reihe von Marken wie z. B. „Immobilien Scout 24“, „Job Scout 24“,

„Home Scout“, „Property Scout“, die einen großen Bekanntheitsgrad besäßen,

weshalb der Verkehr bei der vorliegenden Marke sofort eine Verbindung zur

Scout-Gruppe herstellen würde. Selbst wenn dem Bestandteil „Scout“ ein beschreibender Gehalt beizumessen wäre, könne der Kennzeichnung aufgrund ihres

hohen Bekanntheitsgrades immer noch die Eignung, als Stammbestanteil zu wirken, zugesprochen werden. Aufgrund erheblicher Werbeanstrengungen und der

besonderen Qualität ihrer Dienstleistungen habe sich die „Scout“-Gruppe einen

hervorragenden Ruf erarbeitet, was durch die im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen belegt werde.

Die Widersprechende beantragt daher sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung

der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich zur Beschwerde der Widersprechenden nicht geäußert.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Zwischen der angegriffenen Marke „MobiScout“ und der Widerspruchsmarke „Scout 24“ besteht eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichnungsrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der

Nähe der Waren bzw. Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der älteren

Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der

Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt

(st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004,

239 - DONLINE; GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513,

514 - MEY/Ella May).

In Bezug auf die Dienstleistungen „Handel mit Mobilität, nämlich die Vermittlung

von Verträgen über die Anmietung und Vermietung von Fahrzeugen durch Betrieb

eines elektronischen Marktplatzes im Internet; Transportwesen, insbesondere die

Vermietung von Fahrzeugen“ der angegriffenen Marke besteht eine enge Ähnlichkeit mit der Dienstleistung „Bereitstellen eines computergestützten Kraftfahrzeugsmarktes, insbesondere Sammeln, Liefern und Übermitteln von Informationen

über Angebote und Nachfrage nach gebrauchten und neuen Fahrzeugen“ der Widerspruchsmarke (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 373 re. Spalte). Ebenfalls ähnlich mit dieser Dienstleistung

der Widerspruchsmarke ist die Dienstleistung „Schadenmanagement, nämlich die

organisatorische Abwicklung von Fahrzeugschäden für Dritte“ der angegriffenen

Marke, da die Veräußerung durch Unfall beschädigter Kraftfahrzeuge einerseits

von der organisatorischen Abwicklung eines Schadensfalles mitumfasst sein kann

und andererseits auch zum Vermittlungsgegenstand eines Kraftfahrzeugmarktes

gehört.

Ähnlichkeit ist weiterhin anzunehmen zwischen der Ware „Software“ der angegriffenen Marke mit den Dienstleistungen „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Entwicklung und Betreuung von Computerprogrammen“ in der Widerspruchsmarke (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., S. 65, li. Spalte).

Nach dem Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken scheidet eine

unmittelbare Verwechslungsgefahr aus

(vgl. BGH GRUR 2003, 1044,

1046 - Kelly). Auch wenn dem Bestandteil „Mobi-“ in der angegriffenen Marke aufgrund seiner beschreibenden Eigenschaft für Kraftfahrzeuge, nämlich als leicht

erkennbare Abkürzung für die Begriffe „Mobilität“ bzw. „mobil“ (= beweglich), für

sich gesehen eine Schutzfähigkeit wohl nicht zugebilligt werden kann, ist dennoch

davon auszugehen, dass schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente den Gesamteindruck einer Marke grundsätzlich mitbestimmen und deshalb

bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht von vornherein unberücksichtigt

bleiben dürfen (vgl. BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM;

GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Vorliegend sind jedoch die Voraussetzungen der assoziativen Verwechslungsgefahr in Form der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG) gegeben.

Bei der Annahme dieser Form der Verwechslungsgefahr ist grundsätzlich Zurückhaltung geboten. Sie greift nur dann ein, wenn die Vergleichszeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen mit maßgeblicher Herkunftsfunktion ansieht und deshalb eine nachfolgende Bezeichnung,

die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweist, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem;

GRUR 2002, 542, 544 - BIG). Daher spricht für die Annahme einer mittelbaren

Verwechslungsgefahr vor allem, dass der Markeninhaber bereits mit dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter

Serienmarken aufgetreten ist, wobei es aus verfahrensrechtlicher Sicht nicht erforderlich ist, dass aus allen diesen Serienmarken Widerspruch eingelegt wird (vgl.

BGH GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24; BPatG GRUR 2002, 345, 346 ASTRO

BOY/Boy).

Das Vorliegen eines kennzeichnungskräftigen Stammbestandteils mit Hinweischarakter ist bei dem Zeichenteil „Scout“, der in der Widerspruchsmarke in der Zusammensetzung „Scout 24“ dominierend hervortritt, als gegeben zu erachten. Die

Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren geltend gemacht, dass sie neben

anderen Firmen der „Scout“-Gruppe angehöre und schon seit längerem mit dem

kennzeichnenden Bestandteil „Scout“ innerhalb verschiedener Zeichen auftrete.

Ausweislich einer aktuellen Recherche des Senats sind für die Widersprechende

allein 10 Marken eingetragen, die den Bestandteil „Scout“ in verschiedenen Zusammensetzungen enthalten, zum Beispiel

„JOB SCOUT 24“,

„TRAVEL

SCOUT 24“, „SHOPPING SCOUT 24“, „YellowScout“. Für andere, zur „Scout“-

Gruppe gehörende Firmen sind zahlreiche weitere Marken wie „AutoScout24“,

„ImmobilienScout24“ oder „FinanceScout“ eingetragen. Nach dem Vortrag der Widersprechenden, der vom Markeninhaber unbestritten geblieben ist und daher als

zugestanden gilt (§ 82 Abs. 1 MarkenG, § 138 Abs. 3 ZPO), kommt den Marken

mit dem Bestandteil „Scout“ in ihrer jeweils relevanten Zielgruppe ein weit überdurchschnittlicher Bekanntheitsgrad zu (was durch die vorgelegten Unterlagen

z. B. über Marketingvolumen und Nachfragezahlen im Internet untermauert

wurde), sodass von einer Gewöhnung des Verkehrs an den herkunftskennzeichnenden Zeichenteil „Scout“ auszugehen ist.

Dabei kann die Frage, ob der Begriff „Scout“ im Hinblick auf die Dienstleistungen

der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke (Handel mit Mobilität,

Transportwesen, Werbe-, Telekommunikations- und Computerbereich) möglicherweise einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt aufweist, im Ergebnis

dahingestellt bleiben. So ist zwar der für die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr erforderliche Hinweischarakter des gemeinsamen Stammbestandteils kennzeichnungsschwachen Markenteilen grundsätzlich abzusprechen

(vgl. BGH GRUR 1998, 932, 934 - MEISTERBRAND; GRUR 2000, 608, 609 -

ARD-1). Ausnahmen gelten jedoch für Fälle, in denen der fragliche Bestandteil als

Herkunftshinweis im Verkehr durchgesetzt ist (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1043

Kinder) oder im Rahmen einer existenten Markenserie tatsächlich als Stammbestandteil aufgefasst wird (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG). Beides ist vorliegend aufgrund der von der Widersprechenden dargelegten, unstreitigen umfangreichen Benutzung und Verkehrsbekanntheit anzunehmen.

Außerdem stellt der Zeichenteil „Scout“ nach unbestrittenem Vortrag der Widersprechenden zugleich auch einen Firmenhinweis auf die „Scout“-Gruppe dar, die

große Präsenz im Internet zeigt; was ebenfalls für den Stammcharakter dieses

Bestandteils spricht (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdnr. 738

m. w. N.).

Der Stammbestandteil „Scout“ ist in der angegriffenen Marke wesensgleich enthalten und tritt dort auch als selbständiger Wortstamm hervor. Der weitere Zeichenteil „Mobi-“ weist aufgrund des produktbeschreibenden Charakters als Hinweis auf „Mobilität“ bzw. „mobil“ (= beweglich) eine nur geringe Kennzeichnungskraft auf, wodurch die Aufmerksamkeit des Verkehrs in erster Linie auf den weiteren Bestandteil gelenkt wird und diesen als das eigentliche Betriebskennzeichen

erscheinen lässt (vgl. BPatG GRUR 1998, 1025, 1026 - Rebenfreund; BPatG

GRUR 2002, 438, 440 - „WISCHMAX/Max“). Hinzu kommt, dass die Binnengroßschreibung des Bestandteils „Scouts“ den Eindruck eines zweigliedrigen Begriffs

zusätzlich verstärkt.

Die Zeichenbildung der angegriffenen Marke mit einem vorangestellten klar beschreibenden Bestandteil, der den Gegenstand bzw. Inhalt der Dienstleistungen

näher erläutert, herrscht auch bei der Zeichenserie der Widersprechenden vor.

Wie z. B. die Marken „JOB SCOUT 24“, „TRAVEL SCOUT 24“, „SHOPPING

SCOUT 24“ deutlich werden lassen, verbindet sich der nachgestellte Bestandteil

„Scout“ stets mit den vorangestellten konkreten Bezeichnungen des Gegenstands

bzw. Inhalts der angebotenen Dienstleistungen (Arbeitsplatz, Reise, Einkauf). In

weiteren, von der Widersprechenden genannten Marken der „Scout“-Gruppe finden sich auch Zusammensetzungen mit einem deutschen Zeichenteil wie „Immobilien“ oder „Auto“ oder Beispiele für eine Binnengroßschreibung wie in „FinanceScout“. In diese Zeichenserie fügt sich die angegriffene Marke nahtlos ein. Für

den Durchschnittsverbraucher, der an die Zeichenserie der Widersprechenden

gewöhnt ist, liegt daher die Annahme besonders nahe, bei den unter der Bezeichnung „MobiScout“ vertriebenen Dienstleistungen handle es sich um solche, die

Mobilität und Transport zum Gegenstand haben und daher der Unternehmensgruppe der Widersprechenden zuzuordnen sind.

Demnach ist die Gefahr, dass die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in

Verbindung gebracht werden, gegeben, was zu einer Verwechslungsgefahr unter

dem Aspekt des Serienzeichens im Rahmen der festgestellten Ähnlichkeit der

Dienstleistungen führt.

Zur Kostenauferlegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

gez.

Unterschriften