BPatG Beschluss vom 15.11.2006 – 32 W (pat) 171/03

BUNDESPATENTGERICHT

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

32 W (pat) 171/03

_______________________

(Aktenzeichen)

… 08.05

…

betreffend die Marke 397 38 249

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter

Mitwirkung …

in der Sitzung vom 15. November 2006

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der

Markenstelle

für Klasse 30 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 3. April 2003 insoweit aufgehoben, als die Marke

397 38 249 wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 190 951

gelöscht worden ist. Der Widerspruch aus der Marke 1 190 951

wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die am 11. August 1997 angemeldete Wortmarke

GOLDQUELL

ist am 10. Februar 1998 unter der Nr. 397 38 249 für folgende Waren eingetragen

worden:

Fisch, Geflügel (nicht lebend), Fleisch, Wurstwaren, Eier, Milchprodukte, Milch; Backwaren, insbesondere Brot, Brötchen, Kuchen, Torten; Teigwaren, insbesondere Nudeln; Pizzas; Konfekt,

Kekse, Gebäck; Zuckerwaren, Bonbons; Kaugummi; Honig; Schokolade; Speiseeis; Kaffee- und Kakao-Getränke; Gewürze, Gewürzmischungen; Nüsse; Kaffee, Kakao, Tee; Biere; alkoholfreie

Getränke, insbesondere Fruchtsäfte, Gemüsesafte; Mineralwässer, Tafelwässer; alkoholhaltige Getränke (ausgenommen Bier),

insbesondere Wein, Apfelwein; Sekt; Spirituosen, Liköre.

Die Veröffentlichung erfolgte am 10. März 1998.

Widerspruch erhoben ist aus der prioritätsälteren deutschen Marke 1 190 951 (angemeldet am 3. März 1988)

Goldquell

die seit dem 7. Oktober 1994 für die Waren

Fruchtsäfte, Fruchtnektare und Fruchtsaftgetränke; Mineralwässer

und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke

registriert ist. Der Widerspruch richtet sich gegen sämtliche Waren der jüngeren

Marke.

Mit einem am 19. Januar 2000 eingegangenen Schriftsatz hat der Markeninhaber

eine Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Zur Glaubhaftmachung hat die

Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung der Geschäftsführerin ihrer

Komplementärgesellschaft vom 22. Oktober 2001 betreffend die Benutzung der

Widerspruchsmarke für Fruchtsäfte, Nektare, Fruchtsaftgetränke, Gemüsegetränke und Eistee vorgelegt; die Nettoumsätze für sämtliche Produkte lägen in den

Jahren 1997 und 1998 jeweils über 5 Mio. DM. Beigefügt waren Kopien von Werbezetteln und Verpackungsabschnitten.

Der Markeninhaber hat die Nichtbenutzungseinrede mit der Begründung aufrechterhalten, die Widerspruchsmarke werde nicht in der eingetragenen Form benutzt,

vielmehr eine davon abweichende Wort-Bild-Marke.

Durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts - Beamter des höheren Dienstes - vom 3. April 2003 ist die jüngere

Marke teilweise gelöscht worden, nämlich für die - nach Ansicht des Prüfers allein

angegriffenen - Waren

Milchprodukte, Milch, Kaffe- und Kakao-Getränke, Kaffee, Kakao,

Tee, Biere, alkoholfreie Getränke, insbesondere Fruchtsäfte, Gemüsesäfte, Mineralwässer, Tafelwässer, alkoholhaltige Getränke

(ausgenommen Biere), insbesondere Wein, Apfelwein, Sekt, Spirituosen, Liköre.

Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei ausreichend glaubhaft gemacht worden. Die Vergleichsmarken unterlägen der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr; die sich gegenüberstehenden Waren seien teils identisch,

teils einander ähnlich, die Wortzeichen stimmten klanglich überein.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Seiner Ansicht nach sind die Benutzungsunterlagen sowie der Umfang der Warenähnlichkeit unrichtig bewertet worden.

Der Markeninhaber beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 vom 3. April 2003

aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

In der mündlichen Verhandlung am 10. November 2004 hat der Bevollmächtigte

der Widersprechenden erklärt, er versichere anwaltlich, ihm sei aus eigener Anschauung bekannt, dass die Widerspruchsmarke für die in der eidesstattlichen

Versicherung vom 22. Oktober 2001 genannten Waren in den Jahren 1999 und

2000 in annähernd gleichem Umfang wie in den Jahren 1997 bis 1998 und in gleicher Aufmachung benutzt worden sei.

Der Senat hat die Zustellung einer Entscheidung an Verkündungs Statt, nicht vor

dem 15. Januar 2005, beschlossen, um den Beteiligten eine einvernehmliche

Beilegung des Rechtsstreits zu ermöglichen. Hierfür hat er Anregungen gegeben.

Trotz Verlängerung der Frist ist eine Einigung nicht erzielt worden.

Der Markeninhaber hat im Wege der Teillöschung das Warenverzeichnis der

Marke 397 38 249 wie folgt neu gefasst:

„Fisch, Geflügel (nicht lebend), Fleisch, Wurstwaren, Eier, Milchprodukte, Milch; Backwaren, insbesondere Brot, Brötchen, Kuchen, Torten; Teigwaren, insbesondere Nudeln; Pizzas; Konfekt,

Kekse, Gebäck; Zuckerwaren, Bonbons; Kaugummi; Honig; Schokolade; Speiseeis; Kaffee- und Kakaogetränke; Gewürze, Gewürzmischungen; Nüsse; Kaffee, Kakao“.

Beide Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren

einverstanden erklärt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten

Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers (§ 66 MarkenG) ist begründet. Der

Widerspruch aus der Marke 1 190 951 muss bereits deshalb ohne Erfolg bleiben,

weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke in der

Beschwerdeinstanz nicht glaubhaft gemacht hat.

Die in dem beim Deutschen Patent- und Markenamt am 19. Januar 2000 eingegangenen Schriftsatz des Markeninhabers enthaltene Erklärung, eine Benutzung

der Widerspruchsmarke werde bestritten, stellt die zulässige Einrede mangelnder

Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG dar. Im Zeitpunkt der Erhebung

der Einrede war die Widerspruchsmarke seit mehr als fünf Jahren (nämlich seit

dem 7. Oktober 1994) registriert. Da die sogenannte Benutzungsschonfrist der

Widerspruchsmarke bei Veröffentlichung der jüngeren Marke (10. März 1998)

noch nicht abgelaufen war, traf und trifft die Widersprechende nach § 43

Abs. 1 Satz 2 MarkenG die Obliegenheit, eine gemäß § 26 MarkenG rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der (abschließenden) Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen. Dieser Zeitraum ist somit (anders als im Fall der Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG)

nicht von vornherein feststehend, sondern wandert im Lauf des Widerspruchsverfahrens, einschließlich des gerichtlichen Beschwerdeverfahrens, gleichsam mit

(vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdn. 10). Er erstreckt sich nunmehr

auf den Zeitraum von November 2001 bis November 2006.

Für diesen - im vorliegenden Verfahren allein maßgeblichen - Benutzungszeitraum

liegen aber keine Glaubhaftmachungsunterlagen der Widersprechenden vor. Die

Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 22. Oktober 2001 beziehen

sich notwendigerweise auf einen davor liegenden Zeitraum. Ob den Angaben zu

den erzielten Umsätzen in den Jahren 1997 und 1998, welche nicht nach einzelnen Waren aufgeschlüsselt sind, die Eignung zukommt, eine vom Umfang her

ausreichende Benutzung zu belegen, kann ebenso offen bleiben wie die Frage, ob

die durch die ergänzenden Unterlagen dargetane Form der Zeichenverwendung

den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke gemäß § 26 Abs. 3

MarkenG verändert oder nicht. Gleichfalls keiner Entscheidung bedarf, ob die in

der mündlichen Verhandlung abgegebene anwaltliche Versicherung ein geeignetes Glaubhaftmachungsmittel darstellt, da sich diese jedenfalls nur auf eine angebliche Benutzung in den Jahren 1999 und 2000 bezieht, nicht aber auf spätere

Jahre.

Mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke muss weiter dahingestellt bleiben, ob die sich gegenüberstehenden

Kennzeichnungen der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 9 Abs. 1

Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegen (wobei hier angesichts der Zeichenidentität allein die Frage problematisch ist, ob die jeweiligen Waren noch im Ähnlichkeitsbereich liegen).

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht

kein Anlass.

gez.

Unterschriften