BPatG Beschluss vom 05.12.2006 – 5 W (pat) 4/06

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 4/06 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend das Gebrauchsmuster …

hier: Kostenfestsetzung

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

am 5. Dezember 2006 durch …

beschlossen:

1. Die Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der

Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Oktober 2004 wird zurückgewiesen.

2. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

G r ü n d e

I.

Auf Antrag der Antragstellerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) hat die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 5. Mai 2004 das Gebrauchsmuster …

gelöscht und die Kosten des Löschungsverfahrens dem Antragsgegner und Beschwerdegegner (im Folgenden: Beschwerdegegner) auferlegt. Nach Bestandskraft des Beschlusses hat die Beschwerdeführerin die Festsetzung ihrer Kosten

auf der Basis der BRAGO von 5.502,80 € beantragt, worin - ausgehend von einem

Gegenstandswert i. H. v. 250.000,00 € - eine Prozess- und eine Verhandlungsgebühr in Höhe von je 2.052,00 € enthalten sind. Der Beschwerdegegner hat dem

Antrag mit der Begründung widersprochen, dass im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren die BRAGO keine Anwendung finde, so dass nur eine Vertretungs- und

eine Verhandlungsgebühr in Höhe von jeweils 1.007,25 € angesetzt werden dürften. Mit Beschluss vom 28. Oktober 2004 hat die Gebrauchsmusterabteilung II die

vom Beschwerdegegner zu erstattenden Kosten auf 3.413,40 € festgesetzt und

unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts statt der

beantragten Prozess- und Verhandlungsgebühr nur die Vertretungs- und die Verhandlungsgebühr zuerkannt hat.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde verfolgt die Beschwerdeführerin ihren

Antrag auf Erstattung der Prozess- und der Verhandlungsgebühr weiter. Eine Beschwerdebegründung hat sie zunächst nicht abgegeben. Der Senat hat die Beteiligten mit Verfügung vom 10. April 2006 darauf hingewiesen, dass im vorliegenden

Fall die BRAGO Anwendung finde. Da aber das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt kein gerichtliches Verfahren

sei, könnten nur eine Geschäfts- und die Besprechungsgebühr geltend gemacht

werden. Zu diesem Rahmen müsse noch vorgetragen werden, ebenso zum Gegenstandswert.

Die Beschwerdeführerin hält im Hinblick auf die Bedeutung der Angelegenheit,

den Umfang der anwaltlichen Tätigkeit und die wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer

Mandantin jeweils eine 10/10 Gebühr für angemessen. Für den Gegenstandswert

verweist sie auf den vom Beschwerdegegner im parallelen Verletzungsverfahren

angegebenen Streitwert von 250.000,-- €. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf

Bl. 34/40 d. A. Bezug genommen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den

der Gebrauchsmusterabteilung II

vom

28. Oktober 2004 aufzuheben und die Kosten auf insgesamt

5.502,80 € festzusetzen.

Der Beschwerdegegner beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er tritt dem Vorbringen der Beschwerdeführerin in allen Punkten entgegen und

hält den Kostenansatz der Gebrauchsmusterabteilung für zutreffend. Wegen des

Vortrags im Einzelnen wird auf Bl. 51/54 d. A. verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, da der Vortrag der Beschwerdeführerin zu dem für die Geschäfts- und die Besprechungsgebühr anzusetzenden Gebührenrahmen und zum Gegenstandswert keine substantiierten Angaben enthält,

aufgrund derer sich die Kostenfestsetzung der Gebrauchsmusterabteilung der

Höhe nach als unzutreffend erweisen würde.

1. Die Gebühren für die patentanwaltliche Tätigkeit berechnen sich im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen

Patent- und Markenamts nach den für Rechtsanwälte geltenden Vorschriften

(BPatG Mitt. 2006, 518 ff.). Nach der Übergangsregelung des § 61 Abs. 1 RVG

ist für das vorliegende Verfahren die Vergütung nach den Vorschriften der

BRAGO zu berechnen, da der unbedingte Auftrag zur Erledigung der Angelegenheit vor dem 1. Juli 2004 erteilt wurde, wie sich aus dem Löschungsantrag

vom 28. April 2003 ergibt.

2. Da es sich beim Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht um ein gerichtliches Verfahren handelt, bestimmen

sich die Gebühren des Patentanwalts nicht nach dem 3. bis 11. Abschnitt der

BRAGO, also insbesondere nicht nach § 31 BRAGO, sondern nach § 118

i. V. m. § 12 Abs. 1 BRAGO. Danach kann die Beschwerdeführerin für ihren

Patentanwalt eine Geschäftsgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO und eine

Besprechungsgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO beanspruchen. Daran

ändert auch die von der Beschwerdeführerin zitierte Kommentarstelle nichts,

die von einer engen Verwandtschaft zwischen den Gebühren des § 31 BRAGO

und des § 118 BRAGO ausgeht, im Übrigen aber betont, dass keine Gleichheit

vorliegt (Gerold/Schmidt/von Eicken/Madert, BRAGO, 15. Aufl. 2002, § 118,

Rn. 2). Insbesondere kann aus der möglichen Vergleichbarkeit der Gebühren

nicht geschlossen werden, dass 10/10 Gebühren angesetzt werden dürften.

Vielmehr wird die Höhe des zwischen 5/10 und 10/10 liegenden Gebührenrahmens durch den Anwalt unter Berücksichtigung aller Umstände des jeweiligen

Einzelfalls nach § 12 BRAGO bestimmt, nach der Bedeutung der Angelegenheit, des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit und den

Vermögens- und Einkommensverhältnissen des Auftraggebers.

3. Der Vortrag der Beschwerdeführerin zu diesen Punkten rechtfertigt keine

10/10 Gebühren, da er zu den einzelnen Bemessungskriterien zu pauschal ist.

a) Zur geltend gemachten erheblichen Bedeutung der Angelegenheit hat die

Beschwerdeführerin ausgeführt, dass es insbesondere auch um die rechtliche und tatsächliche Klärung im Hinblick auf ein einwandfreies geschäftliches Verhalten gegenüber ihrem größten, umsatzstärksten Kunden gegangen sei. Der Beschwerdegegner habe diesen Kunden abgemahnt, weshalb

die Beschwerdeführerin dem Kunden gegenüber eine Freistellungserklärung habe abgeben müssen. Auch habe sich der Beschwerdegegner durch

eine unrichtige Schutzrechtsangabe wettbewerbswidrig verhalten.

Dem Beschwerdegegner ist zunächst darin zuzustimmen, dass der behauptete Wettbewerbsverstoß mangels eines Zusammenhangs mit dem

Löschungsverfahren bei der Beurteilung der Bedeutung der Angelegenheit

nicht berücksichtigt werden kann.

Was die Abmahnung eines Kunden im Vorfeld eines Verletzungsverfahrens

über ein technisches Schutzrecht anbelangt, kann und wird sie in der Regel

einen Vertrauens- und Renommeeverlust des potentiellen Verletzers gegenüber seinen Kunden nach sich ziehen und ist damit grundsätzlich als

ideeller Wert bei der Beurteilung der Bedeutung der Sache mit einzubeziehen (vgl. Gerold/Schmidt/von Eicken/Madert a. a. O, § 12, Rn. 11; Hartmann, Kostengesetze, 26. Aufl. 1995, § 12 BRAGO, Rn. 4). Das Freistellungsverlangen des Kunden beruht nicht in erster Linie auf der Existenz des

im Löschungsverfahrens angegriffenen Streitgebrauchsmusters, sondern

darauf, dass die Beschwerdeführerin als Lieferantin möglicherweise verletzender Gegenstände im Vorfeld der Lieferungen die Schutzrechtslage nicht

ausreichend recherchiert hat. Daher gehört dieser Sachverhalt zum Umfeld

des Verletzungsverfahrens und ist nicht bei der Bedeutung des Löschungsverfahrens einzubeziehen, das insoweit nur einen Reflex zum Verletzungsverfahren darstellt.

b) Soweit die Beschwerdeführerin den Umfang der anwaltliche Tätigkeit als

überdurchschnittlich hoch bewertet, ist der Vortrag hierzu ebenfalls nicht

geeignet, eine 10/10 Gebühr zu rechtfertigen. Beim Umfang ist der zeitliche

Aufwand zu berücksichtigen, den der Anwalt auf die Sache verwenden

musste (vgl. Gerold/Schmidt/von Eicken/Madert a. a. O, § 12, Rn. 12). Dass

die Ausarbeitung des 11 Seiten umfassenden Löschungsantrags einen

vollen Arbeitstag

beansprucht

hat

und

das Studium

von

7 Entgegenhaltungen erforderlich war, qualifiziert die Tätigkeit in der vorliegenden Angelegenheit nicht als weit über den Normalfall eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens hinausgehend (vgl. Gerold/Schmidt/ von Eicken/Madert a. a. O., Rn. 20 a. E.). Dies gilt auch im Hinblick auf die

14 bzw. 15 Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters und den sich

daraus ergebenden möglichen Kombinationen. Deren Beurteilung gehört zu

den üblichen Aufgaben eines Patentanwalts, und rechtfertigt insbesondere

bei einem einfachen technischen Gegenstand wie im vorliegenden Fall

keine Bewertung als außergewöhnlich. Aus diesen Gründen kann die anwaltliche Tätigkeit auch nicht als herausragend schwierig eingestuft werden,

da keine über den Normalfall hinausgehende Probleme erkennbar sind oder

vorgetragen wurden.

c) Auch die Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen rechtfertigen keine

10/10 Gebühr. Entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners kommt

es nicht auf seine wirtschaftlichen Verhältnisse an. Abzustellen ist nach

§ 12 Abs. 1 BRAGO vielmehr allein auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse „des Auftraggebers“, hier also auf die der Beschwerdeführerin.

Diese hat allerdings mit der Aussage, dass sie in besten wirtschaftlichen

Verhältnissen lebe, nichts Verwertbares vorgetragen, was eine Erhöhung

der Rahmengebühr auf 10/10 rechtfertigen könnte. Denn dieser schlichte

Hinweis besagt über die zu berücksichtigenden Einkommensverhältnisse

des Auftraggebers nichts (vgl. Gerold/Schmidt/ von Eicken/Madert a. a. O.,

Rn. 14).

d) Da der Vortrag die Höchstgebühr nicht rechtfertigt, andererseits aber nichts

ersichtlich ist, wonach das vorliegende Löschungsverfahren als unterdurchschnittlich einzustufen wäre, ist von der so genannten Mittelgebühr, also

von einer 7,5/10 Gebühr auszugehen.

4. Die Beschwerde hat trotz des Ansatzes von je einer 7,5/10 Gebühr für die Geschäfts- und die Besprechungsgebühr keinen, auch keinen teilweisen Erfolg. Im

Beschwerdeverfahren fehlt es an jeglichen konkreten Schätzungsgrundlagen,

so dass nicht beurteilt werden kann, ob der zugrunde gelegte Gegenstandswert

von 250.000,-- € angemessen ist, ob er höher oder erheblich niedriger liegt.

Demzufolge kann der Beschwerdeführerin auch die Differenz zwischen den

beiden 7,5/10 Gebühren aus einem Gegenstandswert von 250.000,-- € und den

von der Gebrauchsmusterabteilung festgesetzten Gebühren in Höhe von

1.063,50 € nicht zuerkannt werden.

a) Nach der für den Gegenstandswert des Löschungsverfahrens maßgeblichen Vorschrift des § 8 BRAGO müssen tatsächliche Schätzungsgrundlagen vorgetragen sein. Dies ist hier nicht geschehen. Soweit die Beschwerdeführerin die Auffassung vertritt, dass der im Verletzungsverfahren vom

Beschwerdegegner angegebene Streitwert auch für das Löschungsverfahren anzusetzen sei, weil das dort vom Kläger genannte Interesse ihrem im

Löschungsverfahren bestehenden Interesse an der Abwehr der Ansprüche

durch die Löschung entspreche, kann ihr nicht gefolgt werden. Der Gegenstandswert eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens richtet sich

grundsätzlich nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des

angegriffenen Gebrauchsmusters (vgl. Busse PatG, 6. Aufl. 2003, § 17

GebrMG Rn. 57; § 84 PatG Rn. 48). Der Streitwert im Verletzungsstreit gibt

regelmäßig keinen zuverlässigen Aufschluss über diesen so genannten

gemeinen Wert. In ihm enthalten ist vielmehr u. a. ein Anteil von 2/3 bis 4/5,

der auf den Unterlassungsanspruch entfällt, wenn - wie hier - daneben auf

Auskunft und Schadensersatzfeststellung geklagt wird. Soweit die Meinung

vertreten wird, der Streitwert des Verletzungsverfahrens könne für die untere Grenze des Gegenstandswerts von Bedeutung sein, lässt die hierfür

als Beleg in Bezug genommene Entscheidung des Bundesgerichtshofs

(Mitt. 1963, 60 - Streitwertfestsetzung) keine Verallgemeinerung zu. Vielmehr wurde der dort verfahrensgegenständliche Streitwert für das Patentnichtigkeitsverfahren unmittelbar aufgrund geschätzter Schadensersatzansprüche ermittelt. Abzustellen ist grundsätzlich nur auf das Interesse der

Allgemeinheit an der Löschung des angegriffenen Gebrauchsmusters im

Zeitpunkt, in dem die Löschung beantragt wurde (vgl. Busse PatG,

6. Aufl. 2003, § 17 GebrMG Rn. 57; § 84 PatG Rn. 48; vgl. auch

BPatGE 26, 208, 218 ff.; 27, 61, 67 ff.; 27, 196 ff.). Ein Abweichen von der

Festsetzung im Verletzungsprozess ist daher entgegen der Auffassung der

Beschwerdeführerin nicht willkürlich, sondern beruht auf unterschiedlichen

Bestimmungsansätzen.

b) Für die Bestimmung des Interesses der Allgemeinheit an der Löschung des

angegriffenen Gebrauchsmusters sind folgende Überlegungen maßgeblich:

Mit der Löschung besteht für die Mitbewerber die Möglichkeit, den geschützten Gegenstand frei zu benutzen. Während des Bestandes eines

Schutzrechts müssten hierfür Lizenzen gezahlt werden. Demnach entspricht das Allgemeininteresse in etwa den von der Anzahl aller Konkurrenten während der Laufzeit des Gebrauchsmusters fiktiv aufzubringenden

bzw. durch die Löschung ersparten Lizenzzahlungen, multipliziert mit den in

etwa zu erwartenden Gesamtumsätzen. Hierzu oder zu sonstigen als

Grundlage für eine Schätzung in Frage kommenden Parametern wie etwa

Erträge, die das Gebrauchsmuster bis zum Ablauf der Schutzdauer unter

gewöhnlichen Verhältnissen erwarten lässt oder etwa konkret entstandenen

Schadensersatzansprüchen, hat die Beschwerdeführerin nichts vorgetragen.

c) Das Fehlen jeglicher Schätzungsgrundlagen hat zu Folge, dass es - ungeachtet des unrichtigen Ansatzes der Gebührenberechnung nach der PAGO

- bei dem von der Gebrauchsmusterabteilung bei einer Gebührenhöhe von

1.007,25 € inzident zugrunde gelegten Gegenstandswert verbleibt.

Auszugehen ist von einer 7,5/10 Gebühr (s. o. 3.d). Danach entspricht die

Gebühr von 1.007,25 € einem Gegenstandswert von rd. 110.000,-- €. Dieser Wert ist angesichts der Tatsache, dass bei Eingang des Löschungsantrags bereits die Hälfte der Laufzeit des Streitgebrauchsmusters abgelaufen

war und vor dem Hintergrund üblicher Werte in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren realistisch und damit nicht zu beanstanden.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 62

Abs. 2 Satz 3 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO.

gez.

Unterschriften