Rechtsprechung / BPatG / 2006
BPatG Beschluss vom 20.12.2006 – 29 W (pat) 258/03
29. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 258/03 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache 10.99
betreffend die Marke 300 71 153
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 20. Dezember 2006 durch …
beschlossen:
1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Gegen die am 1. März 2001 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke 300 71 153
JAMBA
für die Waren und Dienstleistungen
Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Toilettenseifen; Computerhard- und -software; elektrische und/oder elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Aufzeichnung,
Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder
elektronischen Daten; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten;
wissenschaftliche Apparate; Rechenmaschinen; CD`s und
CD-ROM`s; bespielte Videobänder; Telekommunikationsapparate
und -instrumente, insbesondere Funktelefone und Mobiltelefone;
kodierte Karten; Datenkommunikationsapparate und -instrumente;
Mittel zum Speichern von Informationen, Daten, Bildern und Ton,
soweit in Klasse 9 enthalten; maschinenlesbare Medien; auf elektronischen Speichermedien enthaltene Veröffentlichungen; Videospiele; Mausunterlagen; Tastaturen; Brillen einschließlich Lesebrillen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Brillengestelle; Kaleidoskope;
Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte
oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten;
Schmuckwaren, Juwelierwaren; Gepäckanhänger; Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Papierwaren, einschließlich Papier,
Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16
enthalten; Druckereierzeugnisse einschließlich Bücher und Magazine; Faltblätter, Prospekte, Eintrittskarten, Einladungskarten; Aufkleber, Abziehbilder; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für
Papier und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Schreibmaschinen und Büroartikel, ausgenommen Möbel; Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Apparate; Verpackungsmaterial aus
Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist;
Künstlerbedarfsartikel; Spielkarten; Lederwaren, einschließlich
Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in
Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme; Spazierstöcke; Rucksäcke, Gepäckbehältnisse,
Geldbörsen und Brieftaschen; Haushaltswaren und Glas, einschließlich Haushalts- und Küchengegenstände und -behältnisse
(nicht aus Edelmetall oder plattiert); Kämme und Schwämme,
Bürsten, ausgenommen Pinsel; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder
teilweise bearbeitetes Glas, mit Ausnahme von Bauglas; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Isoliergefäße; Getränkespender; Wasserflaschen; Eiskübel; Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren; Spiele, einschließlich elektrische und elektronische, soweit in Klasse 28 enthalten;
Spielzeug, einschließlich Stoff- und Gummitiere, Maskottchen,
Turn-, Fitness- und Sportgeräte; Christbaumschmuck; Werbung;
Marketing; Verkaufsförderung von Waren und Leistungen Dritter
durch die Platzierung von Reklame und Werbedisplays in einer
elektronischen Site, auf die über Computernetze zugegriffen werden kann; Beratung in Fragen der Geschäftsführung, einschließlich Hilfe und Beratung bei der Einrichtung von Online-Einzelhandelsdienstleistungen; Geschäftsführung, einschließlich Beratung in
demographischen Fragen; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Dienstleistungen in Bezug auf Computer, einschließlich Indexierung; Recherche und Abfrage von Informationen, Sites und
anderen Quellen; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Dienstleistungen einer elektronischen
Börse, eines Finanzmaklers, eines Börsenmaklers, insbesondere
Ausgeben von Vermittlung und Verwaltung von börsennotierten
und nicht börsennotierten Werten; Börsenkursnotierungen; Ausgabe von Kreditkarten; Informationsdienstleistungen in Bezug auf
das Finanz- und Versicherungswesen, die online über eine Computerdatenbank oder das Internet zur Verfügung gestellt werden;
Bankdienstleistungen über Computer oder das Internet; Telekommunikation; Vermietung von Telefon-, Funk-, Funktelefon- und
Funkfaxapparaten; Datenkommunikation mittels Funk, Telekommunikation und Satellit; automatischer telefonischer Auskunftsdienst; Verteilung persönlicher Telefonnummern; Ermöglichung
des Zugangs zu einem globalen Computernetz zum Herunterladen
von Computersoftware, Computerprogrammen und Informationen;
E-Mail-Dienste; Bereitstellung von Mailbox-Diensten; Reisedienstleistungen; Leistungen einer Reiseagentur; Reservierungen
und Buchungen in Bezug auf Reisen und Unterkunft, alle online
bereitgestellt über eine Computerdatenbank oder das Internet;
Transportwesen; Auslieferung von Waren über den Postversand,
Postzustellung; Verpackung und Lagerung von Waren; Vermietung von Kraftfahrzeugen; Unterhaltung, einschließlich Fernsehunterhaltung, Erziehung und Ausbildung, auch online bereitgestellt
über Computer, das Internet oder ein anderes elektronisches
Netzwerk; Online-Bereitstellen von elektronischen Publikationen;
Bereitstellung von Chat-Line-Diensten; Durchführung von Online-
Wettbewerben und Wetten; Schulung und Information in Bezug
auf
Informationstechnologie, Computer und Kommunikation;
sportliche und kulturelle Aktivitäten; Theater-, Musik-, Aktions-,
Spiel- und Tanzveranstaltungen; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Veranstaltung von Konferenzen; Bereitstellung von
Unterrichtsmaterialien für den Bereich Finanzwesen im Internet;
Vermietung von Filmen und Tonaufnahmen; Betrieb eines Fitnessstudios; Verarbeitung von Daten für Dritte; technische und
Anwendungsberatung in Bezug auf Computer- und Datenverarbeitungsprogramme; Internet-Dienste, nämlich Bereitstellen, Aufbereiten und Anbieten von Informationen über das Medium Internet, Betreiben und Anbieten von Interaktivitätsmodulen im Internet; Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers, nämlich
Erstellen von Programmen zur Lösung branchenspezifischer
Probleme im Internet, Gestaltung und Design von Websites; Recherche und Abfrage von Informationen für Dritte aus Computernetzen; Gestaltung, Erstellung, Übernahme von Hostfunktionen für
Dritte, Aktualisierung von Websites für Dritte; technische Beratung
und technische Unterstützung auf den Gebieten Gestaltung, Erstellung, Übernahme von Hostfunktion, Pflege, Betrieb, Verwaltung, Werbung und Marketing von kommerziellen Online-Web-Sites; Bereitstellung von Internet-Plattformen für Echtzeit-Interaktion
mit anderen Computerbenutzern in Bezug auf Themen von allgemeinem Interesse und zum Durchführen von Spielen; Erstellen
von Verzeichnissen für Dritte als Hilfe bei der Ermittlung von Personen, Orten, Organisationen, Telefonnummern, Homepages und
E-Mail-Adressen; Erstellen von Computerprogrammen
wurde am 1. Juni 2001 Widerspruch erhoben aus der älteren Gemeinschaftsmarke 844 621
eingetragen für die Waren und Dienstleistungen
Nährgetränke und Nahrungsmittelergänzungsstoffe; Obst- und
Gemüsesäfte, Getränke und Mixgetränke, alles Getränke;
Verpflegung von Gästen in Restaurants.
Nach Erhebung des Widerspruchs hat die Widersprechende insgesamt sieben
Anträge auf Gewährung einer Frist zur Einreichung der Widerspruchsbegründung
eingereicht, den letzten am 27. Februar 2003 mit der Bitte um Fristgewährung bis
zum 1. Juni 2003. Alle Fristgesuche wurden damit begründet, dass die außeramtlichen Vergleichsverhandlungen noch nicht abgeschlossen seien.
Mit Schriftsatz vom 26. Juni 2002 stellte die Markeninhaberin den Antrag, den Widerspruch zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen. Die angegriffene Marke sei weder für Lebensmittel eingetragen
noch für Dienstleistungen, die einen Sachzusammenhang mit der Verpflegung von
Gästen aufwiesen. Für eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit
der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen fehlten daher jegliche Anhaltspunkte, insbesondere habe auch die Widersprechende dazu nichts vorgetragen.
Mit Schriftsatz vom 30. Mai 2003 wurde der Widerspruch zurückgenommen. Die
Markeninhaberin hat den Kostenantrag aufrechterhalten.
Mit Beschluss vom 23. September 2003 hat die Markenstelle für Klasse 38 des
Deutschen Patent- und Markenamts den Kostenantrag zurückgewiesen. Zwar
könne die Kostenauferlegung gerechtfertigt sein, wenn ein Widerspruch eingelegt
werde, obwohl ersichtlich keine Marken- oder Warenähnlichkeit bestehe. Die angegriffene Marke sei aber identisch in der Widerspruchsmarke enthalten, so dass
der Widerspruch nicht als von vornherein aussichtslos angesehen werden könne.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Zur
Begründung trägt sie vor, dass der Widerspruch wegen der offensichtlich fehlenden Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit von Anfang an aussichtslos und deshalb rechtsmissbräuchlich gewesen sei. Die Markenstelle habe in ihrem Beschluss
grob fehlerhaft verkannt, dass mangels Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und
Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr unter keinem Gesichtspunkt in Betracht komme.
Die Beschwerdeführerin beantragt,
den angegriffenen Beschluss aufzuheben, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen und die Rückzahlung
der Beschwerdegebühr anzuordnen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie hat sich in der Sache nicht geäußert.
II.
Die nach § 165 Abs. 4 a. F. MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Billigkeitsgründe, die eine Kostenauferlegung nach § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG rechtfertigen könnten, sind weder
für das Verfahren vor dem Amt noch für das Beschwerdeverfahren ersichtlich.
1.
Im Verfahren vor dem Amt und im patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren
gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt.
Eine Auferlegung der Kosten kommt nur aus Gründen der Billigkeit in Betracht
obwohl ersichtlich keine oder nur sehr geringe Erfolgsaussichten bestehen (vgl.
Rn. 16 ff.; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 63 Rn. 7 i. V. m. § 71
Rn. 11).
1.1. Von einer kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation kann im
vorliegenden Verfahren nicht ausgegangen werden. Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofs alle für das
Verhältnis dieser Waren oder Dienstleistungen maßgeblichen Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist die
Frage, ob die Waren und Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie in den
Vertriebsmodalitäten Berührungspunkte aufweisen (vgl. EuGH GRUR 2006, 582,
- VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941, Tz 13 - TOSCA BLU; GRUR 2001, 507, 508
- EVIAN/REVIAN). Nach diesen Kriterien könnte z. B. Warenähnlichkeit bestehen
zwischen der
im Verzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Ware
„Getränkespender“ und den von der Widerspruchsmarke erfassten Waren „Obst-
und Gemüsesäfte, Getränke und Mixgetränke“, so dass der Widerspruch nicht als
von vornherein aussichtslos angesehen werden kann.
1.2. Auch die fehlende Begründung des Widerspruchs rechtfertigt die Annahme
eines rechtsmissbräuchlichen Verhaltens der Widersprechenden nicht.
1.2.1. Die Vorschriften zum markenrechtlichen Widerspruchsverfahren nach § 42
MarkenG i. V. m. §§ 29 ff. MarkenV verpflichten den Widersprechenden nicht zur
Einreichung einer Widerspruchsbegründung. Besteht eine solche Pflicht nicht,
kann in der fehlenden Begründung auch kein Rechtsmissbrauch liegen. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof zur Frage der Deliktshaftung für Prozessschäden festgestellt, dass bei Einleitung eines staatlichen, gesetzlich eingerichteten und geregelten Verfahrens ein Rechtsmissbrauch nur dann angenommen
werden kann, wenn die Partei das Verfahren zur Schädigung der Gegenpartei
oder Dritter missbraucht (vgl. BGHZ 154, 269, 271 ff.). Für solche sachfremde Erwägungen der Widersprechenden bietet das vorliegende Verfahren keine Anhaltspunkte, zumal es allgemeiner Übung entspricht, nach Erhebung des Widerspruchs
zunächst eine außeramtliche Einigung anzustreben und den Widerspruch erst
dann zu begründen, wenn eine solche Einigung nicht erzielt werden kann.
1.2.2. Ebenso wenig lassen die mehrfachen Fristverlängerungsgesuche eine
Pflichtverletzung der Widersprechenden erkennen. Zwar haben die wiederholten
Anträge auf Verlängerung der Frist zum Nachreichen einer Widerspruchsbegründung das Verfahren verzögert. Denn solange eine Begründung angekündigt und
die zur Begründung gewährte Frist nicht abgelaufen ist, kann die Markenstelle
nicht nach Lage der Akten entscheiden (§ 19 Abs. 2 DPMAV). In Verfahren mit
mehreren Beteiligten ist die Markenstelle aber nach § 18 Abs. 3 S. 2 DPMAV
gehalten, Fristverlängerungen nur dann zu gewähren, wenn das Einverständnis
der übrigen Beteiligten glaubhaft gemacht wird. Da im vorliegenden Verfahren
eine solche Glaubhaftmachung nicht verlangt wurde, beruht die Verzögerung auf
einer fehlerhaften Verfahrensführung der Markenstelle. Im Übrigen hat auch die
Markeninhaberin nach ihrem Schriftsatz vom 26. Juni 2002 keine weiteren Eingaben gemacht, aus denen die Markenstelle hätte entnehmen können, dass die von
der Widersprechenden zur Begründung der Fristgesuche angeführten außeramtlichen Verhandlungen abgebrochen worden waren.
2. Für die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3
MarkenG besteht keine Veranlassung. Rückzahlungsgründe sind vor allem eine
fehlerhafte Sachbehandlung des Verfahrens, Verfahrensfehler oder Verstöße gegen die Verfahrensökonomie (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 71 Rn. 38 ff.; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 32). Das Verfahren vor der Markenstelle ist zwar
insoweit fehlerhaft, als - wie oben ausgeführt - in Verfahren mit mehreren Beteiligten Fristverlängerungen nur gewährt werden dürfen, wenn das Einverständnis
der übrigen Beteiligten glaubhaft gemacht wird (§ 18 Abs. 3 S. 2 DPMAV). Davon
abweichend hat die Markenstelle die von der Widersprechenden beantragte Frist
zum Nachreichen der Widerspruchsbegründung mehrfach verlängert, ohne eine
entsprechende Glaubhaftmachung zu verlangen. Dieser Verfahrensverstoß ist
aber nicht ursächlich für die angefochtene Entscheidung. Die Gewährung der
Fristverlängerung steht in keinem sachlichen Zusammenhang mit der angefochtenen Kostenentscheidung, so dass die Markeninhaberin die Beschwerde auch bei
ordnungsgemäßer Verfahrensführung hätte einlegen müssen.
gez.
Unterschriften