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BPatG Beschluss vom 08.02.2007 – 25 W (pat) 151/04
25. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 151/04 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache 08.05
…
betreffend die Marke 399 44 160
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung am 8. Februar 2007 unter Mitwirkung …
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen
G r ü n d e
I.
Die für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 41 und 42 angemeldete Wortmarke
CT-Engine
ist am 1. Februar 2001 unter der Nummer 399 44 160 in das Markenregister eingetragen worden.
Dagegen hat die Inhaberin der seit dem 14. November 1995 für die Waren und
Dienstleistungen
„Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern und Zeitschriften; Erstellen
von Programmen für die Datenverarbeitung“
unter der Nummer 395 33 705 eingetragenen Marke
und der seit dem 25. Juni 1996 ebenfalls für diese Waren und Dienstleistungen
unter der Nummer 395 33 803 eingetragenen Wortmarke
CT
Widerspruch erhoben.
Mit Schriftsatz vom 25. April 2003 haben die Inhaber der angegriffenen Marke die
Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Nach Hinweis der Markenstelle auf
die Unzulässigkeit der Nichtbenutzungseinrede gegenüber der Marke 395 33 803
die Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Marke 395 44 803 mit
Schriftsatz vom 10. Juni 2003 erneut bestritten.
Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
zwei Beschlüssen vom 30. Oktober 2003 und 4. August 2004, von denen einer im
Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen, weil die
Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung beider Widerspruchsmarken
Die seitens der Widersprechenden eingereichten Unterlagen in Form eines Ausdruck
der Homepage der Widersprechenden sowie verschiedener bespielter CD-
ROMS reichten dazu nicht aus. Die Benutzung einer Marke werde in aller Regel
durch die Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung als dem wichtigsten Glaubhaftmachungsmittel in Verbindung mit Unterlagen über Art, Umfang und Zeit der
Benutzung, z. B. Rechnungen etc. erbracht. Der dabei durch eine eidesstattliche
Versicherung glaubhaft zu machende Benutzungsumfang und -zeitraum sei aber
zur Beurteilung einer ernsthaften Markenverwendung i. S. v. § 26 Abs. 1 MarkenG
unerlässlich. Nachdem jedoch keine eidesstattliche Versicherung vorgelegt worden
sei, könne die Markenstelle keinerlei Feststellungen vor allem hinsichtlich des Umfanges und der Zeit der Benutzung für die Widerspruchsmarke treffen. Diese berechtigten Zweifel an der Benutzung gingen zu Lasten der Widersprechenden.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Mit Schriftsatz vom 17. Januar 2007 hat die Widersprechende Unterlagen zur
Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung beider Widerspruchsmarken
sowie eine eidesstattliche Versicherung ihres Chefredakteurs vom 12. Dezember 2006 vorgelegt.
Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Eine Begründung im Beschwerdeverfahren haben sie ebenfalls nicht eingereicht.
Sie nehmen Bezug auf den angefochtenen Beschluss.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Widersprechende auf die gegenüber beiden Marken erhobene Nichtbenutzungseinrede der
Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung beider Widerspruchsmarken gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG weder vor der Markenstelle noch
mit den im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens als Anlage zum Schriftsatz vom
17. Januar 2007 vorgelegten Unterlagen glaubhaft gemacht hat.
1. Widerspruch aus der Marke 395 33 705
Die mit Schriftsatz vom 25. April 2002 vor der Markenstelle erhobene Nichtbenutzungseinrede erstreckt sich mangels Differenzierung auf beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG. Da die Widerspruchsmarke
395 33 705 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen
Marke auch bereits mehr als 5 Jahre eingetragen war, oblag es der Widersprechenden somit, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl in den
letzten fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (§ 43 Abs. 1
Satz 1 MarkenG) - dies betrifft den Zeitraum März 1996 bis März 2001 - als auch
in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch (§ 43
Abs. 1 Satz 2 MarkenG) nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen, wobei zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur die eingetragenen Waren/Dienstleistungen berücksichtigt werden könnten, für die eine rechtserhaltende
Benutzung glaubhaft gemacht wurde (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).
Als Mittel zur Glaubhaftmachung kommen dabei alle präsenten Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht. Auch wenn diese danach
zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung nicht unerlässlich ist -
wie die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss meint -, so ist sie insbesondere hinsichtlich Umfang und Zeitraum der bestrittenen Benutzung das wichtigste Glaubhaftmachungsmittel, weil sie durch genaue Angaben zu Verkaufzahlen, Umsätzen etc. die im Rahmen der Glaubhaftmachung erforderliche, aber auch
ausreichende überwiegende Wahrscheinlichkeit (vgl. dazu Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 63. Aufl., § 294 Rdnr. 1; Stein-Jonas/Leipold, ZPO,
21. Aufl., § 294 Rdnr. 6) einer rechtserhaltenden Benutzung vermitteln kann (vgl.
Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rdnr. 46).
Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke einen Auszug aus der Homepage der Widersprechenden und verschiedene CD-ROMs sowie im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 17. Januar 2007 ein Kurzprofil, eine Auflagenanalyse sowie ein aktuelles
Impressum einer Computerzeitschrift, das die Bezeichnung „c’t“ enthält, eine Aufstellung über verschiedene von der Widersprechenden vertriebene Zeitschriften,
die u. a. „c’t“ als Bestandteil des Titels aufweisen, Auszüge aus eigenen
Webseiten der Widersprechenden sowie aus solchen einer „eMedia GmbH“, auf
denen verschiedene Zeitschriften, CD’s und CD-ROM’s sowie Merchandising-
Artikel angeboten werden bzw. auf denen Informationen zum Thema Software und
PC enthalten sind, eine sog. „Reichweitenstatistik“ zum Internetangebot der
Widersprechenden sowie eine eidesstattliche Versicherung ihrs Chefredakteurs
vom 12. Dezember 2006 vorgelegt. Zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ beruft sie sich zudem auf ein Editorial der
Erstausgabe 12/1983 mit der Ankündigung eines Softwareservices.
Aufgrund dieser Unterlagen kann zwar davon ausgegangen werden, dass die Widerspruchsmarke 395 33 705 aktuell für eine Zeitschrift in rechtserhaltender Weise
benutzt wird. Die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung sowie der Auszug
aus den „Mediadaten 2006“ betreffen jedoch nur den nach § 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG maßgeblichen Zeitraum, besagen jedoch nichts über eine rechtserhaltende Benutzung für den nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG maßgeblichen Zeitraum
von März 1996 bis März 2001. Weder die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung noch die sonstigen vorgelegten Unterlagen erlauben Rückschlüsse, ob
und inwieweit die Widerspruchsmarke zumindest für Zeitschriften in diesem Zeitraum benutzt worden ist. So sind nicht nur die vorgelegten CD’s und CD-ROM’s
sowie die entsprechenden Internetangebotsseiten zum Vertrieb dieser Waren zum
Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung für Waren der Klasse 16 von vornherein ungeeignet, da es sich um Waren der Klasse 9 handelt. Insbesondere die
eidesstattliche Versicherung vom 12. Dezember 2006 lässt jegliche Angaben dazu
vermissen, welche Umsätze in diesem Zeitraum mit unter dieser Marke vertriebenen Zeitschriften erzielt wurden. Inhaltlich mag sie mit der Zeitangabe „wurde
1983 gegründet und seitdem ununterbrochen herausgeben“ zwar noch einen Bezug zu dem Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufweisen, enthält jedoch nicht annähernd die erforderlichen präzisen Angaben über Umfang
und Zeit der tatsächlichen Markenverwendung. Aus den vorgelegten Unterlagen
muss sich jedoch eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in
welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist. Diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein. Fehlen z. B. Angaben über Zeit oder Umfang der Benutzung, liegt keine ausreichende Glaubhaftmachung vor (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rdn. 43 mwNachw). Soweit die eidesstattliche Versicherung auf aus dem Internet, speziell der Internetseite der Widersprechenden abrufbare Informationen verweist, kann dem nicht nachgegangen
werden. Denn die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung nach
§ 43 Abs. 1 Satz 1 bzw. Satz 2 MarkenG obliegt abweichend von dem ansonsten
im registerrechtlichen Markenverfahren geltenden Untersuchungsgrundsatz allein
dem Beibringungsgrundsatz, so dass allein das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten Grundlage der Entscheidung ist, ohne dass für gerichtliche Ermittlungen
Raum wäre (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz 8. Aufl., § 43 Rdnr. 2).
Offen bleiben kann die Frage, ob mit der Herstellung und dem Vertrieb einer eigenen Zeitschrift auch die weiterhin beanspruchte Dienstleistung „Veröffentlichung
und Herausgabe von Büchern und Zeitschriften“ als selbständige Dienstleistung
im Geschäftsverkehr erbracht wird, da es auch insoweit an Angaben über, Art,
Umfang und Zeit einer rechtserhaltenden Markenverwendung für den hier maßgeblichen Zeitraum mangelt.
Was die weiterhin für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren der Klasse 16
„Druckschriften, Zeitungen, Bücher“ sowie die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ betrifft, ist eine rechtserhaltende Benutzung
der Widerspruchsmarke sogar für beide nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG
maßgeblichen Zeiträume nicht glaubhaft gemacht. Es fehlt bereits an konkreten
Angaben, ob und ggf. inwieweit die für die Einrichtung und Unterhaltung ihrer Internetseiten oder auch die für die Herstellung von Software erforderlichen Programmierungsarbeiten überhaupt von der Widersprechenden selbst erbracht werden. Soweit solche Programmierungsarbeiten sich auf eigene hergestellte und
vertriebene Produkte wie z. B. bespielte CD’s, CD-ROM’s oder auch den von der
Widersprechenden benannten Softwareservice beziehen, werden die dabei anfallenden Arbeiten zur Programmierung in aller Regel auch nicht als selbständige
Dienstleistung im Geschäftsverkehr für Dritte erbracht.
Vor allem jedoch lassen sich auch hier weder den eingereichten Unterlagen noch
der eidesstattlichen Versicherung vom 12. Dezember 2006 Anhaltspunkte entnehmen, aus denen sich eine funktionsgemäße und hinreichend dauerhafte Benutzung der Marke 395 33 705 für diese eingetragenen Waren und Dienstleistungen in den maßgeblichen Zeiträumen von März 1996 bis März 2001 bzw. innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren ergibt. Insbesondere die eidesstattliche Versicherung vom
12. Dezember 2006 enthält keinerlei Angaben, in welchem Umfang und in welchem Zeitraum diese Waren und Dienstleistungen in den beiden nach § 43 Abs. 1
Satz 1 und Satz 2 maßgeblichen Benutzungszeitraümen vertrieben bzw. ausgeführt wurden, welche Umsätze dabei erzielt wurden und inwieweit bzw. in welcher
Weise dabei die eingetragene Marke funktions- und bestimmungsgemäß verwendet wurde, so dass bereits aus diesem Grunde eine rechtserhaltende Benutzung
der Widerspruchsmarke 395 33 705 auch für diese Waren und Dienstleistungen
nicht glaubhaft gemacht ist.
2. Widerspruch aus der Marke 395 33 803
Hinsichtlich dieser Marke ist die zunächst vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom
25. April 2002 unbeschränkt erhobene und mangels Ablaufs der Benutzungsschonfrist unzulässige Nichtbenutzungseinrede nach Ablauf der Benutzungsschonfrist am
zulässiger Weise erneut erhoben worden. Sie ist aber nur hinsichtlich des sich aus
§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ergebenden Zeitraums statthaft, da die am
25. Juni 1996 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
der Eintragung der jüngeren Marke am 8. März 2001 noch nicht 5 Jahre im Markenregister eingetragen war. Die Widersprechende hätte deshalb glaubhaft machen
müssen, dass sie ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Beschwerdeentscheidung benutzt hat. Daran fehlt es aber.
In Bezug auf die Waren und Dienstleistung „Druckschriften, Zeitungen, Bücher;
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ fehlt es ebenso wie bereits
bei der Marke 395 33 705 an Unterlagen, aus denen sich eine funktionsgemäße
und hinreichend dauerhafte Benutzung der Marke 395 33 803 für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum ergibt. Die eidesstattliche Versicherung vom 12. Dezember 2006 lässt insbesondere jegliche Angaben vermissen, in welcher Form, in
welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung für
die jeweilige Ware bzw. Dienstleistung erfolgt ist.
Soweit die Widersprechende aktuell die oben wiedergegebene, bildlich gestaltete
Marke 395 33 705 „c’t“ für „Zeitschriften“ bzw. möglicherweise noch für die
Dienstleistung „Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern und Zeitschriften“
funktionsgemäß benutzt, kann darin keine rechtserhaltende Benutzung der hier
maßgeblichen Marke 395 33 803 „CT“ gesehen werden. Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der
Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen
den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall,
wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung
der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke
gleichsetzt, d. h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH,
GRUR 2003, 1047 - Kellog’s/Kelly’s; GRUR 2005, 515 - FERROSIL). Nach § 26
Abs. 3 Satz 2 MarkenG schließt dabei die Eintragung der benutzten Form nicht
aus, dass deren Benutzung auch eine rechtserhaltende Benutzung einer anderen
Marke sein kann, so dass die Eintragung der Marke 395 33 705 für die Frage einer
rechtserhaltenden Benutzung der Marke „CT“ ohne Belang ist. Voraussetzung ist
aber auch dann, dass durch die Abweichung der kennzeichnende Charakter nicht
verändert ist. Dies ist hier jedoch der Fall.
Fraglich erscheint bereits, ob nicht bereits die gegenüber der in Großschreibweise
eingetragenen Widerspruchsmarke 395 33 803 abweichende Wiedergabe der
Marke 395 33 705 in Kleinbuchstaben zu einer nachhaltigen Veränderung des
kennzeichnenden Charakters führt. Zwar gilt bei Wortmarken der Grundsatz, dass
sich eine solche Veränderung ebenso wie die Wiedergabe einer Wortmarke in anderen gebräuchlichen Schreibweisen auf den kennzeichnenden Charakter einer
Marke nicht auswirkt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdnr. 97).
Der Senat hat aber Zweifel, ob dieser Grundsatz auch ohne weiteres auf Buchstabenzeichen, die im Gegensatz zu einem Wort nicht als einheitlicher Begriff wahrgenommen werden, übertragen werden kann. Vorliegend bedarf dies jedoch keiner abschließenden Erörterung, da der kennzeichnende Charakter hier nicht allein
durch die veränderte Schreibweise, sondern vor allem durch die Einfügung eines
Apostrophs hinter dem Buchstaben „c“ auf Seiten der angegriffenen Marke
nachhaltig verändert wird. Denn dadurch wird die geschlossene Buchstabenfolge
der eingetragenen Marke „CT“ getrennt. Es besteht eine deutliche Zäsur zwischen
den Buchstaben „c“ und „t“, welche gegenüber der geschlossenen Buchstabenkombination „CT“ einen wesentlich anderen Bildeindruck vermittelt. Der Verkehr
wird den Apostroph und die dadurch bewirkte Trennung der Buchstaben bei
Wahrnehmung der Marke auch nicht vernachlässigen, da dieser sowohl in der
eingetragenen Wort-/Bildmarke als auch bei normaler Schrift deutlich erkennbar
zwischen die beiden Buchstaben „c“ und „t“ hervortritt. Die eigene kennzeichnende
Wirkung des Apostrophs wird auch dadurch verstärkt, dass er in der kurzen Buchstabenkombination nicht nur in seiner Funktion als Auslassungszeichen, der den
Ausfall einer Silbe oder eine Lautes kennzeichnet (vgl. dazu DUDEN; Das große
Fremdwörterbuch, 3. Aufl., S. 125), sondern als ein den Gesamteindruck wesentlich mitbestimmendes Element hervortritt. Dementsprechend erfolgt auch in normaler Druckschrift eine Wiedergabe in Form von „c’t“, wie sich insbesondere den
seitens
der Widersprechenden
vorgelegten
Internetangebotsseiten
www.emedia.de entnehmen lässt. Der Verkehr wird angesichts dieser Umstände
diese benutzte Form dann aber nicht mit der eingetragenen Form gleichsetzen,
sondern darin unterschiedliche Zeichen sehen. Unerheblich ist dabei, ob der Verkehr die benutzte Form klanglich mit „ct“ benennt und damit in einer der Wortmarke entsprechenden Form wiedergibt, da es für die Frage, ob die benutzte
Form den kennzeichnenden Charakter der Marke verändert, nur darauf ankommt,
ob der Verkehr bei Wahrnehmung der Marke in der benutzten Form noch die
Marke in der eingetragenen Form sieht.
Die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken für eine oder mehrere eingetragene Waren oder Dienstleistungen in den jeweils maßgeblichen Benutzungszeiträumen somit nicht glaubhaft gemacht, so
dass der Widerspruch bereits deshalb keinen Erfolg haben kann und die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen ist.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,
gez.
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