BPatG Beschluss vom 16.04.2007 – 24 W (pat) 203/04

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 203/04

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

16. April 2007

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend die IR-Marke 677 610

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund

der mündlichen Verhandlung vom 7. November 2006 unter Mitwirkung …

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 IR des Deutschen

Patent- und Markenamts

vom 15. März 2001 und

14. Mai 2004 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus

der Marke 1 048 297 hinsichtlich der Waren der Klasse 3

„Produits et préparations pour le nettoyage, les soins, l'embellissement et le traitement de la peau; produits de toilette,

cosmétiques et parfumerie“ der Schutz suchenden Marke zurückgewiesen worden ist.

2. Aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 048 297 wird

der Schutz suchenden Marke IR 677 610 teilweise, nämlich

für die unter Ziffer 1. aufgeführten Waren, der Schutz verweigert.

3.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die am 9. April 1998 veröffentlichte nachträgliche Schutzerstreckung auf

die Bundesrepublik Deutschland für die Marke 677 610

DOSHA

die international für die Waren

“3 Produits et préparations pour le nettoyage, les soins, l'embellissement et le traitement de la peau; produits de toilette,

cosmétiques et parfumerie;

Produits transformés en papier pour l'hygiène, y compris

serviettes en papier imprégnées de lotions pharmaceutiques,

serviettes hygiéniques et produits de protection hygiénique;

16 Produits transformés en papier, notamment papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table, serviettes pour le visage, mouchoirs de poche“

registriert ist, hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke 1 048 297

TOSCA,

die für die Waren

„Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Seifen, Zahnputzmittel, Haarwässer“

seit 13. Mai 1983 eingetragen ist, Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 15. März 2001 hat die Markenstelle für Klasse 3 IR des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Angestellten im gehobenen

Dienst, den Widerspruch aus der älteren Marke wegen fehlender Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 107 MarkenG zurückgewiesen. Die Widersprechende hat gegen diesen Beschluss Erinnerung eingelegt und Unterlagen

zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke eingereicht, worauf die Inhaberin der Schutz suchenden IR-Marke ihre zuvor am 13. Juli 2000 erhobene Einrede

der mangelnden Benutzung mit einem am 14. März 2003 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz hinsichtlich der Waren „Parfümerien“, „Mittel zur Körper- und

Schönheitspflege“ und „Seifen“ nicht mehr aufrecht erhalten.

Mit Beschluss vom 14. Mai 2004 hat dieselbe Markenstelle, nunmehr besetzt mit

einer Beamtin des höheren Dienstes, eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ebenfalls verneint und die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle im Wesentlichen ausgeführt, hinsichtlich der Widerspruchsmarke „TOSCA“ seien nur die Waren „Parfümerien“, „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und „Seifen“ zugrunde zu legen, da insoweit die Einrede der mangelnden Benutzung von der Inhaberin der

Schutz suchenden IR-Marke fallen gelassen und eine über diese Waren hinausgehende Benutzung nicht glaubhaft gemacht worden sei. Im Umfang der zugrunde

zu legenden Waren handle es sich bei der Widerspruchsmarke um eine gut eingeführte Marke mit entsprechend erhöhter Kennzeichnungskraft. Im Bereich der

Waren der Klasse 3 der Schutz suchenden IR-Marke könne eine teilweise Warenidentität unterstellt werden; auch zu den Waren der Klasse 5 und 16 der Schutz

suchenden IR-Marke bestünden deutliche Berührungspunkte. Die Vergleichsmarken „DOSHA“ und „TOSCA“ würden sich an das allgemeine Publikum wenden,

weshalb auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen

Verbraucher abzustellen sei. Unter Berücksichtigung der genannten Umstände

seien an den Abstand der Vergleichsmarken zwar strenge Anforderungen zu stellen; die Schutz suchende IR-Marke halte jedoch in jeder Hinsicht den notwendigen

Abstand zur Widerspruchsmarke ein.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, dass zwischen den Waren der Klassen 3, 5 und 16 der Schutz suchenden

IR-Marke und den der Widerspruchsmarke zugrunde zu legenden Waren „Parfümerien“, „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und „Seifen“ teilweise Warenidentität und teilweise Warenähnlichkeit bestehe. Die Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke sei zudem deutlich gesteigert. Die Marken stimmten in der für

das Gesamtbild maßgeblichen Vokalfolge, Silbenzahl und -gliederung sowie in

Betonung und Sprechrhythmus überein. Die Abweichungen in den Konsonanten

könnten das Gesamtklangbild der Marken nicht mehr umprägen, zumal die Anfangskonsonanten „D“ und „T“ klanglich sehr ähnlich seien. Der Durchschnittsverbraucher werde die IR-Marke nicht „DO-SHA“, sondern - wie in der deutschen

Sprache üblich - buchstabengetreu mit der Trennung „DOS-HA“ aussprechen. In

Anbetracht des flüchtigen Alltagsverkehrs bestehe daher die erhebliche Gefahr

von Zeichenkollisionen infolge Verhörens, weshalb die Schutz suchende IR-Marke

den notwendigen Abstand letztlich nicht einhalte.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle vom 15. März 2001 und

14. Mai 2004 aufzuheben und für die IR-Marke 677 610 im Umfang aller von ihr umfassten Waren die Schutzverweigerung anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie schließt sich vollinhaltlich den Gründen des angefochtenen Beschlusses vom

14. Mai 2004 an. Allerdings ist sie der Auffassung, dass die Widerspruchsmarke

„TOSCA“ - anders als von der Widersprechenden dargestellt - nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge. Daneben müsse aber selbst unter Berücksichtigung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine

Verwechslungsgefahr zwischen den Marken „TOSCA“ und „DOSHA“ verneint

werden. Das Zeichen „DOSHA“ klinge wesentlich flüssiger und weicher als das

Zeichen „TOSCA“, da bei diesem Zeichen im Mittelbereich eine deutliche klangliche Zäsur zwischen den Buchstaben „S“ und „C“ bestehe. Bei relativ kurzen zweisilbigen Marken, wie diese im vorliegenden Fall gegeben seien, reichten bereits

geringe Unterschiede aus, um den notwendigen Markenabstand zu gewährleisten.

Neben den deutlichen klanglichen und schriftbildlichen Unterschieden der Vergleichsmarken trage auch der mit der Widerspruchsmarke „TOSCA“ verbundene

Begriffsanklang dazu bei, den notwendigen Markenabstand zu gewährleisten. Die

Oper „Tosca“ von Giacomo Puccini sei weit bekannt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache zum Teil,

nämlich in dem im Tenor ausgesprochenem Umfang, Erfolg. Insoweit besteht

nach Auffassung des Senats zwischen der Schutz suchenden IR-Marke und der

Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2

Satz 1, 107, 111, 114 MarkenG). Dagegen erachtet der Senat für die sonstigen

Waren der Schutz suchenden IR-Marke eine Verwechslungsgefahr nicht für gegeben, so dass die Beschwerde der Widersprechenden im Übrigen zurückzuweisen

war.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder

-ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der

Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit

der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden

kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) „THOMSON

LIFE“; BGH GRUR 2004, 865, 866

„Mustang“; GRUR 2005, 513, 514

„MEY/Ella May“; EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) „PICASSO“; vgl. auch

BGH GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“). Gemessen an diesen

Grundsätzen ist im vorliegenden Fall die Gefahr von Verwechslungen im genannten Umfang teilweise zu befürchten.

Die Inhaberin der IR-Marke hatte im Verfahren vor der Markenstelle zulässig gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG die Einrede mangelnder Benutzung erhoben. Nachdem die Widersprechende vor der Markenstelle Unterlagen zur Benutzung der Widerspruchsmarke u. a. für Produkte aus den Bereichen „Tagescreme“, „Körperpuder“, „Feinseife“ und „Eau de Cologne“ vorgelegt hat, hat die

Inhaberin der angegriffenen Marke erklärt, dass sie die Einrede der Nichtbenutzung bezüglich der Waren „Parfümerien“, „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und „Seifen“ der Widerspruchsmarke nicht mehr aufrecht erhalte. Die Markenstelle hat daher bei ihrer Entscheidung über den Widerspruch zu Recht nur

noch die Waren „Parfümerien“, „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und

„Seifen“ zugrunde gelegt, zumal die Widersprechende eine Benutzung für die

weiteren Waren weder behauptet noch glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 Satz 3

MarkenG).

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ferner davon auszugehen, dass

zwischen den von der Schutz suchenden IR-Marke umfassten Waren der

Klasse 3, nämlich „Produits et préparations pour le nettoyage, les soins, l'embellissement et le traitement de la peau; produits de toilette, cosmétiques et parfumerie“, und den bei der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren „Parfümerien“, „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und „Seifen“ Warenidentität vorliegt. Nur im Ähnlichkeitsbereich der Waren „Parfümerien“, „Mittel zur Körper- und

Schönheitspflege“ und „Seifen“ der Widerspruchsmarke liegen dagegen die Waren

der Klasse 5 der Schutz suchenden IR-Marke, nämlich „Produits transformés en

papier pour l'hygiène, y compris serviettes en papier imprégnées de lotions pharmaceutiques, serviettes hygiéniques et produits de protection hygiénique“, bei denen es sich zusammengefasst um mit Wirkstoffen versetzte Hygieneprodukte aus

Papier handelt. Die beiderseitigen Produkte können sich im Anwendungsbereich

überschneiden und auch in den gleichen Verkaufsstätten in räumlicher Nähe angeboten werden (vgl. HABM PAVIS PROMA R0915/02-4 „lotto/loto“, 06.10.04).

Noch weiter ist der Abstand der Waren der Klasse 16 der IR-Marke, nämlich „Produits transformés en papier, notamment papier hygiénique, essuie-tout, serviettes

de table, serviettes pour le visage, mouchoirs de poche“, zu den bei der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren einzuschätzen. Bei den Waren der

Klasse 16 der IR-Marke handelt es sich zwar auch um Produkte aus Papier, die

der Reinigung dienen, jedoch ist hier keine notwendige Verbindung zu Parfümerien, Mitteln zu Körper- und Schönheitspflege oder Seifen erkennbar, weshalb insoweit allenfalls von einer entfernten Ähnlichkeit der Waren ausgegangen werden

kann (vgl. BPatG Mitt. 1972, 162, 163).

Im Zusammenhang mit der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

„TOSCA“ ist die Markenstelle zu Recht davon ausgegangen, dass diese bezogen

auf die zu berücksichtigenden Waren „Parfümerien“, „Mittel zur Körper- und

Schönheitspflege“ und „Seifen“ als entsprechend erhöht einzuschätzen ist. Der

Inhaberin der Schutz suchenden Marke ist zwar insoweit zuzustimmen, dass allein

aus der langjährigen Benutzung einer Marke in der Vergangenheit (vgl. z. B. BGH

GRUR 1961, 280, 282 „Tosca“) nicht notwendigerweise auch für die Gegenwart

auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Marke geschlossen werden kann;

auch aus den mit den Benutzungsunterlagen vorgelegten Umsatzzahlen folgt nicht

zwingend eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Zugunsten der Widerspruchsmarke

ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich bei ihr um eine in der Vergangenheit

gut eingeführte, gegenwärtig noch im Verkehr benutzte Marke handelt. Der Marke

„TOSCA“ kann daher eine Kennzeichnungskraft zuerkannt werden, die im oberen

Bereich des Durchschnitts angesiedelt ist.

Hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken ist bei der umfassenden Beurteilung auf

den Gesamteindruck abzustellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es

entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der

jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR

Int. 1999, 734, 736 (Nr. 25) „Lloyd“; GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) „Matratzen

Concord“; BGH GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 17) „coccodrillo“).

In dieser Hinsicht ist festzustellen, dass die Vergleichsmarken im maßgeblichen

klanglichen Gesamteindruck beträchtliche Gemeinsamkeiten aufweisen. Der Inhaberin der IR-Marke ist zwar insoweit zuzustimmen, dass die Buchstabenkombination „SH“ in der deutschen Sprache eine unübliche Konsonantenfolge darstellt und

in aller Regel als untrennbar angesehen wird. Während die Schutz suchende

Marke somit eher „doscha“ artikuliert wird, setzt sich hiervon die Widerspruchsmarke durch die Aussprache „toska“ klanglich ab. Die unterschiedlichen Lautfolgen „sh“/„sc“ werden jedoch in der Zeichenmitte jeweils von den stärker beachteten Wortanfängen „DO“/„TO“ und dem Schlussvokal „A“ umschlossen, was dazu

führt, dass die unterschiedlichen Lautfolgen bei nicht deutlich akzentuierter

Sprechweise nicht markant hervortreten. Hierzu trägt bei, dass die Vergleichmarken in Länge, Silbenzahl, Vokalfolge (O-A), Sprech- und auch Betonungsrhythmus

identisch sind. Dennoch ist festzuhalten, dass die vorliegenden Marken in klanglicher Hinsicht neben beträchtlichen Gemeinsamkeiten auch nicht unwesentliche

Abweichungen aufweisen. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass es sich bei

beiden Marken um relativ kurze Wörter handelt, die durch einzelne Abweichungen

regelmäßig stärker beeinflusst werden als

längere Markenwörter

(vgl.

Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 135).

Nicht von der Hand zu weisen ist auch der Einwand, dass die Widerspruchsmarke

„TOSCA“ einen Anklang in Richtung der bekannten gleichnamigen Puccini-Oper

enthält, was grundsätzlich als ein die Gefahr von Kollisionen mindernder, wenn

nicht gar als ein diese Gefahr neutralisierender Faktor zu berücksichtigen sein

kann. Hierzu ist allerdings erforderlich, dass die fragliche Marke in der Wahrnehmung der maßgebenden Verkehrskreise eine so eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, dass die Verkehrskreise sie ohne weiteres erfassen können (vgl.

EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 23) „PICASSO“; GRUR 2006, 413, 414 (Nr. 49)

„ZIRH/SIR“). Diese Voraussetzung kann allerdings vorliegend nur bei einem Teil

der angesprochenen Verkehrskreise bejaht werden.

Im Hinblick darauf, dass die Ähnlichkeit im klanglichen Gesamteindruck der Marken aus den dargelegten Gründen zwar als überdurchschnittlich, jedoch nicht als

hochgradig einzustufen ist, ist eine Verwechslungsgefahr nur hinsichtlich derjenigen Waren der Schutz suchenden IR-Marke zu bejahen, die mit den vorliegend

bei der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren identisch sind. Dies

lässt sich zu den in Ziffer 1. des vorstehenden Tenors aufgeführten Waren der

Klasse 3 feststellen. Die übrigen Waren der Schutz suchenden IR-Marke mögen

zwar den Waren der Widerspruchsmarke noch ähnlich sein; hierin liegt aber nach

Auffassung des Senats kein Umstand, welcher angesichts der aufgezeigten kollisionsmindernden Faktoren eine entscheidungserhebliche klangliche Verwechslungsgefahr noch befürchten ließe.

Für die nicht von der Schutzverweigerung in Ziffer 2. des Tenors betroffenen Waren der Schutz suchenden IR-Marke kommt auch in anderer Hinsicht eine Verwechslungsgefahr nicht in Betracht. So ist in schriftbildlicher Hinsicht der Abstand

der Marken nicht geringer als in klanglicher Hinsicht und von daher eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr der Marken ebenso wenig zu besorgen wie eine

klangliche.

Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften