Rechtsprechung / BPatG / 2008
BPatG Beschluss vom 31.03.2008 – 30 W (pat) 89/04
30. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 89/04 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache 08.05
betreffend die Marke 399 06 488
hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 31. März 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel
von Falckenstein sowie der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold
beschlossen:
Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss der
Markenabteilung 3.4. aufgehoben, soweit dem Antragsteller die
Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt worden sind.
Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
Kosten für das Löschungs- und Beschwerdeverfahren werden weder auferlegt noch erstattet.
G r ü n d e
I.
Die Wort-Bild-Marke
ist für die Waren und Dienstleistungen
09: Elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Geräte zur Aufzeichnung,
Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Computer; Software für Computer; Radiogeräte; Videogeräte; Fernsehgeräte; Verstärker, soweit in Klasse 9 enthalten; Apparate und Geräte für die Beeinflussung von
Ton und Bild; Lautsprecher; Teile für Lautsprecher; Elektrokabel;
belichtete Filme; Videofilme; bespielte Tonträger; Filmkameras;
Fotoapparate; Videokameras; Mikrofone; Lautsprecherboxen; Modems; Monitore; optische Datenträger; elektrische Schaltgeräte;
integrierte Schaltkreise; elektrische Schaltpulte; Schalttafeln; elektrische Sicherungen; Tonträger; 41: Betrieb einer Diskothek; Betrieb einer mobilen Diskothek;
Musikdarbietungen; Unterhaltung; Darbietung von Shows; Veranstaltung von Ausstellungen für unterhaltende und kulturelle Zwecke; Fernsehunterhaltung; Vermietung von Audiogeräten und Videogeräten; Vermietung von Filmgeräten und Filmzubehör; Filmproduktion; Bild- und Tonträgerverleih; Künstlerdienste (Modellagentur); Künstlervermittlung; Zusammenstellung von Rundfunk-
und Fernsehprogrammen sowie von Shows; Betrieb von Tonstudios; Veranstaltung von Wettbewerben, soweit in Klasse 41 enthalten; Dienstleistungen eines Beschallers;
42: Beratung auf dem Gebiet der Beschallungstechnik; Erstellen
von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Design von Computersoftware; Dienstleistungen eines Designers; Erstellung von technischen Gutachten; Konstruktionsplanung; Fotografieren; technische Projektplanung
am 5. Februar 1999 angemeldet und am 24. Juni 1999 unter der Nummer 399 06 488 in das Markenregister eingetragen worden.
Dagegen ist Löschungsantrag gem. § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG (nunmehr §§ 50
Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10) gestellt worden.
Der Antragsteller hat im Wesentlichen ausgeführt, der Markeninhaber sei bei der
Anmeldung bösgläubig gewesen, die er allein in der Absicht vorgenommen habe,
den Antragsteller in der Verwendung seiner eigenen Kennzeichnung „BO-DISKO“
zu behindern, die seit Jahren für seine mobile Diskothek im Markt etabliert sei.
Die Markenabteilung 3.4 hat den Löschungsantrag unter Kostenauferlegung zurückgewiesen, da die vom Antragsteller genannten Gründe nicht die Schlussfolgerung trügen, der Markeninhaber sei im Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig gewesen. Selbst wenn ihm der eigene schützenswerte Besitzstand des Antragstellers
hinsichtlich der streitigen Bezeichnung bekannt gewesen sei, hätte er spätestens
im Jahre 1998 selbst ein eigenes schützenswerte Interesse erworben, aufgrund
dessen er zu einer entsprechenden markenrechtlichen Absicherung berechtigt gewesen sei. Auch sei dem Markeninhaber kein zweckfremder Einsatz seiner Marke
als Mittel des Wettbewerbskampfes nachzuweisen. Im Übrigen sei die angegriffene Marke mit der Bezeichnung des Antragstellers markenrechtlich nicht ähnlich,
da der Zusatz „Martin’s“ für den Gesamteindruck mit zu berücksichtigen sei.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Antragstellers mit dem Vorbringen,
sein schutzwürdiger Besitzstand beruhe auf dem fortdauernden Betrieb seiner mobilen Diskothek. Die Bösgläubigkeit des Antragsgegners ergebe sich zum einen
daraus, dass er sich die Domain „bo-disko.de“ habe sichern lassen, welche nicht
seiner Marke, sondern der Kennzeichnung des Antragstellers entspreche, und
zum andern, dass er lange vor der Markenanmeldung von der vom Antragsteller
verwendeten Bezeichnung wusste, an die er sich mit der Absicht angelehnt habe,
die Bekanntheit des Antragstellers auszunutzen. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung müsse selbst ein berechtigtes Interesse des Antragsgegners unberücksichtigt bleiben, wenn die Gefahr bestehe, dass die Stellung als Markeninhaber
dazu benutzt werde, weitere Vorteile aus der Eintragung zu ziehen, für die ein berechtigtes Interesse nicht geltend gemacht werden könne. Der Namens-Zusatz in
der angegriffenen Marke könne die Verwechslungsgefahr zwischen den Streitzeichen nicht verhindern, da er als reiner Vorname die angegriffene Marke nicht präge und sich die Verkehrskreise an dem Bestandteil „BO-DISCO“ orientierten und
dies mit dem Antragsteller verbinden würden, da nicht damit zu rechnen sei, dass
in Bochum und Umgebung zwei Unternehmen mit identischer Bezeichnung nebeneinander existierten.
In jedem Falle sei aber die Kostenentscheidung des angefochtenen Beschlusses
aufzuheben, denn der Löschungsantrag sei nicht völlig aussichtslos und es auch
nicht sorgfaltswidrig gewesen, neben dem Parallel-Löschungsverfahren „BO-
DISCO“ auch im vorliegenden Fall Löschungsantrag zu stellen.
Der Antragssteller beantragt,
den Beschluss der Markenabteilung vom 6. Februar 2004 aufzuheben und die Löschung der Marke 399 06 488 anzuordnen,
dem Antragsgegner die Kosten des Löschungs- und des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.
Der Markeninhaber beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen und dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers habe zu keinem Zeitpunkt vorgelegen.
Die Markenbildung leite sich aus der damaligen Mode unter Discjockeys her, das
Kfz-Kürzel ihrer Heimatstadt der Tätigkeitsbeschreibung voranzustellen. Der Antragsteller werde nicht in seinem Besitzstand gestört, zumal die Beteiligten auf verschiedenen Marktsegmenten tätig seien. Die Anmeldung der Domain sei später
als die Markenanmeldung betrieben worden, nämlich erst im Jahre 2000, und stelle auch deshalb kein Indiz für die Bösgläubigkeit dar, da dem Antragsteller eine
Vielzahl von Top-level-Domains zur Verfügung stünden; im Übrigen werde dessen
eigene Domain „bo-disco.com“ bei „Google“ an erster Stelle gelistet. Der Markeninhaber sei aus der Marke auch nie offensiv gegen den Antragsteller vorgegangen
und habe dies auch nicht beabsichtigt; allerdings habe er ein eigenes schutzwürdiges Interesse daran, seinen wirtschaftlichen Erfolg gegen Nachahmer abzusichern, wozu auch der Aufbau einer Markenserie gehöre; unter diesen Umständen
verbiete es sich, ihm Unlauterkeit zu unterstellen. Vielmehr versuche der Antragsteller letztlich nur, ihn vom Markt zu verdrängen, anstatt eine zeichenrechtliche
Koexistenz mit ihm anzustreben.
Die ursprünglich von beiden Beteiligten beantragte mündliche Verhandlung ist auf
beiderseitigen Antrag wieder abgesetzt worden.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde des Antragstellers ist zulässig, aber in der Sache nicht
begründet.
Der Löschungsantrag, dem der Antragsteller gemäß § 54 Abs. 3 Satz 2 MarkenG
(jetzt § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG) rechtzeitig widersprochen hat, muss ohne Erfolg bleiben. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Antragsgegnerin
bei der Anmeldung bösgläubig gewesen ist (§§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10
MarkenG).
an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 Nr. 4
MarkenG sind daher die insoweit entwickelten Grundsätze weiter heranzuziehen
(vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 "S 100" m. w. N.).
Nach den genannten Grundsätzen handelt der Anmelder einer Marke nicht schon
deshalb unlauter und ist daher nicht schon deswegen als bösgläubig im Sinne von
§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG anzusehen, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe
oder ein ähnliches Kennzeichen im Inland für gleiche oder ähnliche Waren oder
Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben; ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht
fremd (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 "EQUI 2000"; GRUR 1998, 1034, 1036
"Makalu"; GRUR 1998, 412, 414 "Analgin" m. w. N.). Etwas anderes kann jedoch
gelten, wenn auf Seiten des Markeninhabers besondere Umstände vorliegen,
welche die Erwirkung der Markeneintragung als wettbewerbswidrig erscheinen
lassen (vgl. BGH GRUR 2005, 582 "The Colour of Elégance").
In der Rechtsprechung werden insoweit im Wesentlichen zwei Fallgruppen unterschieden. Ein sittenwidriger Markenerwerb kann zum Einen darin liegen, dass der
Markeninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers
ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung für gleiche oder ähnliche Waren (oder Dienstleistungen) mit dem
Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Marke hat eintragen lassen.
Zum Anderen kann er auch darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die
mit der Eintragung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt
(vgl. BGH a. a. O. "EQUI 2000"; a. a. O. "Makalu"). In diesem Fall hängt die rechtliche Bewertung des Handelns des Markeninhabers als sittenwidrig nicht von der
Feststellung eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ab (vgl. BGH
GRUR a. a. O. "Analgin" m. w. N.).
b)
Im vorliegenden Fall ist bereits zweifelhaft, ob die angegriffene Marke aufgrund ihres grafisch ausgestalteten Zusatzes mit der Bezeichnung des Antragstellers „Martin’s“ ähnlich ist, so dass schon deshalb keine bösgläubige Anmeldung
vorliegt. Selbst wenn man aber unterstellen würde, dass aus der Marke Verbietungsrechte aus dem klanglich identischen Bestandteil „BO-DISCO“ in Alleinstellung hergeleitet werden könnten, die eine Sperrwirkung oder einen zweckwidrigen
Einsatz gegenüber dem Antragsteller ermöglichten, scheidet aus denselben Gründen, die im parallelen Löschungsverfahren der Wortmarke 399 06 487 „BO-
DISCO“ (Az. 30 W (pat) 091/04) vorliegen, die Bösgläubigkeit der Markeninhabers
aus.
c) Der Senat konnte keine Feststellungen dahingehend treffen, dass der Antragsteller im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke über
einen sowohl in tatsächlicher Hinsicht ausreichenden wirtschaftlich wertvollen wie
in rechtlicher Hinsicht schutzwürdigen Besitzstand an der Kennzeichnung „BO-
DISKO“ hinsichtlich aller von der angegriffenen Marke erfassten Waren und
Dienstleistungen verfügte.
Für die Annahme eines wertvollen und schutzwürdigen Besitzstandes ist in tatsächlicher Hinsicht eine hinreichende Bekanntheit der Kennzeichnung erforderlich,
wobei es neben den objektiven Feststellungen hinsichtlich des Umfangs und der
Dauer der Verwendung auch darauf ankommen kann, welche Bedeutung die
Kennzeichnung bei der konkreten geschäftlichen Betätigung des Vorbenutzers
erlangt hat (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 8
Rdn. 437). Insoweit sind Umsatzzahlen, Dauer der Benutzung, Werbeaufwendungen, die erreichte Marktposition, bestehende Konkurrenzverhältnisse und damit
Absatzchancen und Gewinnerwartungen auf dem jeweiligen Markt maßgeblich,
ohne dass es auf die absoluten Stückzahlen verkaufter Produkte ankäme (vgl.
BGH Mitt. 2004, 315 - „P21S“).
Der Antragsteller hat insoweit lediglich Unterlagen über den Betrieb seiner mobilen
Diskothek eingereicht, was lediglich einzelne Dienstleistungen der Klasse 41 betrifft, für welche die angegriffene Marke unter anderem geschützt ist, nicht aber
etwa „Vermietung von Audiogeräten und Videogeräten, Vermietung von Filmgeräten und Filmzubehör, Filmproduktion, Künstlerdienste (Modellagentur)“, die eher
nicht ähnlich mit der Dienstleistung „Betrieb einer mobilen Diskothek“ sind. Dies
gilt erst recht für weitere Dienstleistungen der Klasse 44 und die Waren der Klasse 9, für welche die angegriffene Marke geschützt ist, so dass der Antrag auf
deren vollständige Löschung schon deshalb erfolglos bleiben muss.
Ob dem Antragsteller ein bundesweit schutzwürdiger Besitzstand hinsichtlich des
Betriebs einer mobilen Diskothek zusteht oder nur ein räumlich beschränkter, aufgrund dessen ein Löschungsanspruch gegen eine Marke, die im gesamten Inland
Schutz genießt, nicht besteht (vgl. BGH GRUR 2004, 790, 793 - Gegenabmahnung), kann letztlich dahinstehen. Denn es liegt kein ungerechtfertigter Eingriff in
die Rechtsposition des Antragstellers vor. Eine solche ist nämlich zu verneinen,
wenn der Markenanmelder ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Marke
hat, weil er selbst die Bezeichnung in beachtlichem Umfang benutzt und deren
markenrechtliche Absicherung gegenüber Dritten für erforderlich hält (BGH
GRUR 2005, 582 "The Colour of Elégance"), wie es hier der Markeninhaber geltend gemacht hat.
d) Es ergeben sich auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der Markeninhaber bei der Anmeldung die Absicht hatte, die mit der Eintragung des Zeichens mit der Wortfolge „Martin’s BO-DISCO“ kraft Zeichenrechts entstehende
und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als
Mittel des Wettbewerbskampfes gegenüber dem Antragssteller einzusetzen.
Dieser Tatbestand erfordert neben der objektiven Eignung der Marke, eine Sperrwirkung zu entfalten und als Mittel des Wettbewerbskampfes zu fungieren, eine
entsprechende Absicht des Anmeldenden. An einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht fehlt es aber insbesondere dann, wenn die Förderung des eigenen
Wettbewerbs im Vordergrund steht (vgl. BGH a. a. O. - "The Colour of Elégance"),
was hier zutrifft.
Angesichts der Tatsache, dass der Markeninhaber bereits eine erhebliche Zeit unter der streitigen Kennzeichnung aufgetreten ist, bevor er sie als Marke angemeldet hat, ist sein Vortrag nachvollziehbar, er habe die von ihm verwendete Wortkombination zur Kennzeichnung einer eigenen Angebotspalette für sich angemeldet, so dass eine Absicht zur Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als
Sperrmarke nicht von vornherein angenommen werden kann. Ob letztlich die Behauptung des Antragstellers zutrifft, dass seine Marktposition durch Verwendung
seiner ähnlichen Kennzeichnung als Marke unlauter ausgenutzt werden soll, entzieht sich der beweisrechtlichen Feststellung im Register-(Löschungs-)-Verfahren.
Denn selbst wenn der Markeninhaber über keinen entsprechenden Geschäftsbetrieb verfügt, ist dies seit der Reform des Warenzeichenrechts durch § 47 ErstrG
auch nicht mehr notwendig, so dass nicht allein deshalb eine Bösgläubigkeit festgestellt werden kann. Vielmehr lässt sich dies nur durch eine wettbewerbsrechtliche Klage vor den ordentlichen Gerichten klären.
Aus der Belegung der Domain „bo-disko.de“ zugunsten des Markeninhabers lässt
sich seine Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke schon deshalb
nicht herleiten, weil sie etwa ein Jahr danach erfolgte.
Soweit sich der Antragsteller auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofes
„S100“ (GRUR 2004, S. 510) beruft, wonach ein berechtigtes Interesse an der Eintragung einer Marke unberücksichtigt bleiben muss, wenn die Gefahr besteht,
dass die Stellung als Markeninhaber dazu benutzt wird, weitere Vorteile aus der
Eintragung zu ziehen, für die ein berechtigtes Interesse nicht geltend gemacht
werden kann, so treffen die Voraussetzungen für eine solche Schlussfolgerung im
vorliegenden Fall nicht zu. Denn im dort entschiedenen Fall hatte der Markeninhaber mangels vorhergehender Präsenz auf dem deutschen Markt keinen eigenen
schutzwürdigen Besitzstand und einem Dritten eine Lizenz erteilt, damit dieser die
prioritätsälteren Rechte des inländischen Zeicheninhabers abwehren konnte, so
dass die Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt wurde.
Nach alledem musste der Löschungsantrag ohne Erfolg bleiben.
Allerdings erscheint die von der Markenabteilung getroffene einseitige Kostenfolge
zu Lasten des Antragstellers nicht gerechtfertigt. Nach Auffassung des Senats besteht hier noch keine nahezu aussichtslose Verfahrenssituation, in welcher es die
prozessuale Sorgfaltspflicht geboten hätte, von einer weiteren Rechtsverfolgung
abzusehen, zumal die höchstrichterliche Gemeinschaftsrechtsprechung (EuGH
GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE) eine andere Wertung ermöglicht, so dass
es bei der grundsätzlichen Kostenregelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG
bleibt.
Dr. Vogel von Falckenstein
Hartlieb
Paetzold
Ko