BPatG Beschluss vom 19.06.2008 – 27 W (pat) 79/06

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 79/06

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

19. Juni 2008

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend die Marke 304 17 741

(S 105/05 Lö)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 12. Februar 2008 durch den Vorsitzenden Richter

Dr. Albrecht sowie die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die am 8. Juli 2004 für

"Taschen, soweit in Klasse 18 enthalten; Bekleidungsstücke;

Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten"

unter der Nr. 304 17 741 in das Markenregister eingetragene Wortmarke

Pan Am

ist am 29. April 2005 Antrag auf Löschung wegen Bösgläubigkeit des Anmelders

bei der Anmeldung gestellt worden. Zur Begründung ist vorgetragen worden, dem

Markeninhaber stehe an der Bezeichnung kein originäres Recht zu, weil er nicht

Inhaber der noch immer existierenden Fluggesellschaft P… sei. Zu Gunsten

der Firma P1… sei in Deutschland noch eine Vielzahl von

Marken mit dem Bestandteil "Pan Am" eingetragen. Zwischen der Firma P1…

und dem Markeninhaber bestehe keine Lizenzvereinbarung. Dem Markeninhaber gehe es eindeutig um eine sittenwidrige Behinderung

der Marktteilnehmer. Dafür spreche, dass er aus der Marke aggressiv gegen

Dritte, u. a. die Antragstellerin, zivilrechtlich vorgehe.

Der Markeninhaber hat der Löschung - rechtzeitig - widersprochen. Die Anmeldung sei zum Zwecke der Benutzung der Marke erfolgt und werde zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken und Taschen auch benutzt. Bei der Anmeldung der

streitgegenständlichen Marke sei er nicht bösgläubig gewesen. Die Antragstellerin

könne aus zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke löschungsreifen Marken Dritter keinerlei Rechte herleiten.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 4. Mai 2006 zurückgewiesen, weil die für eine

Löschung nach § 50 Abs. 1 MarkenG erforderliche Bösgläubigkeit des Markeninhabers zum Zeitpunkt der Anmeldung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG

nicht gegeben gewesen sei. Er habe die mit der Eintragung der Marke kraft Gesetzes verbundene Sperrwirkung nicht zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs eingesetzt. Er habe den erforderlichen Benutzungswillen gehabt und die

Marke auch tatsächlich für die beanspruchten Waren benutzt. Die Antragstellerin

habe nicht plausibel vorgetragen, dass sie selbst im Inland einen schutzwürdigen

Besitzstand gehabt hätte, in den der Markeninhaber eingegriffen habe.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, die

weiterhin die Auffassung vertritt, der Markeninhaber habe die streitgegenständliche Wortmarke bösgläubig angemeldet. Indiz für die beabsichtigte Störung eines

schutzwürdigen Besitzstandes eines Wettbewerbers sei es, dass der Markeninhaber eine Reihe von Marken besitze, die die Namen früherer Fluggesellschaften

sowie Institutionen der früheren DDR trügen. Der Markeninhaber habe auch diese

Marken ohne rechtfertigenden Grund angemeldet. Eine Vermutung für die Bösgläubigkeit bestehe in Fällen, in denen in unberechtigter Weise bekannte Kennzeichen Dritter durch eine Markenanmeldung usurpiert würden. Dies sei hier der

Fall, da die Bezeichnung "Pan Am" eine weltweite notorische Bekanntheit besitze.

Dem Markeninhaber sei dies selbstverständlich bekannt gewesen. Eine entsprechende Kenntnis ergebe sich aus einem Schreiben der anwaltlichen Vertreter des

Markeninhabers vom 21. Juli 2003 an die inländischen anwaltlichen Vertreter der

Firma P1…, mit dem sich diese erfolglos um eine

Lizenzierung der Wort-/Bildmarke "PAN AM" bemüht hätten. Für die Bösgläubigkeit des Markeninhabers spreche auch, dass er gegen die weltberühmte Pan Am-

Marke beim Landgericht Frankfurt/Main eine Löschungsklage eingereicht habe.

Die Markenanmeldung durch den Markeninhaber stelle sowohl eine rechtswidrige

Spekulationsmarke als auch eine rechtswidrige Sperrmarke dar.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke

304 17 741 zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er bestreitet, die streitgegenständliche Marke bösgläubig angemeldet zu haben.

Er habe weder in Behinderungs- noch in Sperrungsabsicht gehandelt. Die Marke

habe er angemeldet, um diese zu benutzen, was unstreitig auch geschehen sei.

Der Markeninhaber bestreitet eine Notorietät der Marken "Pan Am", die seit 1991

weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in den übrigen Ländern der Europäischen Gemeinschaft benutzt würden. Seine Lizenzanfrage an die ehemaligen

Inlandsvertreter der P1…. vermöge den Vowurf der Bösgläubigkeit nicht zu erhärten. Die ehemaligen inländischen Vertreter hätten hierauf

mit Schriftsatz vom 24. Juli 2003 erklärt, sie hätten den Kontakt zu ihrer Mandantin, die sich in einem Insolvenzverfahren befinde, verloren. Weiterhin seien in dem

Schreiben die Anschriften des US-amerikanischen Vertreters und eines Ansprechpartners bezüglich des Insolvenzverfahrens genannt worden. Auf eine weitere Anfrage bei dem Insolvenzverwalter in den USA habe der Markeninhaber

keine Antwort erhalten. Erst danach habe er die streitgegenständliche Marke zum

Schutz eigener geschäftlicher Betätigung angemeldet.

In der mündlichen Verhandlung vom 12. Februar 2008 wurde dem Markeninhaber

aufgegeben, den Schriftwechsel mit der P1 ab

Juli 2003 vorzulegen, und der Antragstellerin die Möglichkeit eingeräumt, hierauf

zu erwidern.

Der Markeninhaber hat mit Schriftsatz vom 4. März 2008 ergänzend zu den bereits eingereichten Schriftsätzen vom 21. Juli 2003 und 24. Juli 2003 ein Schreiben seines Bevollmächtigten vom 27. Juli 2003 an die Insolvenzverwalterin der

Firma P1… eingereicht. In dem Schreiben wurde

die Möglichkeit einer Lizenzierung angesprochen. In einer anwaltlichen Versicherung seines anwaltlichen Vertreters vom 4. März 2008 heißt es:

"Bis zum heutigen Tage erfolgte auf meinen vorbezeichneten

Schriftsatz keine Reaktion".

Die Antragstellerin hat in ihrer Erwiderung zu dem nachgelassenen Schriftsatz des

Markeninhabers vorgetragen, aus den Kontaktaufnahmen ergebe sich, dass der

Markeninhaber bei Anmeldung der streitgegenständlichen Marke Kenntnis von

dem wertvollen Besitzstand eines Dritten gehabt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung

hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, welcher sich der Senat anschließt,

den Antrag der Antragstellerin auf Löschung der angegriffenen Marke gemäß

§§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zurückgewiesen. Auch das

Beschwerdevorbringen bietet für eine davon abweichende Entscheidung keinen

Anlass.

1.

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist

von der Bösgläubigkeit eines Anmelders i. S. d. vorgenannten Vorschriften auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist.

Damit knüpft die Bestimmung an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des

Warenzeichengesetzes an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders

nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sind daher die insoweit entwickelten Grundsätze weiter heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511

- S 100). Danach ist von einer Sittenwidrigkeit der Anmeldung dann auszugehen,

wenn der Markeninhaber entweder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands

des Vorbenutzers mit dem Ziel gehandelt hat, diesen Besitzstand zu stören oder

wenn er die mit der Eintragung der Marke kraft Gesetzes verbundene Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt hat (vgl. BGH

GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; BPatG 27 W (pat) 47/01 - LE FER

ROUGE, veröffentlicht auf PAVIS CD-ROM). Voraussetzung für eine Bösgläubigkeit ist also neben einem vorsätzlichen Eingriff des Markenanmelders in den

schutzwürdigen Besitzstand vor allem der Nachweis eines sittenwidrigen Handelns; hierfür reicht die bloße Kenntnis der Benutzung des fraglichen Kennzeichens durch einen anderen noch nicht aus; vielmehr müssen auf Seiten des Anmelders besondere, die Unlauterkeit begründende Umstände hinzutreten, die etwa

darin liegen können, dass der Markeninhaber das Zeichen ohne hinreichenden

sachlichen Grund für gleiche Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis

des schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers und mit dem Ziel gehandelt

hat, den Vorbenutzer in seinem Besitzstand zu stören oder ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 - S 100). Für sämtliche

Voraussetzungen ist der Antragsteller darlegungs- und beweispflichtig. Soweit sie

- was wegen der zahlreichen subjektiven Voraussetzungen und der Zugehörigkeit

der einzelnen Umstände zu unternehmensinternen Vorgängen in aller Regel ausgeschlossen ist - einer Beweiserhebung von Amts wegen nicht zugänglich sind

und soweit eine Ermittlung von Amts wegen ausscheidet, trägt der Antragsteller

damit auch die Beweislast, d. h. unaufklärbare Tatsachen führen zwingend zur

Zurückweisung seines Löschungsantrags.

2.

Nach diesen Grundsätzen lässt sich vorliegend eine Bösgläubigkeit des

Markeninhabers bei der Anmeldung seiner Marke nicht feststellen.

a)

Der Senat hat bereits erhebliche Bedenken, ob zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke im März 2004 im Inland ein schutzwürdiger

Besitzstand an der Bezeichnung "Pan Am" bestand. Die Markenabteilung hat zu

Recht darauf hingewiesen, aus dem Vortrag der Antragstellerin ergebe sich nicht,

dass diese selbst einen schutzwürdigen Besitzstand gehabt hätte. Auch ein

schutzwürdiger Besitzstand der amerikanischen Fluglinie P1…

auf den sich die Antragstellerin in diesem Verfahren beruft, erscheint

weifelhaft. Wie sich aus den von dem Markeninhaber vorgelegten Schreiben der

früheren inländischen Vertreter dieses Unternehmens vom 24. Juli 2003 ergibt,

befand sich die amerikanische Fluglinie im Juli 2003 im Insolvenzverfahren. Den

Flugbetrieb hatte das amerikanische Unternehmen bereits 1991 eingestellt. Wie

der Markeninhaber unwiderlegt vorgetragen hat, wurden die zugunsten des amerikanischen Unternehmens eingetragenen Marken in Deutschland zum Zeitpunkt

der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke seit mehr als fünf Jahren nicht

mehr benutzt.

b)

Letztlich kann die Frage des Bestehens eines schutzwürdigen Besitzstandes zum Zeitpunkt der Markenanmeldung im März 2004 dahingestellt bleiben, da

jedenfalls nicht feststellbar ist, dass der Markeninhaber mit der Anmeldung vorsätzlich in sittenwidriger Weise in diesen eingegriffen hat. Dagegen spricht insbesondere der durch die vorgelegte Korrespondenz belegte Versuch des Markeninhabers, vor der Anmeldung mit der amerikanischen Fluglinie einen Lizenzvertrag

abzuschließen.

Mit Schriftsatz vom 21. Juli 2003 hatte der anwaltliche Vertreter des Markeninhabers bei den inländischen Vertretern des amerikanischen Unternehmens wegen

eines Lizenzvertrages angefragt. Nachdem diese ihm mit Schriftsatz vom

24. Juli 2003 mitgeteilt hatten, sie hätten den Kontakt zu ihrer in Insolvenz befindlichen Mandantin verloren, wandte sich der Markeninhaber mit Schriftsatz vom

27. Juli 2003 wegen seines Interesses an einer Lizenzerteilung an die Insolvenzverwalterin, die auf den Schriftsatz vom 27. Juli 2003 nicht reagiert hat, wie sich

aus der vom Markeninhaber vorgelegten Anwaltlichen Versicherung vom

4. März 2008 ergibt. Erst nachdem die Kontaktaufnahmeversuche des Markeninhabers im Sommer 2003 mit Vertretern der amerikanischen Fluglinie gescheitert

waren, hat der Markeninhaber im März 2004 die streitgegenständliche Marke angemeldet.

Gegen eine sittenwidrige Störungsabsicht des Markeninhabers durch die Anmeldung spricht auch, dass der Markeninhaber die Marke unstreitig für die geschützten Waren benutzt. Der Senat schließt sich der Ansicht der Antragstellerin, allein

in dem Erkennen bestimmter Markttrends und deren rechtzeitiger Nutzung für die

eigene Geschäftstätigkeit durch die vom Gesetzgeber grundsätzlich gewollte Ausschlusswirkung der Marke gegenüber beliebigen Dritten liege bereits eine Voraussetzung der Bösgläubigkeit vor, nicht an. Es ist geradezu eine wesensmäßige

Voraussetzung des Markenrechts, dass es ein schutzwürdiges Interesse gibt, sich

bestimmte Motive markenrechtlich zu sichern. Daher kann es im Grundsatz nicht

rechtsmissbräuchlich sein, wenn einer der in Frage kommenden Marktteilnehmer,

die dieses Interesse haben, bei der Markenanmeldung schneller ist als die anderen. Dass es sich bei der streitgegenständlichen Marke, dem Namen einer früher

international tätigen Luftfahrtgesellschaft, um eine gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG

schutzunfähige Bezeichnung handeln könnte, hat die Antragstellerin nicht angenommen; auch der Senat sieht hierfür keine Anhaltspunkte.

Eine frühere, eventuell fortbestehende Bekanntheit einer Marke fällt unter keinen

Schutzausschließungsgrund. Gleichwohl in diesen Fällen generell eine Bösgläubigkeit wegen zweckentfremdender Nutzung der Marke zu unterstellen, widerspräche den Grundsätzen des Markenrechts, das anders als etwa technische

Schutzrechte, keine eigene schöpferische Leistung des Rechtsinhabers verlangt.

Dass ein Unternehmer seine Produkte mit einer Markenkennzeichnung versieht,

von der er erwartet, dass sein Zielpublikum sie attraktiv finden möge, entspricht

sinnvollem unternehmerischen Handeln.

3.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage

von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)

noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs. Nr. 2

MarkenG). Die rechtlichen Grundlagen für eine Bösgläubigkeit sind durch die

S 100-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2004, 510) geklärt; dass auf

dieser Grundlage, von welcher der Senat nicht abweicht, der Löschungsantrag

vorliegend keinen Erfolg hatte, beruhte allein auf den fehlenden tatsächlichen

Voraussetzungen, deren Überprüfung dem Rechtsinstitut der Rechtsbeschwerde

grundsätzlich entzogen ist.

4.

Gründe für eine Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1

MarkenG sind nicht ersichtlich.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Ju