Rechtsprechung / BPatG / 2008
BPatG Beschluss vom 25.06.2008 – 10 W (pat) 25/06
10. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
10 W (pat) 25/06 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 198 30 820
wegen Rückzahlung der Beschwerdegebühr
hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des
Bundespatentgerichts am 25. Juni 2008 durch
den Vorsitzenden Richter Schülke,
die Richterin Martens und den Richter Rauch 08.05
beschlossen:
1.
In Abänderung des Abhilfebeschlusses des Deutschen Patent- und
Markenamts
- Prüfungsstelle
für Klasse H 01 G
- vom
9. Januar 2006 wird dem Antrag auf Rückzahlung der Gebühr für
die gegen den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle vom
4. November 2005 gerichteten Beschwerde stattgegeben.
2. Ebenso wird die Rückzahlung der für die vorliegende Beschwerde
gezahlten Gebühr angeordnet.
I.
Im Prüfungsverfahren der Patentanmeldung 193 30 820.5 mit dem Gegenstand
„Elektronisches Keramikbauteil und Verfahren zum Herstellen des elektronischen
Keramikbauteils“ erging ein Prüfungsbescheid, in dem die Prüfungsstelle die Erteilung
des Patents grundsätzlich in Aussicht stellte, jedoch die vorherige Beseitigung von
insgesamt ca. 30 Mängeln in den Patentansprüchen und im Beschreibungsteil der
damals vorliegenden Anmeldungsunterlagen verlangte. Eine dieser Rügen bezieht sich
darauf, dass die in der Beschreibung verwendete Einheit für die Scherstärke [kgf]
unbekannt sei. Es müssten die entsprechenden SI-Einheiten angegeben werden.
Die damalige Anmelderin und jetzige Patentinhaberin legte daraufhin geänderte
Unterlagen vor. Gleichwohl wies die Prüfungsstelle für Klasse H 01 G die Anmeldung
mit Beschluss vom 4. November 2005 zurück. In der Beschlussbegründung wird
ausgeführt, die Anmeldung erfülle nicht die Erfordernisse der § 2 Abs. 2 PatV i. V. m.
§ 34 Abs. 6 PatG, weil die Anmelderin auch in dem neu vorgelegten Beschreibungsteil
nach wie vor die Bezeichnung [kgf] als Einheit für die Scherstärke verwende. Wie
bereits im vorangegangenen Bescheid ausgeführt worden sei, müsse die Anmeldung
bzgl. der Beschreibung bestimmte Erfordernisse aufweisen. So seien physikalische
Einheiten in Übereinstimmung mit dem Gesetz über Einheiten im Messwesen (Si-
Einheiten) in den jeweils geltenden Fassungen anzugeben. Die Einheit [kgf] erfülle
diese Voraussetzung nicht. Die Prüfungsstelle habe im vorausgegangenen Bescheid
angesprochen, dass der Gegenstand der Anmeldung prinzipiell patentfähig, dass
jedoch mit den vorliegenden Mängeln eine Patenterteilung nicht möglich sei. Für die
Anmelderin sei der von der Prüfungsstelle gerügte Mangel klar und unmissverständlich
zu verstehen gewesen.
Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss legte die Anmelderin Beschwerde ein, für die
sie eine Beschwerdegebühr in Höhe von 200 € bezahlte. Sie beantragte, den
angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent im Abhilfeverfahren auf der
Grundlage neu eingereichter Beschreibungsseiten, auf denen der die Zurückweisung
begründende Mangel behoben war, zu erteilen. Zudem beantragte sie die Rückzahlung
der Beschwerdegebühr. Diesen Antrag begründete sie damit, dass der
Zurückweisungsbeschluss eine unangemessene und unzweckmäßige Sachbehandlung
darstelle, also das erstinstanzliche Verfahren an einem wesentlichen Verfahrensmangel
leide. Die Prüfungsstelle habe verfahrensunökonomisch gehandelt. Sie hätte ohne
Probleme in einem kurzen zusätzlichen Bescheid oder in einem Telefonat darauf
hinweisen können, dass bei der Überarbeitung der Unterlagen offenkundig die
genannte Formalbeanstandung übersehen worden sei, woraufhin die Anmelderin
selbstverständlich die gewünschte Formalüberarbeitung vorgenommen hätte.
Daraufhin hob die Prüfungsstelle im Abhilfeverfahren den Zurückweisungsbeschluss
durch einen weiteren Beschluss vom 9. Januar 2006 auf und kündigte einen
gesonderten Erteilungsbeschluss an. Dieser erging am 10. April 2006; die Anmelderin
verzichtete auf Rechtsmittel gegen ihn.
In der Abhilfeentscheidung vom 9. Januar 2006 wies der Prüfer zugleich den Antrag auf
Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück. Für eine Rückzahlung bestehe kein
Anlass, da im Prüfungsbescheid die Unklarheit bzgl. der Bezeichnung [kgf] und der
betreffende Zurückweisungsgrund unmissverständlich angesprochen worden seien.
Aus Sicht der Prüfungsstelle sei anzunehmen gewesen, dass die Anmelderin alle im
Prüfungsbescheid aufgeführten Mängel zur Kenntnis genommen und dass sie auf einer
Patenterteilung mit den nicht von ihr behobenen Mängeln bestanden habe. Somit sei
damals davon auszugehen gewesen, dass der strittige Punkt auch durch eine weniger
einschneidende Verfahrensmaßnahme nicht hätte ausgeräumt werden können. Ein
Verstoß gegen die Verfahrensökonomie liege somit nicht vor.
Gegen die Ablehnung ihres Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wendet
sich die Patentinhaberin mit einer weiteren Beschwerde, für die sie wiederum eine
Gebühr in Höhe von 200 € entrichtet hat. Sinngemäß stellt sie die dem Tenor des
vorliegenden Beschlusses entsprechenden Anträge.
Die Patentinhaberin hat mit ihrer Beschwerde Erfolg.
II.
1. Die Prüfungsstelle hätte dem Antrag der (damaligen) Anmelderin auf Rückzahlung
der Gebühr, die diese für ihre Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss vom
4. November 2005 entrichtet hat, stattgeben müssen. Gemäß § 73 Abs. 3 Satz 2 PatG
kann die Prüfungsstelle im Rahmen eines Abhilfebeschlusses anordnen, dass die
Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückzuzahlen
ist. Die
Rückzahlung ist anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Eine Rückzahlung
kommt insbesondere bei Vorliegen von Verfahrensmängeln in Betracht, wobei der
Verfahrensmangel für die Erhebung der Beschwerde ursächlich gewesen sein muss
Nachweisen).
So liegt - worauf die Patentinhaberin bereits in der Begründung ihrer gegen den
Zurückweisungsbeschluss vom 4. November 2005 gerichteten Beschwerde zutreffend
hingewiesen hatte - eine die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigende
unangemessene Sachbehandlung vor, wenn für die Prüfungsstelle bereits im Zeitpunkt
der Beschlussfassung die Notwendigkeit der alsbaldigen Wiederaufhebung ihres
Zurückweisungsbeschlusses auf Beschwerde des Patentanmelders klar vorhersehbar
gewesen ist und die Beseitigung des Zurückweisungsgrundes mit einiger Aussicht auf
Erfolg durch eine zweckmäßigere und weniger einschneidende Verfahrensmaßnahme
hätte erreicht werden können (Schulte, PatG, 7. Aufl., § 73 Rn. 143). Vom Vorliegen
eines solchen Sachverhalts ist hier auszugehen.
Die Patentinhaberin macht zu Recht geltend, dass für die Prüfungsstelle vor Erlass des
Zurückweisungsbeschlusses Anlass bestanden hatte, sie nochmals auf die Unklarheit
der
in der Beschreibung
für die Scherstärke verwendeten Bezeichnung
[kgf]
hinzuweisen. Die Patentinhaberin hatte
in den von
ihr nach Erlass des
Prüfungsbescheids vorgelegten Unterlagen bis auf diese eine, sich auf die
Bezeichnung [kgf] beziehende Beanstandung, allen übrigen ca. 30 Beanstandungen
Rechnung getragen. Die Prüfungsstelle hatte somit keinen Anlass für die Annahme, die
Anmelderin wolle
lieber einen Zurückweisungsbeschluss
riskieren, als
ihre
Beschreibung auch in diesem einen Punkt zu ändern. Vielmehr war es naheliegend, die
Anmelderin nochmals auf diese eine noch unerledigte Beanstandung hinzuweisen.
Dass die Prüfungsstelle dies nicht getan hat, stellt eine gravierende Verletzung des
Gebots der Verfahrensökonomie dar, weil die Anmelderin somit diese einzige noch
fehlende Berichtigung ihrer Erteilungsunterlagen nur noch auf dem Weg einer
Beschwerdeeinlegung bewirken konnte.
2. Auch die Anordnung der Rückzahlung der für die vorliegende Beschwerde eingezahlten Beschwerdegebühr erscheint gemäß § 80 Abs. 3 PatG gerechtfertigt. Die
Prüfungsstelle hätte nach dem Vorstehenden allen Anlass gehabt,
in
ihrer
Abhilfeentscheidung vom 9. Januar 2006 die Rückzahlung der Beschwerdegebühr
gemäß § 73 Abs. 3 Satz 2 PatG anzuordnen. Nachdem sie das nicht getan hat, konnte
die Patentinhaberin nur mit Hilfe einer weiteren, wiederum gebührenpflichtigen
Beschwerde dieses Ziel erreichen.
Schülke
Martens
Raucha
Na