BPatG Beschluss vom 25.06.2008 – 28 W (pat) 200/07

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 200/07 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 306 28 406

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die für die Waren der Klasse 14 und 25

„Schmuckwaren (Modeschmuck, Ketten)

Bekleidungsstücke, Gürtel“

am 11. August 2006 eingetragene Wort-Bildmarke

wurde aus der prioritätsälteren Wortmarke 302 36 676

Princess

Widerspruch erhoben, die seit dem 13. Januar 2003 für Waren der Klassen 3, 14

und 18 geschützt ist, u. a. für

„Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte

oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten;

Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Perlen; Uhren und

Zeitmessinstrumente; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren,

soweit in Klasse 14 enthalten“.

Der Widerspruch richtet sich allein gegen die Waren der Klasse 14 des angegriffenen Zeichens.

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den

Widerspruch zurückgewiesen. Selbst im Bereich identischer Waren sei eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht gegeben, da einiges

dafür spreche, dass der Wortmarke „Princess“ lediglich eine geringe Kennzeichnungskraft zukomme, weil sie in Bezug auf die geschützten Waren der

Klasse 14 stark beschreibende Anklänge beinhalte, indem sie auf den so

genannten „Princess Cut“ bzw. „Prinzess-Schliff“ hinweise, also auf eine besondere Schliffart für Diamanten oder Edelsteine. Aber selbst bei Annahme einer

durchschnittlichen Kennzeichnungskraft sei ein hinreichender Abstand zwischen

den sich gegenüber stehenden Zeichen gegeben. Für die Beurteilung der Markenähnlichkeit sei der jeweilige Gesamteindruck der Zeichen maßgeblich, der im

Fall der angegriffenen Marke von beiden Zeichenbestandteilen bestimmt werde,

so dass ein isoliertes Herausgreifen eines Elements unzulässig sei. Der Verkehr

habe keine Veranlassung, sich nur an einem einzelnen Markenbestandteil zu

orientieren, da sich die Marke „funky princess“ als einheitlicher Gesamtbegriff

darstelle.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Zur Begründung trägt sie vor, entgegen der Wertung der Markenstelle habe der Bestandteil

„princess“ in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung.

Da dieser Bestandteil mit der Widerspruchsmarke klanglich identisch sei, müsse

eine Verwechslungsgefahr bejaht werden. Soweit die Markenstelle ohne vorherigen Hinweis einen beschreibenden Anklang der Widerspruchsmarke angeführt

habe, stelle dies eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar und rechtfertige die

Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Im Übrigen weise das Wort „Princess“ für

die hier maßgeblichen Waren der Klasse 14 keinerlei unmittelbar beschreibenden

Sinngehalt auf. Der Hinweis der Markenstelle auf einen besonderen Diamantschliff

sei falsch. Da der Verkehr die deutsche Bedeutung von „funky“ im Sinne von

„flippig, abgefahren“ im jüngeren Zeichen kenne, beziehe sich dieses Adjektiv in

eindeutiger Weise auf das nachfolgende Substantiv „princess“, allerdings ohne

dass es diesem seine selbstständig kennzeichnende Bedeutung nehme. Im

Gegenteil werde auch die Gesamtbezeichnung („flippige Prinzessin“) maßgeblich

von dem Wort „princess“ geprägt, das durch den Zusatz „funky“ zwar eine nähere

Charakterisierung, aber keinen Wechsel im Sinngehalt oder eine völlig andere

Bedeutung erhalte. Dies habe bereits das Landgericht Mannheim in einem vergleichbaren Fall festgestellt. Zudem sei der Widerspruchsmarke aufgrund einer

langjährigen, kontinuierlichen und intensiven Benutzung ein erhöhter Schutzumfang zuzusprechen. Dies werde durch die Angaben des Geschäftsführers der

Widersprechenden in einer Versicherung an Eides Statt belegt.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene

Marke im Register zu löschen,

sowie die Beschwerdegebühr wegen grober Verfahrensfehler der

Markenstelle zurückzuzahlen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Beschwerde entgegengetreten und

beantragt sinngemäß

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widerspruchsmarke verfüge nur über eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, da der Begriff „Princess“ im Hinblick auf die fraglichen Waren stark

beschreibende Anklänge aufweise. Die Markenstelle habe deshalb zu Recht das

Vorliegen einer Verwechslungsgefahr verneint. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke werde weiterhin bestritten, zumal die Widersprechende

hierzu keinerlei substantiierten Angaben vorgetragen habe. Es fehle darüber

hinaus auch an einer relevanten Zeichenähnlichkeit. Die Vergleichsmarken seien

durch den zusätzlichen Bestandteil „funky“ des angegriffenen Zeichens in ihrem

Gesamteindruck derart unterschiedlich, dass sie im Verkehr sicher auseinander

gehalten werden könnten. Eine isoliert kollisionsbegründende Wirkung des Markenwortes „princess“ könne bereits deshalb nicht angenommen werden, da es

sich bei der angegriffenen Marke um eine einheitliche Gesamtaussage handle.

Der Verkehr habe deshalb keine Veranlassung, sich nur an einem Markenwort zu

orientieren. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr scheide ebenfalls aus.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken i. S. v. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter keinen markenrechtlich relevanten Gesichtspunkten

gegeben ist.

Nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer

Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Identität oder

Ähnlichkeit der gegenseitigen Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die

Gefahr von Verwechslungen besteht, d. h. wenn die beteiligten Verkehrskreise

irrtümlich annehmen könnten, die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben bzw. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH WRP 2008, 727, Rdn. 28 - Adidas/Marca

Mode). Durch die Gefahr solcher Verwechslungen wird die maßgebliche Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt, die es dem Publikum ermöglicht, die

Produkte oder Leistungen eines Unternehmens von denen anderer Wettbewerber

zu unterscheiden (st. Rspr., vgl. EuGH GRUR 2003, 422, 425 Rdn. 44 -

Arthur/Arthur et Félicie). Durch diese Herkunftsgarantie bietet die Marke die

Gewähr dafür, dass die mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen

unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt bzw. erbracht

wurden, das dann auch ggf. für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann

(vgl. EuGH MarkenR 2007, 210, 212, Rdn. 54 f. - TRAVATAN/TRIVASTAN). Die

Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, erfolgt unter Berücksichtigung

aller Umstände des konkreten Einzelfalls, insbesondere der Ähnlichkeit der

wechselseitigen Waren und der Vergleichsmarken. Daneben ist insbesondere

auch die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke für die kollisionsrechtliche Beurteilung von maßgeblicher Bedeutung. Die einzelnen Beurteilungsfaktoren stehen dabei zueinander in einer Art von Wechselbeziehung, so

dass beispielsweise ein geringerer Grad der Markenähnlichkeit durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und

umgekehrt (BGH GRUR 2006, 859; Rdn. 16 - Malteserkreuz; sowie Hacker in

Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 29 m. w. N.).

Wie auch die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss geht der Senat bei

seiner Entscheidung zugunsten der Widersprechenden von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke aus. Die von der Widersprechenden

für sich in Anspruch genommene erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von der Markeninhaberin bestritten worden und nach den von der

Widersprechenden vorgetragenen Tatsachen auch nicht liquide. Wie mit den

Verfahrensbeteiligten in der mündlichen Verhandlung erörtert, handelt es sich bei

dem hier einschlägigen Schmuck- und Uhrensektor um einen Markt mit einem

jährlichen Branchenvolumen von mehreren … Euro. Vor diesem Hintergrund ist der von der Widersprechenden genannte Jahresumsatz ihrer Marke von

über … Euro wenig aussagekräftig. Dies gilt ebenso

für

ihren Hinweis,

sie liefere deutschlandweit an etwa … Juweliere und nehme jedes Jahr an der

größten Schmuckmesse Deutschlands (der „inhorgenta“) mit einem bedeutenden

Messestand teil. Vielmehr hätte es substantiierter Angaben zu den von der

höchstrichterlichen Rechtsprechung festgelegten Kriterien bedurft, also zum

konkreten Marktanteil der unter dem fraglichen Zeichen vertriebenen Produkte, zur

Intensität, geografischen Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, zu den

aufgewendeten Werbemitteln und der dadurch erreichten Bekanntheit bei den

beteiligten Verkehrskreisen (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 808, Rdn. 60 - Philips;

BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV). Solche Angaben fehlen im Vortrag der

Widersprechenden jedoch völlig.

Im Rahmen des beschränkt erhobenen Widerspruchs stehen sich identische

Waren gegenüber, so dass strenge Anforderungen an den Abstand zu stellen

sind, den die angegriffene Marke zu dem Widerspruchszeichen einzuhalten hat.

Diesen Anforderungen wird sie gerecht.

Die Vergleichsmarken wenden sich mit den fraglichen Waren an allgemeine

Verkehrskreise. Der kollisionsrechtlichen Beurteilung der klanglichen, (schrift-)

bildlichen und begrifflichen Ähnlichkeit der Vergleichsmarken ist somit der normal

informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher zugrunde zu

legen. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es maßgeblich darauf

an, wie die fraglichen Marken auf diesen Durchschnittsverbraucher wirken (BGH

WRP 2006, 1227, 1230, Rdn. 17 f. - MALTESERKREUZ).

Bei der kollisionsrechtlichen Prüfung der Markenähnlichkeit gilt der in ständiger

Rechtsprechung angewandte Grundsatz, dass die Vergleichsmarken einander als

Ganzes gegenüberzustellen sind (vgl. EuGH, MarkenR 2007, S. 315, Rdn. 41 –

Limoncello; BGH GRUR 2006, 60, 62, Rdn. 17 - coccodrillo). Dies gilt auch für

Fallgestaltungen, in denen sich eine prioritätsältere Wortmarke als Bestandteil

einer jüngeren Marke wiederfindet, wie dies der EuGH in seiner Thomson-Life

Entscheidung ausdrücklich hervorgehoben hat (EuGH GRUR 2005, 1042, Rdn. 30

- THOMSON LIFE). Ein grundlegende Neuorientierung bei der Beurteilung von

Kombinationszeichen, wie sie die Widersprechende in der genannten Entscheidung zu erkennen glaubt, hat der EuGH also keineswegs vorgenommen (vgl.

hierzu auch Lange, WRP 2006, 311 ff.; sowie Rohnke, MarkenR 2006, 483).

Stellt man die beiden Streitmarken in ihrer Gesamtheit gegenüber, so schließen

die deutlichen klanglichen, (schrift-)bildlichen und begrifflichen Unterschiede eine

unmittelbare Verwechslungsgefahr aus. Zwar kann auch einem einzelnen Markenteil eine selbständig kollisionsbegründende Wirkung zukommen, wenn dieser

Bestandteil den Gesamteindruck der Marke prägt oder im Gesamtzeichen eine

eigenständige kennzeichnende Stellung behält (vgl. EuGH, a. a. O., Rdn. 28-31

- Thomson Life; sowie Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 2067

m. w. N.). Dies setzt aber voraus, dass die übrigen Bestandteile weitgehend in den

Hintergrund treten und deshalb den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH WRP 2008, 1092, 1096, Rdn. 37 - idw Informationsdienst

Wissenschaft). Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung stellt diese Konstellation aber stets den Ausnahmefall dar, der nur durch das Vorliegen besonderer

Umstände begründet wird, wie sie im vorliegenden Fall nicht gegeben sind (vgl.

hierzu auch Hacker, Markenrecht, 2007, Rdn. 439-441).

So stehen die beiden Markenwörter „funky“ und „princess“ des angegriffenen

Zeichens nicht beziehungslos nebeneinander, sondern sind – auch durch ihre

grafische Gestaltung - ohne weiteres erkennbar inhaltlich aufeinander bezogen

(vgl. EuGH GRUR Int. 2003, 552, 556, Rdn. 57 - Saint-Hubert; bestätigt durch

EuGH GRUR Int. 2005, 221 - Saint Hubert). Dabei kommt dem Bestandteil

„princess“ aufgrund seiner engen inhaltlichen Verknüpfung mit dem vorangestellten Eigenschaftswort in der Wahrnehmung der angesprochenen Verbraucher

keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Dies verkennt die Widersprechende, wenn sie sinngemäß vorträgt, das Adjektiv „funky“ beziehe sich

lediglich in näher charakterisierender Weise auf das nachfolgende Substantiv,

weshalb der Wortbestandteil „princess“ die jüngere Marke maßgeblich präge.

Vielmehr bewirkt das genannte Adjektiv „funky“ („flippig, unkonventionell“, vgl.

PONS Großwörterbuch Englisch; sowie LEO, English-German Dictionary,

http://dict.leo.org) eine einheitliche Gesamtaussage, die geeignet ist, bei den

angesprochenen Verkehrskreisen ein eigenständiges Gedankenbild an den Typus

einer flippigen, in ihrem Verhalten nicht den üblichen Konventionen entsprechenden Vertreterin des Hochadels hervorzurufen, wie er regelmäßig Bestandteil

der Berichterstattung der Regenbogenpresse ist. Der inhaltliche Bezug zu dem

Eigenschaftswort „funky“ führt den Sinngehalt des nachfolgenden Substantivs

„princess“ also von der bloßen Adelsbezeichnung weg und schafft einen eigenständigen und leicht zu erinnernden Gesamtbegriff.

Das Herausgreifen des Markenworts „princess“ durch die Verbraucher müsste bei

dieser Sachlage ohne konkrete Veranlassung erfolgen, was nach den allgemeinen

Erfahrungssätzen zum Vorgehen des Verkehrs bei der Markenbetrachtung ausgeschlossen werden kann. Im vorliegenden Fall haben die Verbraucher hierzu

umso weniger Veranlassung, als das genannte Markenwort in Verbindung mit den

fraglichen Produkten der Klasse 14 einen beschreibenden Bedeutungsanklang

besitzt. So sind auf dem einschlägigen Schmucksektor Fachbegriffe wie „Prinzess-

Schliff“ oder „Princess-Cut“ allgemein gebräuchlich und bekannt, worauf auch

bereits die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss hingewiesen hat. Selbst

wenn man dem Markenwort „funky“ des angegriffenen Zeichens ebenfalls einen

stilbeschreibenden Sinnanklang unterstellen wollte, würde das bei dieser Sachlage nicht zur Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „princess“ führen. Soweit die Widersprechende die ihr in der mündlichen

Verhandlung vorgelegten Belege zum beschreibenden Bedeutungsgehalt der

Begriffe „princess cut“ (vgl. Mohsen Manutcher-Danai - Dictionary of Gems and

Gemology, Springer 2005) und „Princess“ (vgl. Schmucklexikon von Prof. L. Rössl,

unter http://www.beyars.com/de_beyars.html) mit Nichtwissen bestritten hat,

verkennt sie, dass diese prozessuale Erklärung lediglich für Tatsachen zulässig

ist, die keine eigenen Handlungen betreffen oder sich der eigenen Wahrnehmung

entziehen (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 138 Abs. 4 ZPO), nicht aber für solche,

die der eigenen Wertung widersprechen.

Eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „princess“ der

prioritätsjüngeren Marke könnte bei dieser Sach- und Rechtslage nach der

Rechtsprechung des BGH nur dann angenommen werden, wenn dem Widerspruchszeichen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zuzubilligen wäre (vgl. BGH

GRUR 2005, 513, 514, Punkt III. 4 - MEY/Ella May; BGH GRUR 2006, 60, 61,

Rdn. 14 - coccodrillo). Zwar schließt der EuGH eine solche Vorgehensweise ausdrücklich aus (vgl. EuGH GRUR Int. 2003, 552, 556, Rdn. 64 f. - Saint-Hubert) und

wurde in dieser kollisionsrechtlichen Wertung auch vom EuGH bestätigt (vgl.

EuGH GRUR Int. 2005, 221, 223, Rdn. 54 - Saint-Hubert). Da eine gesteigerte

Kennzeichnungskraft des Widerspruchzeichens im vorliegenden Fall aber nicht zu

bejahen ist, ergeben sich hier aus den beiden differierenden Ansätzen keine

unterschiedlichen Konsequenzen, so dass sich die Frage nach der Notwendigkeit

einer entsprechenden Vorlage an den EuGH nicht stellt.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Streitmarken ist

somit ausgeschlossen. Dem von der Beschwerdeführerin angeführten Urteil des

Landgerichts Mannheim kann für das vorliegende Verfahren bereits deshalb keine

präjudizielle Wirkung zukommen, weil sich dort andere Vergleichswaren gegenüberstanden.

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt ebenfalls nicht vor. Sie setzt

voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den

Vergleichsmarken erkennen, auf Grund besonderer Umstände die jüngere Marke

aber trotzdem dem Verantwortungsbereich der Widersprechenden zuordnen (vgl.

BGH GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder). Solche Umstände sind hier

nicht ersichtlich. Im vorliegenden Fall kommt dem Wortelement „princess“ durch

die konkrete Markenbildung in der angegriffenen Marke keine Eignung mehr zu,

die Erinnerung an das Widerspruchszeichen wachzurufen. Allein die Tatsache,

dass ein klanglich übereinstimmender Bestandteil in beiden Streitmarken vorhanden ist, genügt für die Annahme einer derartigen Verwechslungsgefahr nicht

(vgl. hierzu nochmals Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 321). Zum Gesichtspunkt eines

Serienzeichens hat die Widersprechende nichts vorgetragen, weshalb es dahingestellt bleiben kann, inwieweit der Begriff „Princess“ aufgrund seines beschreibenden Bedeutungsanklangs überhaupt als Stammbestandteil geeignet wäre.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen. Für eine Auferlegung von Kosten aus

Billigkeitsgründen besteht keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Ebenso

wenig kam eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Betracht. Dies zum einen

deshalb, weil die Markenstelle bei ihrer Entscheidung gerade von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen ist und

sich nicht auf den von ihr in dem angefochtenen Beschluss dargestellten,

beschreibenden Bedeutungsgehalt des Begriffs „Princess“ gestützt hat, wie dies

die Widersprechend rügt. Zudem würde es aber selbst bei Annahme einer Verletzung des rechtlichen Gehörs der Widersprechenden an der erforderlichen

Kausalität zwischen Verfahrensfehler und der Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung fehlen.

Stoppel

Werner

Schell

Me