BPatG Beschluss vom 09.07.2008 – 32 W (pat) 119/06

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 119/06 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 301 56 360

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter

Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und

der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 9. Juli 2008

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Die Wortmarke

G r ü n d e

I.

Graciella

ist am 21. September 2001 angemeldet und am 22. November 2001 unter der

Nummer 301 56 360 für die Waren

"Zuckerwaren, Schokolade, Schokoladenwaren, Backwaren"

in das Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am

4. Januar 2002.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben von der Inhaberin der am 12. Oktober 1954

unter der Nummer 664 353 eingetragenen Wortmarke

Grazia

deren Warenverzeichnis lautet:

"Kakao, Haferkakao, Kakaoextrakte für Nahrungs- und Genusszwecke; Kakaoerzeugnisse, nämlich Schokolademassen und Kuvertüren; Schokolade, Zuckerwaren, Marzipan, Marzipanersatz,

Back- und Füllmassen, Schokolade- und Zuckerwaren als Christbaumschmuck, Pralinen auch mit flüssiger Füllung, insbesondere

aus Weinen und Spirituosen, Bonbons, Back- und Konditorwaren,

Keks, Biskuits; Zwieback, Hefe, Backpulver, Puddingpulver,

Rahmspeiseeis, Fruchtspeiseeis, Hefeextrakte

für Nahrungszwecke, Speiseeispulver".

Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke

bestritten.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für

Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 8. Dezember 2004 zurückgewiesen. Außer für die Waren "Schokolade" und "Pralinen" fehle es bereits an der Glaubhaftmachung der bestrittenen

Benutzung. Hinsichtlich der Waren "Schokolade" und "Pralinen" habe die Widersprechende zwar die Benutzung glaubhaft gemacht. Insoweit sei der Widerspruch

jedoch mangels Verwechslungsgefahr zurückzuweisen.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt. Im

Laufe des Erinnerungsverfahrens hat sie erklärt, dass sie den Widerspruch nur

noch auf die Waren "Schokolade" und "Pralinen" stütze. Der Erinnerungsprüfer hat

den angefochtenen Erstbeschluss unter Zurückweisung der Erinnerung im Übrigen aufgehoben, soweit der Widerspruch in Bezug auf die Waren "Schokolade"

und "Schokoladenwaren" zurückgewiesen wurde, und hat insoweit die Löschung

der angegriffenen Marke 301 56 360 angeordnet.

Die Widersprechende habe die Benutzung ihrer Marke für die Ware "Pralinen"

nachgewiesen. Im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke falle diese Ware

unter die Formulierung "Pralinen auch mit flüssiger Füllung, insbesondere aus

Weinen und Spirituosen". Wegen der Vergleichbarkeit der Waren sei die Ware

"Pralinen" auch unter den im Warenverzeichnis enthaltenen Warenbegriff "Schokolade" zu subsumieren. Auf Seiten der Widerspruchsmarke seien daher die Waren "Pralinen" und "Schokolade" zu berücksichtigen. Diese Waren seien mit den

im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Waren "Schokolade"

und "Schokoladenwaren" identisch. Im Verhältnis zu den übrigen Waren der angegriffenen Marke bestehe Ähnlichkeit.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke liege für die hier maßgeblichen

Waren im durchschnittlichen Bereich.

Bei den sich gegenüberstehenden Marken sei von einer mittleren Ähnlichkeit auszugehen. Sie unterschieden sich zwar in der Silbengliederung. Da aber bereits

zwischen der Widersprechenden, der Markeninhaberin und der Markenstelle gegensätzliche Auffassungen über die Silbengliederung und die damit zusammenhängende Betonung der Markenwörter bestünden, sei insoweit auch beim Publikum von einer gewissen Unsicherheit auszugehen, mit der Folge, dass diesem

Kriterium keine ausschlaggebende Bedeutung für die Beurteilung des Ähnlichkeitsgrades der Vergleichsmarken zugemessen werden könne. Für die Annahme

einer mittleren Ähnlichkeit spreche jedoch, dass die Vergleichsmarken bis auf die

Buchstabenfolge "ell" in der Wortmitte der angegriffenen Wortmarke identisch

seien und daher auch in der Vokalfolge weitgehend übereinstimmten. Außerdem

handle es sich bei beiden Marken um Namen, die von derselben Urform, nämlich

von dem lateinischen Wort "gratia", abgeleitet seien.

Nach der Wechselwirkungslehre sei aufgrund der mittleren Ähnlichkeit der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, soweit sich identische Waren gegenüberstünden. Die jüngere Marke sei mithin hinsichtlich der Waren "Schokolade" und "Schokoladenwaren" zu löschen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie

verteidigt den Erstbeschluss der Markenstelle und macht geltend, dass der Erinnerungsbeschluss an methodischen Fehlern leide. Die sich gegenüberstehenden

Marken seien nicht verwechselbar ähnlich.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle dürfe auf Seiten der Widerspruchsmarke die Ware "Schokolade" nicht berücksichtigt werden. Da die Widersprechende zur Glaubhaftmachung der Benutzung nur Verpackungen von "Pralinenmischungen", "Pralinenofferten" und "Pralinenkreationen" eingereicht habe, dürfe

auch nur auf die Ware "Pralinen" bzw. "Pralinenmischungen" abgestellt werden.

Dass die Widersprechende in der eidesstattlichen Versicherung auch den Begriff

"Schokolade" verwende, führe zu keinem anderen Ergebnis, da die Widersprechende in den Benutzungsunterlagen kein Produkt nenne, das unter den Begriff

"Schokolade" falle, gleichzeitig aber keine Praline sei. Die Begriffe "Schokolade"

und "Schokoladenwaren" umfassten weit mehr Produkte als der Begriff "Pralinen".

Es könne daher nicht ohne weitere Differenzierung von Warenidentität ausgegangen werden.

Hinsichtlich der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken sei der Erinnerungsprüfer

unzutreffend von einer gewissen Unsicherheit des Verkehrs bei der Aussprache

der Markenwörter ausgegangen und habe außerdem zu Unrecht angenommen,

dass sich die Marken in klanglicher Hinsicht ähnlich seien. Die Markenwörter hielten hinsichtlich Klang und Schriftbild einen ausreichenden Abstand ein, der durch

den unterschiedlichen Sinngehalt tendenziell eher noch vertieft werde.

Der Umstand, dass beide Markenwörter Vornamen seien, werde teils vom Verkehr

nicht erkannt, teils komme ihm keine besondere Bedeutung zu und teils vergrößere er den Abstand zwischen den Marken. Nachdem "Grazia" auf der Internetseite www.beliebte-Vornamen.de nicht unter den … beliebtesten Vornamen ran

giere und "Graciella" auf dieser Internetseite, die nach eigenen Angaben …

Namen umfasse, überhaupt nicht erwähnt werde, sei davon auszugehen, dass die

Markenwörter im Zusammenhang mit Süßwaren nicht als Vornamen wahrgenommen würden, weil sie entweder überhaupt nicht als Vornamen bekannt seien oder

weil ihre Eigenschaft als Vorname in dieser Konstellation nicht realisiert werde.

Aber auch wenn die Markenwörter als Vornamen wahrgenommen würden, begründe dies keine Ähnlichkeit. So würden Marken mit gewissen Übereinstimmungen weniger leicht verwechselt, wenn eine der Marken einen für jeden verständlichen Sinngehalt habe. Im Übrigen sei zu berücksichtigen, dass es zwar bei Personen üblich sei, ein und dieselbe Person entweder mit dem vollen Namen oder

mit einer Abwandlung zu benennen. Dagegen sei es unüblich, für dasselbe

Produkt neben der Grundform abgekürzte oder abgewandelte Namen als Markenbezeichnung zu verwenden. Schließlich habe das Bundespatentgericht in einer

Reihe von Fällen, in denen sich unterschiedliche Abwandlungen von Namen gegenüberstanden, eine Verwechslungsgefahr verneint.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 16. Oktober 2006 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 664 353 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, dass zwischen den Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Bei beiden Markenwörtern handle es sich um weibliche

Vornamen, die im Internet als ähnliche Namen verzeichnet seien. Dabei stelle die

angegriffene Marke die Verkleinerungsform der Widerspruchsmarke dar. Es bestehe daher eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr. Die Markenwörter

basierten beide auf dem Wortstamm "Grazia" bzw. "Gracia" und erschienen als

typische Serienmarkenbezeichnungen bzw. Markenfamilien. Markenserien, die

sich Verkleinerungsformen bedienten, seien im Süßwarenbereich üblich. Bei den

Süßwarenherstellern gehe der Trend seit einigen Jahren dahin, kleine, einzelnen

portionierte und verpackte Abwandlungen ihrer Produkte auf den Markt zu bringen. Dementsprechend verfügten die Widersprechende und auch andere Süßwarenhersteller über Markenserien, die aus einer Grundform und deren Verkleinerungsform bestünden. Der Verkehr sei daher an eine entsprechende Markenbildung im Süßwarenbereich gewöhnt.

Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung hat die Widersprechende eidesstattliche Versicherungen des Geschäftsführers der Firma M…

GmbH

vom

12. März 2002

und

vom

9. September 2005

vorgelegt.

Des weiteren hat sie Abbildungen von Produktverpackungen, sog. Produktpässe

sowie eine Ablichtung eines Prospekts eingereicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist in der Sache nicht begründet.

Die Markenstelle hat zu Recht angeordnet, dass die angegriffene Marke "Graciella" für die Waren "Schokolade" und "Schokoladenwaren" wegen bestehender

Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke "Grazia" zu löschen ist (§ 42 Abs. 2

Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke sowohl nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als auch nach § 43 Abs. 1

Satz 2 MarkenG wirksam erhoben. Die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist

der Widerspruchsmarke war im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung

der jüngeren Marke bereits abgelaufen. Dass die Markeninhaberin die Einrede

nicht ausdrücklich auf beide Tatbestände des § 43 Abs. 1 MarkenG gestützt

hat, spielt keine Rolle. In einem undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist

regelmäßig die Erhebung beider Einreden zu sehen, wenn die

tatbestandlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen

(Ströbele

in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rn. 15).

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann nicht angenommen

werden, dass die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke für

die Ware "Pralinen" anerkannt habe.

An die Voraussetzungen eines Verzichts auf die Einrede der Nichtbenutzung

bzw. einer Anerkennung der Benutzung sind strenge Anforderungen zu stellen.

So wurde von der Rechtsprechung beispielsweise die Erklärung, die Einrede

werde nicht weiter aufrechterhalten, nicht als ein solcher Verzicht gewertet

(BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; BPatG Mitt. 2006, 39, 40

- Polyprop/POLY LOCK; Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rn. 22).

Dementsprechend können die Aussagen der Markeninhaberin, sie nehme zur

Kenntnis, dass die Widersprechende die Mängel der Glaubhaftmachung nachgebessert habe oder mit den eingereichten Unterlagen werde die Behauptung

vertieft, die Widerspruchsmarke sei für Pralinen bzw. eine Pralinenmischung

rechtserhaltend benutzt, nicht als Anerkennung der Benutzung in Bezug auf

Pralinen ausgelegt werden. Dass sich die Markeninhaberin in der Beschwerdebegründung dagegen wendet, dass die Markenstelle in dem angefochtenen

Beschluss von einer Glaubhaftmachung nicht nur für "Pralinen", sondern auch

für Schokolade ausgegangen ist, kann angesichts der strengen Anforderungen

an einen Verzicht auf die Einrede der Nichtbenutzung ebenfalls nicht als (stillschweigende) Anerkennung einer Benutzung für die Ware "Pralinen" gewertet

werden. Im Übrigen wird es bei der Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG

bereits als begrifflich ausgeschlossen angesehen, dass die Benutzung zugestanden werden kann, da sich ein Zugeständnis lediglich auf Tatsachen beziehen kann, bei dem Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG

aber auch künftige Sachverhalte betroffen sein können (Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rn. 23).

Die Widersprechende traf mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung

ihrer Marke

in den beiden maßgeblichen Zeiträumen

- hier

4. Januar 1997 bis 4. Januar 2002 und 9. Juli 2003 bis 9. Juli 2008 - glaubhaft

zu machen. Dies ist ihr für jedenfalls für die Ware "Pralinen" gelungen.

Die in den vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen angegebene Nutzung

der Widerspruchsmarke

durch

die

Firma M… GmbH

ist

gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG als Benutzung durch die Widersprechende anzusehen. Die Erklärung des Geschäftsführers in den eidesstattlichen Versicherungen, dass die Marke mit Zustimmung der Widersprechenden benutzt werde,

ist glaubhaft und ausreichend. Im Übrigen ergibt sich auch aus dem Aufdruck

auf den vorgelegten Packungsabbildungen, dass es sich bei der M…

GmbH um ein Unternehmen der Widersprechenden handelt.

Auch die Art der Benutzung der Widerspruchsmarke ist durch die eidesstattlichen Versicherungen ausreichend glaubhaft gemacht. Die eidesstattlichen

Versicherungen nehmen auf die in Ablichtung beigefügten Abbildungen der in

den jeweiligen Zeiträumen verwendeten Pralinenschachteln Bezug. Dass die

Widerspruchsmarke mit graphisch gestalteten Buchstaben und nicht in der

eingetragenen Schrift benutzt wird, steht der Anerkennung der Benutzung

ebenso wenig entgegen wie die Hinzufügung der Firmen- und Warenbezeichnung "Mauxion - Fine Chocolates". In der tatsächlich benutzten Form ist die

Widerspruchsmarke gegenüber der Firmenangabe in einer Weise herausgestellt, dass sie ohne weiteres als selbständiger betrieblicher Herkunftshinweis

verstanden wird (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 82). Die Warenangabe "Fine Chocolates" stellt keine Veränderung des kennzeichnenden

Charakters der Widerspruchsmarke dar, der einer Anerkennung der Benutzung

entgegenstünde (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 86). Entsprechendes gilt für die Verwendung einer von der eingetragenen Form abweichenden Schrifttype, da die schutzbegründende Eigenart der Widerspruchsmarke nicht auf der Schreibweise beruht (Ströbele, in: Ströbele/Hacker,

a. a. O., § 26 Rn. 97).

Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen enthalten die eidesstattlichen Versicherungen ebenfalls ausreichende

Angaben. Die Angaben in der Erklärung vom 12. März 2002 beziehen sich auf

die Jahre 1998 bis einschließlich 2000.

In der Versicherung vom

9. September 2005 werden die Umsatzzahlen für die Jahre 2001 bis einschließlich 2004 aufgelistet. Damit wird ein ausreichender Teil der beiden

maßgeblichen Benutzungszeiträume abgedeckt. Auch die Höhe des Umsatzes

lässt darauf schließen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine

ernsthaft und gut benutzte Marke handelt. Insgesamt ist daher eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls für "Pralinen" anzuerkennen.

2. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des

Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung

aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung

sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall

zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22)

- Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR

2006, 237, 238

(Nr. 18 f.)

- PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508

- ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR

2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514

- MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322

- COHIBA).

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den Vergleichsmarken die Gefahr

von Verwechslungen, soweit die

jüngere Marke Schutz

für die allein

beschwerdegegenständlichen Waren "Schokolade" und "Schokoladenwaren"

beansprucht (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Da diese Waren der jüngeren Marke als Oberbegriffe auch die auf Seiten der

Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden "Pralinen" umfasssen, ist insgesamt von Warenidentität auszugehen. Es kann daher offen bleiben, ob die für

"Pralinen" glaubhaft gemachte Benutzung auch als rechtserhaltene Benutzung

für die Ware "Schokolade" zu werten ist.

Aufgrund der dauerhaften Benutzung in nicht unerheblichen Umfang ist der

Widerspruchsmarke eine Kennzeichnungskraft

im oberen Bereich der

durchschnittlichen Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft kann dagegen mangels tragfähiger Nachweise nicht ausgegangen werden.

Bei dieser Ausgangslage hat die jüngere Marke einen deutlichen Abstand zu

der Widerspruchsmarke einzuhalten. Diesen Anforderungen wird sie nicht

gerecht. Zwar scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus, da sich

die Vergleichsmarken sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht

aufgrund der in der jüngeren Marke zusätzlich enthaltenen Silbe "ell"

ausreichend unterscheiden.

Im vorliegenden Fall besteht allerdings die Gefahr einer mittelbaren begrifflichen Verwechslung. Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt - wie auch die

anderen Formen der Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG - voraus,

dass der Verkehr die Unterschiede beider Marken zwar wahrnimmt, auf Grund

von Gemeinsamkeiten in der Zeichenbildung jedoch Anlass hat, die angegriffene Marke (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder

auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den

Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung, zu schließen.

"Graciella" ist die Verkleinerungs- bzw. Koseform des Namens "Gratia", der in

Nebenformen

je nach Sprachraum

in unterschiedlichen Schreibweisen

vorkommt: "Grazia" [italienisch], "Gracia" [spanisch], "Grace" [englisch] oder

"Grâce" [französisch] (vgl. Neuer HONOS Verlag, Vornamen von A bis Z,

S. 166). Dementsprechend existieren auch

für die Verkleinerungsform

unterschiedliche Schreibweisen wie "Graziella" oder "Graciella" (vgl. Duden,

Das große Vornamenlexikon, 2. Aufl. 2004, S. 147; Internationales Handbuch

der Vornamen, Verlag für Standesamtswesen, Nachdruck 2002, S. 181 f.). Bei

den hier in Rede stehenden Waren der jüngeren Marke "Schokolade" und

"Schokoladenwaren" ist es üblich, dass von erfolgreichen und beliebten

Produkten auch entsprechende kleinformatige Ausgaben hergestellt und

angeboten werden. Bei dieser Sachlage ist es nicht ausgeschlossen, dass die

Verkehrskreise annehmen, es handle sich bei den mit der jüngeren Marke

gekennzeichneten Schokoladenwaren um Produktvarianten der unter der Widerspruchsmarke "Grazia" vertriebenen Waren, die wegen ihres kleinen Formats mit der Verkleinerungsform "Graciella" bezeichnet werden. Da bei den

betreffenden Namen sowohl die Schreibweise mit "c" als auch mit "z" üblich ist,

führt der Umstand, dass die Widerspruchsmarke mit "z" und die angegriffene

Marke mit "c" geschrieben ist, zu keiner anderen Beurteilung der Verwechslungsgefahr.

Die Markenstelle hat nach alledem im Ergebnis zu Recht die Löschung der

Marke 301 56 360 für die Waren "Schokolade" und "Schokoladenwaren" angeordnet.

3. Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Viereck

Kober-Dehm

Hu