BPatG Beschluss vom 04.12.2008 – 10 W (pat) 44/05

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 44/05 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

weitere Beteiligte:

betreffend das Patent 41 30 079

wegen Zulässigkeit des Beitritts zum Einspruchsverfahren

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden

Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Martens

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Auf die am 6. September 1991 eingereichte Anmeldung wurde der Patentinhaberin

das Patent 41 30 079 mit der Bezeichnung "Vorrichtung zur Aufnahme von Hilfsaggregaten

in Kraftfahrzeugen" erteilt. Die Patenterteilung wurde am

15. November 2001 veröffentlicht. Hiergegen wurde am 15. Februar 2002 Einspruch erhoben.

Am 16. Februar 2005 hat die K… GmbH & Co. KG den Beitritt zum Einspruchsverfahren erklärt. Zu ihrer Berechtigung trägt sie vor, die Patentinhaberin habe

wiederholt behauptet, aufgrund des Streitpatents Ansprüche gegen sie zu besitzen

und gegen die angebliche Patentverletzung auch vorgehen zu wollen, und legt

hierzu die Kopie eines Schreibens der Patentinhaberin vom 25. November 2003

vor. Als Reaktion auf dieses Schreiben habe die Beitretende die Patentinhaberin

auf neuheitsschädlichen Stand der Technik hingewiesen und sie aufgefordert, ihr

ein kostenloses Mitbenutzungsrecht einzuräumen. Die Patentinhaberin, die innerhalb der gesetzten Frist keine Reaktion gezeigt habe, habe sodann für die Einräumung eines Mitbenutzungsrechts die Lizenzierung von Patenten der Beitretenden gefordert, was für ein nicht rechtsbeständiges Patent völlig unverhältnismäßig

und inakzeptabel sei. Die Beitretende müsse nun von der angedrohten Inanspruchnahme durch die Patentinhaberin ausgehen und habe deshalb mit dem

beim Landgericht Mannheim am 14. Februar 2005 eingegangenen Klageschriftsatz negative Feststellungsklage erhoben. In der Begründung des Einspruchs hat

sich die Beitretende zunächst vollumfänglich auf den Vortrag der Einsprechenden

bezogen und diesen mit späterem Schriftsatz in der Sache ausführlich begründet.

Die Beitrittserklärung ist der Patentinhaberin vom Patentamt im März 2005 übersandt worden, und zwar unter Gewährung einer Äußerungsfrist von vier Monaten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 21 - hat durch Beschluss

vom 12. Mai 2005 festgestellt, dass die Beitretende dem Einspruchsverfahren

wirksam beigetreten sei. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, die gesetzlichen Voraussetzungen des § 59 Abs. 2 PatG für einen Beitritt zum Einspruch

seien gegeben. Das Einspruchsverfahren sei anhängig gewesen, bei der Beitretenden handle es sich um eine "Dritte", die auch von der Patentinhaberin aufgefordert worden sei, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, und dagegen

letztlich Klage auf Feststellung erhoben habe, dass sie das Patent nicht verletze.

Die Beitretende habe auch substantiiert Tatsachen vorgetragen, die den geltend

gemachten Widerrufsgrund der mangelnden Neuheit bzw. mangelnden Erfindungshöhe stützten. Schließlich sei der Beitritt auch fristgemäß innerhalb von drei

Monaten ab Erhebung der Feststellungsklage erfolgt.

Hiergegen wendet sich die Patentinhaberin mit der Beschwerde und begründet

diese damit, der Nachweis sei nicht geführt, dass die Beitretende von der Patentinhaberin zur Unterlassung der angeblichen Patentverletzung gerade auf Grund

des Patents aufgefordert worden sei, das Gegenstand des Einspruchsverfahrens

sei. Das im angefochtenen Beschluss zur Begründung des Beitritts herangezogene Schreiben der Patentinhaberin vom 25. November 2003 sei hierfür als

Nachweis nicht geeignet. Dieses Schreiben beziehe sich, da ein weiteres europäisches Patent und mehrere Patentanmeldungen genannt werden, weder ausschließlich auf das Streitpatent, noch stelle es eine ausdrückliche Verwarnung aus

diesem Schutzrecht dar. Bei dem Hinweis in diesem Schreiben auf ein Vorgehen

bei widerrechtlicher Benutzung der Schutzrechte handle es sich um das gute

Recht jeden Patentinhabers, dem nach § 9 PatG das alleinige Recht zugestanden

werde, die patentierte Erfindung zu benutzen, ohne dass damit eine Verwarnung

mit Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung unter

konkreter Bezugnahme auf eine der zuvor genannten Schutzrechte verbunden sei.

Vielmehr werde in diesem Zusammenhang die Bitte geäußert, die Beitretende

möge doch die Patentinhaberin bei ihrem Vorgehen unterstützen. Die Patentinhaberin habe damit in sehr deutlicher Form zu erkennen gegeben, dass ihr in erster

Linie an einer einvernehmlichen Regelung mit der Beitretenden gelegen sei und

eine Verwarnung oder Verletzungsklage nur als ultima ratio angesehen werde. Die

Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt, da

der Beschluss vor Ablauf der ihr zum Beitritt gewährten viermonatigen Äußerungsfrist ergangen sei, wodurch die Patentinhaberin auch in ihrem Anspruch auf

rechtliches Gehör verletzt sei.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss aufzuheben und die Beitrittserklärung der Beitretenden als unzulässig zu verwerfen,

sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Beitretende beantragt,

die Beschwerde der Patentinhaberin als unzulässig zu verwerfen,

zumindest jedoch als unbegründet zurückzuweisen.

Sie trägt vor, neben dem Vorliegen einer Begründung gemäß § 59 Abs. 1 PatG

habe das Patentamt im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung eines Einspruchsbeitritts nur zu prüfen, ob nach der Aufforderung eine negative Feststellungsklage erhoben worden und ein fristgerechter Beitritt zu jenem Patent erfolgt sei, das Gegenstand der Aufforderung gewesen sei. Die Erwähnung der Aufforderung zur

Unterlassung einer Patentverletzung in § 59 Abs. 2 Satz 2 PatG sei lediglich eine

redaktionelle Wiederholung einer konkreten, sich bereits aus der ZPO ergebenden

Zulässigkeitsvoraussetzung für die geforderte negative Feststellungsklage, eine

eigenständige Berechtigung des Patentamts, eine materiellrechtliche Prüfung des

Feststellungsinteresses vorzunehmen, sei aber aus der Vorschrift nicht herleitbar.

Fehle es an einer Prüfungsberechtigung des Patentamts zum Feststellungsinteresse, könne auch die Beschwerde nicht begründet sein, die sich auf ein angeblich mangelndes Feststellungsinteresse stütze.

Das LG Mannheim habe zudem das dortige Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den gegen das Streitpatent erhobenen Einspruch ausgesetzt. Da

das Gericht den Aussetzungsanträgen der Parteien zugestimmt habe, sehe es

offenbar die negative Feststellungsklage als zulässig an. Da im Übrigen die Patentinhaberin die Aussetzung angeregt und damit zugestimmt habe, eine Überprüfung des Feststellungsinteresses zumindest solange nicht vornehmen zu lassen, bis über das Streitpatent im Einspruchsverfahren entschieden sei, widerspreche es dem Grundsatz von Treu und Glauben und sei als venire contra factum

proprium anzusehen, wenn sie nun im Einspruchsverfahren über das Streitpatent

das Feststellungsinteresse dennoch in Frage stelle. Die Patentinhaberin habe es

durch ihr eigenes Verhalten verwirkt, sich auf nicht vorhandenes Feststellungsinteresse zu berufen.

Es sei jedoch auch das Vorliegen eines Feststellungsinteresses nachgewiesen. Im

Schreiben vom 25. November 2003 berühme sich die Patentinhaberin explizit, neben einem europäischen Patent auch das Streitpatent als Verbietungsrecht gegen

die Beitretende zur Verfügung zu haben, in dessen Schutzbereich die angeblich

von der Beitretenden vorgesehene Lösung fallen solle. Für die Entstehung eines

Feststellungsinteresses, das ein prozessuales Vorgehen rechtfertige, sei es

grundsätzlich ausreichend, wenn die Rechtsberühmung des Abmahnenden die

wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen des Abgemahnten berühre und an der

Ernsthaftigkeit des Verlangens des Abmahnenden keine Zweifel bestehen können

(vgl. BGH GRUR 1995, 697 - FUNNY PAPER). Diese Voraussetzungen seien hier

erfüllt. Einer Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung bedürfe es nicht, um eine Aufforderung i. S. v. § 59 Abs. 2 PatG darzustellen

und damit ein Feststellungsinteresse entstehen zu lassen. Die in dem Schreiben

ausgesprochenen Drohungen für den Fall von Zuwiderhandlungen ließen keine

Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihres Verlangens zu, was sich auch aus dem nachfolgenden Schriftwechsel der Parteien ergebe, in dem die Patentinhaberin für die

Einräumung eines Mitbenutzungsrechts stets eine erhebliche wirtschaftliche Gegenleistung gefordert habe.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Das Patentamt hat den Beitritt zu

Recht für zulässig erachtet.

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im Übrigen

zulässig. Insbesondere ist nicht feststellbar, dass die Einlegung der Beschwerde

unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben, hier eines venire contra factum

proprium, eine unzulässige Rechtsausübung darstellt, wie die Beitretende geltend

macht. Dass die Patentinhaberin explizit ein Feststellungsinteresse der Beitretenden an einer negativen Feststellungsklage anerkannt hätte, hat die Beitretende

nicht vorgetragen. Selbst wenn man unterstellt, in dem Verhalten der Patentinhaberin in dem Klageverfahren vor dem LG Mannheim könnte eine Anerkennung eines Feststellungsinteresses liegen, hat dies aber keine Auswirkungen auf das vorliegende Beschwerdeverfahren. Im Rahmen der Zulässigkeit des Beitritts gemäß

§ 59 Abs. 2 Satz 2 PatG ist nämlich nicht das Feststellungsinteresse an einer negativen Feststellungsklage als solches zu prüfen, sondern allein das formale Erfordernis des Nachweises einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche

Patentverletzung zu unterlassen, mag eine solche auch regelmäßig ein Feststellungsinteresse begründen können. Aufgrund des vor Patentamt und Patentgericht

geltenden Untersuchungsgrundsatzes (§ 87 Abs. 1 PatG) ist es insoweit unerheblich, ob diese Tatsache unstreitig oder zugestanden worden ist, daran ist weder

Amt noch Gericht gebunden (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 87 Rdn. 4, zweiter Absatz). Es besteht daher kein Anhalt, der Patentinhaberin ein Rechtsschutzbedürfnis für die Beschwerde abzusprechen.

2. Der Senat hat von einer Zurückverweisung gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG

abgesehen und in der Sache selbst entschieden, obwohl das Verfahren vor dem

Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Das Patentamt hat den Anspruch

der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör verletzt, indem es seinen Beschluss zur

Wirksamkeit des Beitritts vor Ablauf der ihr gewährten Äußerungsfrist getroffen

hat. Der Patentinhaberin ist im März 2005 eine Äußerungsfrist von vier Monaten

zur Beitrittserklärung gewährt worden, also bis Juli 2005. Der Beschluss des Patentamts datiert aber schon vom 12. Mai 2005, zugestellt am 30. Mai 2005. Die

Entscheidung vor Fristablauf ist ein Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches

Gehör (vgl. Schulte, a. a. O., Einleitung Rdn. 257 unter Nr. 2). Die Sache ist aber

entscheidungsreif und eine weitere Verzögerung zu vermeiden, zumal dem Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör im Beschwerdeverfahren Genüge getan wurde.

3. Der Beitritt ist zulässig. Nach § 59 Abs. 2 PatG kann, wenn gegen ein Patent

Einspruch erhoben worden ist, jeder Dritter nach Ablauf der Einspruchsfrist dem

Einspruchsverfahren als Einsprechender beitreten, wenn er nachweist, dass gegen ihn Klage wegen Verletzung des Patents erhoben worden ist, und wenn er

den Beitritt innerhalb von drei Monaten nach Erhebung der Verletzungsklage erklärt. Das gleiche gilt für jeden Dritten, der nachweist, dass er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen

diesen Klage auf Feststellung erhoben hat, dass er das Patent nicht verletze. Hier

liegt letzterer Fall vor, dessen Voraussetzungen gegeben sind, wie das Patentamt

im angefochtenen Beschluss, auf den zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug

genommen wird, zutreffend festgestellt hat. Auch das Erfordernis einer "Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen", die

von der Patentinhaberin in Abrede gestellt wird, ist gegeben. Denn das Schreiben

der Patentinhaberin vom 25. November 2003 stellt eine solche Aufforderung dar.

Mit der in § 59 Abs. 2 Satz 2 PatG genannten Aufforderung des Patentinhabers

zur Unterlassung einer angeblichen Patentverletzung ist in der Sache nichts anderes als die übliche Verwarnung bzw. Abmahnung aus dem Patent gemeint, die das

Feststellungsinteresse an einer negativen Feststellungsklage begründet (vgl.

Busse, PatG, 6. Aufl., § 139 Rdn. 233; Benkard, PatG, 10. Aufl., vor §§ 9 bis 14,

Rdn. 14). Die Regelung über den Beitritt ist zur Angleichung an eine entsprechende Regelung in Art. 105 EPÜ (Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers) in

das Patentgesetz aufgenommen worden (vgl. Begründung zum 1. GPatG

BlPMZ 1979, 276 ff., 287 li. Sp.), wobei das Erfordernis einer vorangegangenen

Aufforderung in Art. 105 EPÜ offensichtlich dem Zweck dient, von der Möglichkeit

des Beitritts die Fälle auszuschließen, in denen der Patentinhaber ohne hinreichende Rechtfertigung nach nationalem Recht mit einer negativen Feststellungsklage überzogen wird (vgl. Singer/Stauder, EPÜ, 4. Aufl., Art. 105 Rdn. 3). Dies ist

ersichtlich auch Sinn und Zweck der entsprechenden Regelung in § 59 Abs. 2

Satz 2 PatG. Das für die negative Feststellungsklage nach deutschem Recht erforderliche Feststellungsinteresse (§ 256 ZPO) kann sich aber u. a. aus einer

Verwarnung oder Abmahnung aufgrund des Patents ergeben (vgl. Schulte,

a. a. O., § 139 Rdn. 183).

In der Rechtsprechung und Kommentarliteratur zur Frage des Vorliegens einer

Verwarnung, die somit auch im Rahmen des § 59 Abs. 2 Satz 2 PatG herangezogen werden kann, besteht Einigkeit, dass eine Verwarnung ein an eine bestimmte

Person gerichtetes, ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren ist. Sie

muss zum einen den Hinweis auf das Schutzrecht und zum anderen das Unterlassungsbegehren enthalten. Dabei muss aber das Unterlassungsbegehren nicht

ausdrücklich geäußert sein, es kann sich auch aus den Begleitumständen ergeben

(vgl. Benkard, a. a. O., vor §§ 9 bis 14 Rdn. 14; Busse, a. a. O., § 139 Rdn. 231;

BGH GRUR 1979, 332 - Brombeerleuchte). Keine Verwarnung liegt vor, wenn der

Patentinhaber nur zur Stellungnahme über die Schutzrechtslage auffordert oder

anfragt, aus welchen Gründen sich der Adressat zur Benutzung für berechtigt hält,

sog. Schutzrechtshinweis oder Berechtigungsanfrage (vgl. Schulte, a. a. O., § 139

Rdn. 190; Benkard, a. a. O., vor §§ 9 bis 14 Rdn. 14; Busse, a. a. O., § 139

Rdn. 232). Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie der Adressat den Hinweis auf das Patent verstehen muss (vgl. Schulte, a. a. O., § 139 Rdn. 190 a. E.).

Hiervon ausgehend stellt das von der Beitretenden vorgelegte Schreiben der Patentinhaberin vom 25. November 2003 eine Verwarnung im Sinne von § 59 Abs. 2

Satz 2 PatG dar, auch wenn es keine ausdrückliche Aufforderung zur Unterlassung enthält. Im Betreff des Schreibens und auch in seinem Text ist neben einem

europäischen Patent auch das Streitpatent mit der richtigen Patentnummer genannt. Es enthält den Hinweis der Patentinhaberin darauf, dass die Beitretende

Antriebe einzusetzen beabsichtige, die (u. a.) durch das Streitpatent geschützt

seien, sowie den weiteren Hinweis, dass die Patentinhaberin eine widerrechtliche

Benutzung ihrer Schutzrechte nicht gestatte und insbesondere erwarte, dass Konstruktionen, die auf den ihr erteilten Schutzrechten basierten, nicht in neue Projekte oder Konzepte einflössen. Der vorletzte Absatz schließt mit dem Hinweis,

dass die Patentinhaberin angesichts der äußerst angespannten Wettbewerbssituation Verletzungen ihrer Rechte nicht mehr tolerieren werde.

Der Inhalt des Schreibens geht ohne Zweifel über einen bloßen Schutzrechtshinweis oder eine bloße Berechtigungsanfrage hinaus. Insgesamt bringt das Schreiben für den Adressaten erkennbar und unmissverständlich zum Ausdruck, dass

die Patentinhaberin erwartet, dass eine Benutzung unter Verstoß gegen ihre

Schutzrechte unterlassen wird. Durch die Vorlage einer Kopie des Schreibens,

dessen Existenz die Patentinhaberin auch nicht in Abrede stellt, hat die Beitretende damit eine Aufforderung im Sinne von § 59 Abs. 2 Satz 2 PatG nachgewiesen. Da auch die übrigen Voraussetzungen des § 59 Abs. 2 PatG erfüllt sind, ist

somit die Beitretende dem Einspruchsverfahren wirksam als Einsprechende beigetreten.

4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet. Eine

Rückzahlung aus Billigkeitsgründen gemäß § 80 Abs. 3 PatG kommt dann in Betracht, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und

damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr

hätten vermieden werden können (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 125). Hier liegt

zwar, wie ausgeführt, ein wesentlicher Mangel des patentamtlichen Verfahrens vor

(Entscheidung vor Fristablauf), es fehlt aber an der Kausalität des Verfahrensverstoßes für die Erhebung der Beschwerde. Es ist nicht feststellbar, dass die Entscheidung des Patentamts ohne den Verfahrensverstoß anders gelautet hätte.

Schülke

Püschel

Martens

Pr