BPatG Urteil vom 29.01.2009 – 2 Ni 36/07 (EU)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 29. Januar 2009 …

In der Patentnichtigkeitssache

2 Ni 36/07 (EU)

(Aktenzeichen)

… 08.05

betreffend das europäische Patent 0 786 730

(DE 690 33 568)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 29. Januar 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Sredl, des Richters Dipl.-Ing. Prasch, der Richterin Klante sowie des

Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

für Recht erkannt:

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagten sind Inhaber des in der Verfahrenssprache Englisch angemeldeten

europäischen Patents EP 0 786 730 (Streitpatent). Das Streitpatent mit der Bezeichnung „Preisgünstiger Hochleistungsmikroprozessor“, das durch Teilung aus

der Stammanmeldung EP 0 497 772 (Anmeldenummer 909 11 681.6) entstanden

ist, umfasst 10 Patentansprüche.

Patentanspruch 1 lautet in der deutschen Übersetzung:

„Mikroprozessor (50, 310) mit einer Haupt-CPU (70), wobei die

Haupt-CPU folgendes aufweist:

eine arithmetisch-logische Einheit (80), einen ersten Stapelspeicher (74) mit einem Register (76) für obere Positionen und einem

Register (78) für nachfolgende Positionen, wobei die Register miteinander verbunden sind, um Eingangssignale an die arithmetischlogische Einheit (80) zu liefern,

wobei ein Ausgang (86) der arithmetisch-logischen Einheit mit

dem Register (76) für obere Positionen verbunden ist, wobei das

Register (76) für obere Positionen ferner derart angeschlossen ist,

dass es Eingangssignale an einen internen Datenbus (90) liefert,

wobei der interne Datenbus (90) bidirektional an einen Schleifenzähler (92) angeschlossen ist, wobei der Schleifenzähler (92) mit

einem Rückwärtszähler (94) verbunden ist, wobei der interne Datenbus (90) bidirektional mit einem Stapelzeiger (102), einem

Rücksprung-Stapelzeiger (104), einem Modus-Register (106) und

einem Befehlsregister (108) verbunden ist, und wobei der interne

Datenbus mit einer Speichersteuerung (118) verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der interne Datenbus (90) bidirektional mit einem Y-Register (132) eines Rücksprung-Stapelspeichers (134), mit einem X-

Register (128) und mit einem Programmzähler (130) verbunden

ist,

dass das Y-Register (132), das X-Register (128) und der Programmzähler (130) Ausgangssignale an einen internen Adressenbus (136) liefern, dass der interne Adressenbus Eingangssignale

an die Speichersteuerung (118) und an einen Vorwärtszähler

(144) liefert,

dass der Vorwärtszähler (144) mit dem internen Datenbus (90)

verbunden ist,

dass eine separate Direktspeicherzugriffs-CPU (72) Eingangssignale an die Speichersteuerung (118) liefert, und zwar alles in einer

einzigen integrierten Schaltung, und dass die Speichersteuerung (118) einen Adressen / Datenbus (150) und eine Vielzahl von

Steuerleitungen (152) zur Verbindung mit einem RAM-Speicher

aufweist.“

Mit ihrer Klage trägt die Klägerin vor, das Streitpatent sei nicht patentfähig. Es

nehme den Anmeldetag der Stammanmeldung, den 2. August 1990, und damit die

Priorität der amerikanischen Patentanmeldung US 389334 vom 3. August 1989 zu

Unrecht in Anspruch, da die Stammanmeldung zum Zeitpunkt der Teilung als zurückgenommen gegolten habe; Anmeldetag des Streitpatents sei der

14. März 1997 und nicht der 2. August 1990.

Das Europäische Patentamt habe im Verfahren, das die Stammanmeldung

betreffe, mit Datum vom 13. Mai 1996 einen ablehnenden Prüfungsbescheid erlassen, wonach die Anmeldung nach Art: 97 Abs. 1 EPÜ zurückgewiesen werden

sollte, wenn die darin genannten Mängel nicht innerhalb von vier Monaten ausgeräumt würden. Die Frist zur Beantwortung dieses Bescheides habe am

23. September 1996 geendet. Da die Patentinhaber den Bescheid nicht beantwortet hätten, sei am 30. Dezember 1996 auf den Verlust des Rechts gemäß Regel 69 Abs. 1 der Ausführungsverordnung zum Übereinkommen über die Erteilung

europäischer Patente (AO EPÜ) und auf die Rechtsfolge nach Art: 96 Abs. 3 EPÜ

hingewiesen worden, wonach die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gelte. Mit Schreiben vom 7. März 1997 hätten die Patentinhaber dann

zwar fristgerecht die Weiterbehandlung gemäß Art. 121 Abs. 2 EPÜ beantragt und

die entsprechende Gebühr gezahlt, nicht aber die unter Punkt 4 des Bescheides

vom 13. Mai 1996 aufgeworfenen Fragen nach der Patentfähigkeit beantwortet.

Dort war die Feststellung getroffen worden: „Claim 1 thus lacks inventive step and

cannot be allowed by virtue of Articles 56 and 52 (1) EPC”. Da die versäumte

Handlung bis heute nicht nachgeholt worden sei, gelte die Stammanmeldung seit

dem 24. September 1996 unwiederbringlich als zurückgenommen. Eine Teilung

sei daher nicht mehr möglich gewesen. Damit komme dem Streitpatent nur der

Zeitrang des Eingangs der Teilungsunterlagen zu, nämlich der 14. März 1997. Die

Druckschrift WO 91/02311 (Anl. NK 3) sei demgegenüber vorveröffentlicht. Ihr nebengeordneter Patentanspruch 48 entspreche nahezu wörtlich dem Patentanspruch 1 des Streitpatents; dieser und seine abhängigen Unteransprüche 2 bis 10

seien durch NK3 neuheitsschädlich vorweg genommen.

Weiteren, dem Streitpatent entgegenstehenden Stand der Technik hat die Klägerin nicht vorgelegt.

Zur Begründung ihres Vorbringens beruft sie sich auf folgende Unterlagen:

N K 2 : EP 0 786 730 A1

NK3: WO 91/02311

N K 4 : Bescheid EPO vom 13. Mai 1996

NK5:

Feststellung EPO vom 30. Dezember 1996 über Rechtsverlust

NK6: Antrag auf Weiterbehandlung vom 7. März 1997

NK7: Bescheid EPO vom 10. April 1997 über Aufhebung der Rücknahmefiktion

NK8: Protokoll über telefonische Rücksprache vom 1. Juli 1997

NK9: Kopie der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 12. November 1998, G 2/97.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 0 786 730 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

Sie halten das Streitpatent für patentfähig und führen zur Begründung aus, mit

Erteilungsbeschluss vom 8. Mai 2000 (vgl. Anl. B 1) habe das Europäische Patentamt den Anmeldetag für das Streitpatent auf den 2. August 1990 festgesetzt.

Mit Veröffentlichung der Erteilung am 14. Juni 2000 sei dieser Beschluss wirksam

geworden. Etwaige Formfehler im Erteilungsverfahren seien letztlich durch den

vorgenannten Erteilungsbeschluss geheilt worden. Der Anmeldetag einer europäischen Teilanmeldung werde nach Art. 76 Abs. 1 EPÜ umfassend als der Anmeldetag der Stammanmeldung definiert. Eventuelle Formfehler im Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt könnten jedenfalls nicht Gegenstand des

deutschen Nichtigkeitsverfahrens werden. Die Nichtigkeitsgründe seien abschließend in Art. 138 EPÜ, Art. II § 6 IntPatÜG aufgezählt.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird ergänzend auf den

Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Klage erweist sich als nicht begründet.

1) Rechtsgrundlage

für die gegen ein europäisches Patent gerichtete

Nichtigkeitsklage ist Art. II § 6 IntPatÜG in Verbindung mit Art. 138 EPÜ. Danach

kann ein europäisches Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt werden, wenn dessen Gegenstand nach den

Art. 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig ist (Art. 138 Abs. 1 a) EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1

Nr. 1 IntPatÜG) oder wenn einer der unter b) bis e) weiter genannten Nichtigkeitsgründe vorliegt (Art. 138 Abs. 1 EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG). Wie der BGH

mehrfach für das nationale Nichtigkeitsklageverfahren entschieden hat (vgl.

GRUR 1967, 543 (II 2c) - Bleiphosphit; GRUR 1965, 473 (B II 3) -Dauerwellen I -;

s. auch BPatG BIPMZ 1984, 380 (I 2a)), ist der Katalog der Nichtigkeitsgründe abschließend in § 21 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 PatG i. V. m. § 22 Abs. 1 PatG aufgeführt.

Weitere Nichtigkeitsgründe sieht das Gesetz nicht vor. Insbesondere stellt ein

Fehler im Patenterteilungsverfahren keinen mit einer Nichtigkeitsklage angreifbaren Nichtigkeitsgrund dar (vgl. Busse/Schwendy, Patentgesetz, 6. Aufl., § 21,

Rdnr. 16 f.; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl., Rdnr. 32;

Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 21, Rdnr. 24 f.). Dies gilt wegen des insoweit

identischen Katalogs der Nichtigkeitsgründe gemäß Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG

und Art. 138 Abs. 1 lit a bis d EPÜ in gleicher Weise auch für vom Europäischen

Patentamt mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilte Patente, auf die nach Art. 2 Abs. 2 EPÜ nationales, also deutsches Recht

anzuwenden ist.

2)

Das Vorbringen der Klägerin kann deshalb allenfalls als Hinweis auf den

Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 Int-

PatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit a EPÜ i. V. m. Art. 54 EPÜ verstanden werden.

Dieser Nichtigkeitsgrund ist indes nicht gegeben. Die dem Streitpatent zugrunde

liegende Erfindung ist entgegen der Auffassung der Klägerin neu im Sinne des

Art. 54 EPÜ, denn dem Streitpatent kommt der Zeitrang der Stammanmeldung zu.

Daraus folgt, dass die Druckschrift WO 91/02311 (NK3) demgegenüber keinen älteren Zeitrang hat und dem Streitpatent nicht neuheitsschädlich entgegengehalten

werden kann.

Die Frage, ob die Teilanmeldung wirksam werden konnte oder ob die Anforderungen an die Weiterbehandlung der Stammanmeldung gemäß Art. 121 EPÜ und damit die Voraussetzungen für eine wirksame Teilanmeldung möglicherweise nicht

erfüllt waren, kann im Ergebnis offen bleiben. Denn mit Beschluss vom 8. Mai 2000

hat das Europäische Patentamt das Streitpatent unter Festlegung der Priorität der

Stammanmeldung rechtswirksam erteilt; die Erteilung ist demgemäß im Bulletin 2000/24 vom 14. Juni 2000 bekannt gemacht worden. Damit tritt eine Bindungswirkung ein, die dazu führt, dass die Erteilungsbehörde die getroffene Entscheidung

nicht mehr ohne weiteres zurücknehmen kann. Eventuelle Verfahrensfehler des

Erteilungsverfahrens sind durch den Umstand der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt als geheilt anzusehen (vgl. BPatG BIPMZ 1984, 380 m. w. N.;

Singer/Stauder, EPÜ, 4. Aufl., Art. 97, Rdnrn. 29-35; s. auch Schulte/Rudloff-

Schäffer, Patentgesetz, 8. Aufl., § 49 Rdnr. 43), selbst wenn dem Verfahren ein

Mangel anhaften sollte. Das Nichtigkeitsverfahren ist demgegenüber nicht dazu

bestimmt, formelle Mängel des Erteilungsverfahrens aufzudecken, sondern soll

dazu dienen, materiell fehlerhafte Schutzrechte zu beseitigen.

Zwar sollen solche Mängel im Fall einer Patenterteilung nicht grundsätzlich dazu

führen, dass sie jeglicher Nachprüfung entzogen sind (vgl. BGH GRUR 2003, 47 -

Sammelhefter - zur Frage des Zeitrangs einer Patentanmeldung). Ein Nichtigkeitsgrund ergibt sich indes noch nicht aus dem Umstand, dass trotz einer unter Umständen unwirksamen Teilanmeldung ein Patent erteilt worden ist. Überprüfbar im

Rahmen des mit der Klage geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes kann allenfalls

die Frage sein, ob die sachlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der

Priorität vorliegen, wenn es für die Neuheitsprüfung gegenüber dem Stand der

Technik auf den Zeitpunkt der Priorität (hier: der Stammanmeldung) ankommt (vgl.

Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl., § 22, Rdnr. 27 m. w. N.).

Dass im vorliegenden Fall diese sachlichen Voraussetzungen wie Personen- oder

Erfindungsidentität nicht vorlägen, hat die Nichtigkeitsklägerin allerdings nicht vorgetragen. Vielmehr weist sie selbst darauf hin, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents fast wörtlich dem Patentanspruch 48 der Stammanmeldung gemäß NiK3 entspricht. Auch der Senat hat solche materiell-rechtlichen Hinderungsgründe nicht erkennen können. Die Nichtigkeitsbeklagten nehmen die

Priorität der Stammanmeldung für das Streitpatent daher zu Recht in Anspruch.

3)

Die Nichtigkeit des Streitpatents folgt schließlich auch nicht aus allgemeinen

verwaltungs- oder verwaltungsverfahrensrechtlichen Grundsätzen. Diese können

auch auf Verfahren angewendet werden, die vom Europäischen Patentamt erteilte

Patente betreffen, auf die nach Art. 2 Abs. 2 EPÜ nationales Recht anwendbar ist.

Zwar bestimmt § 2 Abs. 2 Nr. 3 VerwVerfG, dass die Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht auf das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt anwendbar sind, da das dortige Verfahren Besonderheiten gegenüber dem

allgemeinen Verwaltungsrecht enthält, die im wesentlichen im hier einschlägigen

Patentgesetz geregelt sind. Gleiches muss in entsprechender Weise auch für das

(Erteilungs-)Verfahren vor dem Europäischen Patentamt gelten, für das die Vorschriften des EPÜ die Grundlage bilden. Dementsprechend sieht Art. 125 EPÜ vor,

dass das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten im Allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts berücksichtigt, wenn das EPÜ selbst

keine Verfahrensvorschriften enthält. In Fällen, in denen allerdings weder das EPÜ

noch das Patentgesetz noch die höchstrichterliche Rechtsprechung eine Regelung

für die Sachbehandlung von Verfahrensfehlern aufzeigen, muss also auf allgemeine

verwaltungsverfahrensrechtliche Grundsätze zurückgegriffen werden (vgl. Busse/-

Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Auflage, Vorbem. zu § 34, Rdnr. 26 m. w. N.), wie

sie z. B. in §§ 43 Abs. 3, 44 Abs. 1 VerwVerfG ihren Niederschlag gefunden haben.

Danach ist ein Verwaltungsakt - hier in Form des insoweit vergleichbaren Erteilungsbeschlusses des Europäischen Patentamts nichtig, wenn er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in

Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist. Nach der Rechtsprechung des

Bundesverwaltungsgerichts stellt sich die Rechtsfolge der Nichtigkeit eines Verwaltungsakts als Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass ein Akt staatlicher Gewalt die Vermutung seiner Gültigkeit in sich trägt. Der dem Verwaltungsakt anhaftende Fehler muss diesen schlechterdings als unerträglich, d. h. mit tragenden

Verfassungsprinzipien oder der Rechtsordnung immanenten wesentlichen Wertvorstellungen unvereinbar erscheinen lassen. Der Fehler muss zudem für einen verständigen Bürger offensichtlich sein. Die Nichtigkeit eines Verwaltungsakts ist daher

nur dann anzunehmen, wenn die an eine ordnungsgemäße Verwaltung zu stellenden Anforderungen in so erheblichem Maße verletzt werden, dass von niemandem

erwartet werden kann, den Verwaltungsakt als verbindlich anzuerkennen (vgl.

BVerwG NVwZ 2000, 1039, 1040 m. w. N.).

Ein solch schwerwiegender und offensichtlicher Fehler ist vorliegend nicht gegeben.

Wenn überhaupt, liegt allenfalls ein Verfahrensmangel bezüglich der Weiterbehandlung gemäß Art. 121 EPÜ vor, da eine Weiterbehandlung der Stammanmeldung erfolgt ist, obwohl die Voraussetzungen dafür möglicherweise nicht vorlagen.

Ein solcher Mangel ist jedoch nicht so schwerwiegend, dass er mit „tragenden Verfassungsprinzipien oder der Rechtsordnung immanenten wesentlichen Wertvorstellungen" unvereinbar wäre. Er ist auch nicht in dem Maß offensichtlich, dass

seine Unwirksamkeit nach außen erkennbar wäre. Daher ist er als durch die Patenterteilung wegen der damit verbundenen Außenwirkung als geheilt anzusehen

(vgl. BGH, GRUR Int. 1960, 506, 507 - Schiffslukenverschluss; BGH GRUR 2003,

47 - Sammelhefter).

Da weitere Gründe, die gegen die Patentfähigkeit des Streitpatents sprechen, weder von der Klägerin vorgetragen noch sonst ersichtlich sind, war die Klage abzuweisen.

4) Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1

ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG

i. V. m. § 709 ZPO.

Sredl

Prasch

Klante

Baumgardt

Wickborn

Pr