Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 04.02.2009 – 28 W (pat) 104/08
28. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
4. Februar 2009
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 08.05
betreffend die Marke 304 21 676
(hier: Löschungsverfahren S 187/06)
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 4. Februar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Der Beschwerdeführer ist Inhaber der seit dem 15. Juni 2004 für die Waren
„Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“
eingetragenen Wortmarke 304 21 676
BINARY.
Die Antragstellerin hat die teilweise Löschung der Marke nach § 50 Abs. 1 Nr. 1
i. V. m. § 8 MarkenG für die Waren
„Uhren und Zeitmessinstrumente“
beantragt und dazu ausgeführt, die Marke solle für „binäre Uhren und Zeitmessinstrumente, d. h. solche, deren Zeitanzeige auf einem binären System
beruht“ gelöscht werden. Zur Begründung führt die Antragstellerin aus, der englische Begriff „binary“ sei wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines
Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht schutzfähig, denn er beschreibe die so gekennzeichneten Uhren als solche mit einer
binären Zeitanzeige, d. h. entsprechend dem Binärcode mit 0 bzw. 1. Das deutsche Synonym für „Binary Clock“, „Binäre Uhr“, sei die im Verkehr übliche
Bezeichnung für Uhren, die die Uhrzeit binär darstellten, wofür die Antragstellerin
zahlreiche Kopien von Angeboten aus dem Internet vorlegt.
Der Markeninhaber hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen und zur
Begründung vorgetragen, die angegriffene Marke sei nicht löschungsreif. Vielmehr
habe das Landgericht München I in einem zwischen den Beteiligten anhängigen
Markenverletzungsstreit entschieden, dass kein Freihaltungsbedürfnis an der
markenmäßig verwendeten Bezeichnung „BINARY“ bestehe. Die Internetzitate,
auf die sich die Antragstellerin stütze, stammten ausschließlich aus dem Jahr
2006. Zurückzuführen sei die Popularität der Bezeichnung jedoch auf die Vermarktungsaktivitäten des Markeninhabers. Für den Eintragungszeitpunkt fehle es
an Belegen für ein Schutzhindernis. Im Übrigen sei der Löschungsantrag unzulässig, da die beantragte Teillöschung zu einem nicht klar definierten Schutzumfang der Marke führe.
Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss
vom 27. Mai 2008 die Löschung der angegriffenen Marke im Umfang der Waren
„Uhren und Zeitmessinstrumente“ angeordnet. Der Löschungsantrag sei zulässig,
nachdem die Antragstellerin dem Hinweis der Markenabteilung folgend ihren
Antrag auf diese Waren beschränkt habe. Er sei auch begründet, denn die
angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden,
und dieses Schutzhindernis bestehe auch noch fort. Wie sich aus dem Wortlaut
dieser Bestimmung ergebe, sei es nicht erforderlich, dass die Angabe „BINARY“
zu den maßgeblichen Zeitpunkten tatsächlich für die beanspruchten Waren beschreibend verwendet werde. Die vorgelegten Internetauszüge belegten jedenfalls
für den Zeitpunkt der Entscheidung, dass ein ganz erheblicher Teil des Verkehrs
im Zusammenhang mit Uhren und Zeitmessinstrumenten trotz Verwendung der
englischen Sprache die angegriffene Marke als eindeutigen Hinweis auf Binäruhren verstehen würde. Die von der Markenabteilung ermittelten und im Löschungsbeschluss in Bezug genommenen Internetauszüge (Anlagen 1 bis 3)
wurden erst mit der Entscheidung dem Markeninhaber übermittelt, so dass dieser
nicht die Möglichkeit hatte, vor der Beschlussfassung hierzu Stellung zu nehmen.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers, mit der
er beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.
Hilfsweise beantragt er, dem Warenverzeichnis bezüglich der angegriffenen
Waren folgende Fassung zu geben:
„Uhren und Zeitmessinstrumente, ausgenommen solche, die die
Zeit im Dualsystem, das heißt im mathematischen Zahlensystem
zur Basis 2, anzeigen“
Weiter hilfsweise beschränkte er in der mündlichen Verhandlung das Warenverzeichnis hinsichtlich der streitbefangenen Waren auf:
„Uhren und Zeitmessinstrumente mit analoger Zeitanzeige“.
Zur Begründung der Beschwerde trägt er ergänzend vor, die unter Verletzung des
rechtlichen Gehörs erst mit der Beschlusskopie übersandten Anlagen 1 bis 3
zeigten exakt die Uhren, die der Markeninhaber erstmals auf der Messe
Inhorgenta im Februar 2004 präsentiert habe. Der Antragstellerin sei es nicht
gelungen, den Nachweis eines Eintragungshindernisses zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke zu führen. Inzwischen habe die angegriffene Marke Verkehrsdurchsetzung erlangt, so dass die Löschung bereits deshalb ausgeschlossen
sei. Schon der von der Antragstellerin vorgelegte Schulbuchauszug (Anlage L37)
zeige, wie bekannt die „Binary“-Uhren des Markeninhabers seien. Diese würden
weltweit in über 1.000 Verkaufsstellen vertrieben, der Jahresumsatz habe im
Jahr 2008 in Deutschland … €, der Werbeaufwand …€ betragen.
Hierzu hat er Kopien aus Verkaufskatalogen und Zeitschriften vorgelegt, in denen
seine Uhren beworben werden.
Die Antragstellerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie legt weitere Internetauszüge vor, aus denen sich die beschreibende Verwendung des Begriffs „Binäruhr“ schon vor dem Eintragungszeitpunkt ergebe.
Die hilfsweisen Fassungen des Warenverzeichnisses seien unzulässig, die behauptete Verkehrsdurchsetzung nicht glaubhaft gemacht.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung und auf
den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die angegriffene Marke
stellt sich im Hinblick auf die beschwerdegegenständlichen Waren auch für den
Senat als bloße sachbezogene Warenangabe dar, die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.
1. Soweit im angefochtenen Beschluss Bedenken gegen die Zulässigkeit des
ursprünglich formulierten Löschungsantrags geäußert werden, teilt der Senat diese Zweifel nicht.
Nach §§ 54 Abs. 1 i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG bedarf es für die Einleitung des
Löschungsverfahrens lediglich einer Antragstellung beim Patentamt. Diese Zulässigkeitsanforderungen hat die Antragstellerin erfüllt, denn den Akten des DPMA
ist zu entnehmen, dass der Löschungsantrag unter Verwendung des amtlichen
Vordrucks (W 7442) eingereicht wurde, wobei es dort unter Ziffer 6 ausdrücklich
heißt: „Es wird beantragt die Marke für die Waren Uhren und Zeitmessinstrumente
teilweise zu löschen“. Der nachfolgende Zusatz, die Marke solle für „ binäre Uhren
und Zeitmessinstrumente, d. h. solche, deren Zeitanzeige auf einem binären
System beruht“, gelöscht werden, stellt demgegenüber keine Änderung des
Löschungsantrags dar, sondern lediglich den Versuch, ein Warenverzeichnis zu
formulieren, das dem Löschungsbegehren Rechnung tragen soll. Beschränkungen
des Warenverzeichnisses sind aber ausschließlich Sache des Markeninhabers,
das DPMA oder der Antragsteller können eine diesbezügliche Änderung allenfalls
anregen, was die Frage der Zulässigkeit des Antrages an sich aber nicht berührt.
2. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht der Eintragung von
Marken entgegen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung wesentlicher Merkmale der beanspruchten Waren dienen können,
wie etwa ihrer Art oder Beschaffenheit. Dies gilt grundsätzlich auch für Marken, die
aus fremdsprachigen Wörtern bestehen, wobei in diesen Fällen ein Freihaltungsbedürfnis allerdings nur dann anzunehmen ist, wenn die beschreibende
Bedeutung der Marke von den inländischen Verkehrskreisen ohne Weiteres
erkannt wird, oder wenn die Mitbewerber das Markenwort für den Import/Export
bzw. für den inländischen Absatz zur ungehinderten beschreibenden Verwendung
benötigen. Das ist vorliegend der Fall.
Bei dem Wort „BINARY“ handelt es sich zunächst einmal nicht etwa um ein
Phantasiewort, das vom Markeninhaber „erfunden“ wurde, sondern um ein geläufiges Wort der englischen Sprache, wie bereits die von der Markenabteilung auf
Seite 7 des angegriffenen Beschlusses herangezogenen lexikalischen Nachweise
belegen. Irrelevant ist ferner, ob zum Zeitpunkt der Anmeldung - bzw. zum hier
nach § 50 Abs. 1 MarkenG maßgeblichen Zeitpunkt der Eintragung der Marke -
die Bezeichnung für die beanspruchten Waren bereits beschreibend verwendet
wurde (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147 Nr. 32. „Doublemint“). Vielmehr genügt
es in Übereinstimmung mit dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (ebenso
Art. 3 Abs. 1c MarkenRichtl; Art. 7 Abs. 1c GMV), dass sie zu diesem Zweck
verwendet werden können. Entgegen der Ansicht des Markeninhabers, der sich
auf zahlreiche Bedeutungen und damit auf eine begriffliche Unschärfe von
„BINARY“ beruft, besteht ein Eintragungshindernis im Übrigen selbst dann, wenn
die Marke zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in
Frage stehenden Waren bezeichnet (EuGH a. a. O.). Vor diesem Hintergrund ist
auch nach den Feststellungen des Senats von einem Eintragungshindernis für die
Bezeichnung „BINARY“ im Kontext mit den Waren „Uhren und Zeitmessinstrumente“ bereits im Eintragungszeitpunkt auszugehen.
Ausgangspunkt sind dabei die von der Antragstellerin vor allem ins Beschwerdeverfahren eingeführten Internetauszüge (insb. Anlage 40 „binary clock
gallery“), die sich eingehend mit dem Bau von „binary clocks“ beschäftigen, der
danach bereits im Januar 2002 begonnen hat. Die rein sachbezogene Bedeutung
der angegriffenen Bezeichnung schon vor dem Eintragungszeitpunkt ist ebenfalls
in dem auf den 12. Mai 2004 datierten Auszug aus der WIKIPEDIA- Enzyklopädie
(Anlage L 39) dokumentiert, in dem es heißt: „a binary clock uses a binary
representation of numbers to display time. Most binary clocks are digital; it can be
analog.“ Der Senat hat keinerlei Anhaltspunkte für Zweifel an der Seriosität dieser
Darstellung im Internet, so dass der unsubstantierte Vorwurf der Fälschung
seitens des Markeninhabers insoweit ins Leere geht. Über jeglichen Zweifel
erhaben sind jedenfalls die den Beteiligten vom Senat in der mündlichen Verhandlung überreichten Kopien der Titelblätter mehrerer Druckschriften, die sich
auf technische Schutzrechte beziehen. Darunter ist eine US-amerikanische
Geschmacksmusteranmeldung (Des. 331,019) betreffend eine „BINARY CLOCK“,
die am 19. Juli 1990 eingereicht wurde, sowie die Zusammenfassung einer koreanischen Patentanmeldung mit der Bezeichnung: „CLOCK BINARY SYSTEM“
vom 17. Mai 2000.
Das danach für den Zeitpunkt der Eintragung festgestellte Schutzhindernis besteht
nach den zutreffenden und umfangreich belegten Ausführungen der Markenabteilung, denen sich der Senat anschließt, auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag, so dass die Teillöschung zu Recht angeordnet wurde (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Der Vortrag des Markeninhabers,
seine Marke habe sich nach der Eintragung infolge intensiver Benutzung in den
beteiligten Verkehrskreisen entsprechend § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt, ist
zwar grundsätzlich geeignet, eine Löschung auszuschließen. Vorliegend fehlt es
jedoch offensichtlich an einer hinreichenden Glaubhaftmachung, dass das festgestellte Eintragungshindernis überwunden wurde. Der Markeninhaber hat bereits
nicht dargelegt, dass er die Bezeichnung „BINARY“ langjährig und markenmäßig
zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren verwendet. Die vom Markeninhaber
vorgelegten Abbildungen seiner Uhren zeigen in keinem Fall eine Verwendung der
Marke „BINARY“ auf diesen Waren, obwohl in vielen Fällen die Bezeichnung „0I
THEONE“ nach Art einer Marke auf dem Ziffernblatt der Uhren angebracht ist. Die
beteiligten Verkehrskreise entnehmen, wie auf dem vorliegenden Warengebiet
üblich, regelmäßig der Kennzeichnung auf dem Ziffernblatt den Hinweis auf die
betriebliche Herkunft einer Uhr. Die Bezeichnung „BINARY“ erscheint in den
vorgelegten Werbeanzeigen des Markeninhabers hingegen lediglich in der Kombination „Binary Uhr“ bzw „BINARY WATCH“ und damit als bloße Warenangabe
im oben dargestellten Sinn. Schon aufgrund fehlender markenmäßiger Verwendung besteht kein Anlass, im Rahmen des anhängigen Löschungsverfahrens
der Behauptung des Markeninhabers, seine Marke sei im Verkehr durchgesetzt,
weiter nachzugehen.
Die angegriffene Marke hätte demnach wegen eines Freihaltungsbedürfnisses
nicht eingetragen werden dürfen und ist gemäß §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG in dem von der Markenabteilung angeordneten Umfang zu löschen. Ob
der angegriffenen Marke zudem im Hinblick auf die beschwerdegegenständlichen
Waren jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist, konnte daher unerörtert bleiben.
3. Die angegriffene Marke konnte auch nicht im jeweiligen Umfang der hilfsweise
vorgenommenen Beschränkungen des Warenverzeichnisses Bestand haben.
Die mit der Beschwerde beantragte hilfsweise Fassung ist bereits aus Gründen
der Rechtssicherheit nicht zuzulassen, denn sie schließt ein Merkmal der so
gekennzeichneten Waren, bei denen es sich letztlich um Binäruhren handelt, vom
markenrechtlichen Schutz aus, ohne dass dies für Dritte erkennbar wäre. In einem
solchen Fall wären insbesondere Konkurrenten nach Ansicht des EuGH (GRUR
2004, 674, 679, Nr. 114 ff. - Postkantoor) im Allgemeinen nicht darüber informiert,
dass sich bei bestimmten Waren der durch die Marke verliehene Schutz nicht auf
diejenigen Waren erstreckt, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen, und könnten
so dazu veranlasst werden, bei der Beschreibung ihrer eigenen Produkte auf die
Verwendung der Zeichen oder Angaben zu verzichten, aus denen die Marke
besteht und die dieses Merkmal beschreiben. Die hilfsweise vorgenommene
Beschränkung des Warenverzeichnisses führt vorliegend nicht zu der erforderlichen wirtschaftlich nachvollziehbaren und rechtlich relevanten Reduzierung des
Schutzgegenstands (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, § 8, Rdnr. 207, inbs. Fn. 622
m. w. N.), denn mit der Marke versehene Uhren genießen entgegen den Erwartungen der beteiligten Verkehrskreise nur Markenschutz, soweit sie dieses Merkmal gerade nicht einhalten.
Der weitere hilfsweise Fassung des Warenverzeichnisses enthält zwar keinen
unzulässigen Ausnahmevermerk im oben dargestellten Sinn, sondern beschränkt
die durch die Marke geschützten Uhren und Zeitmessinstrumente gegenständlich
auf solche, die mit analoger Zeitanzeige arbeiten. Gleichwohl kann sie ebenfalls
nicht zugelassen werden, da die Marke dann geeignet wäre, das Publikum insbesondere über die Beschaffenheit der Ware ersichtlich zu täuschen. Somit würde
ein neues absolutes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG begründet
werden, das der Eintragung entgegensteht, denn es ist vorliegend keine Möglichkeit der Verwendung der Marke „BINARY“ für Uhren mit analoger Zeitanzeige
denkbar, bei der eine Irreführung des Verkehrs ausgeschlossen wäre. Bei einer
Beschränkung auf eine analoge Zeitanzeige kommt gerade eine Darstellung der
Uhrzeit im Binärcode, die ausschließlich digital erfolgen kann, begrifflich nicht in
Betracht.
Die Beschwerde des Markeninhabers war daher insgesamt zurückzuweisen.
Anhaltspunkte einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus
Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG) sind nicht ersichtlich. Die
gerügte Verletzung des rechtlichen Gehörs bleibt sanktionslos, da sie für die
Entscheidung nicht kausal und im Übrigen in der Beschwerde geheilt wurde.
Stoppel
Schell
Martens
Me