BPatG Beschluss vom 04.02.2009 – 28 W (pat) 269/07

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 269/07 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 305 74 796

(hier: Umschreibung der Marke)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 4. Februar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel,

der Richterin Martens und des Richters Schell 08.05

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Als Inhaber der Wortmarke 305 74 796 „Chocomella “waren im Markenregister

ursprünglich der Beschwerdegegner und der Geschäftsführer der Beschwerdeführerin, Herr F…,

eingetragen. Mit Eingabe

vom

9. August 2006

beantragte letzterer, u a. diese Marke auf die Beschwerdeführerin zu übertragen.

Auf Nachfrage des DPMA

legte Herr F… die Kopie einer schriftlichen

Erklärung des Beschwerdegegner vom 15. März 2006 vor, in dem dieser Herrn

F… bevollmächtigte, alle Geschäfte und Unterschriften ohne Einschränkungen zu leisten, sowie den Gründungsvertrag der Beschwerdeführerin, dem zu

entnehmen

ist, dass Herr F… zwar einer der Geschäftsführer, der Beschwerdegegner jedoch nicht an der Beschwerdeführerin beteiligt ist. Im November 2006 nahm das DPMA die Umschreibung auf die Beschwerdeführerin vor,

ohne den Beschwerdegegner zuvor anzuhören noch ihn hiervon zu unterrichten.

Im Mai 2007 widersprach der Beschwerdegegner der Umschreibung mit der

Begründung, er habe sein Einverständnis nicht erteilt, und beantragte sinngemäß,

diese rückgängig zu machen. Nach Anhörung der Beschwerdeführerin gab das

DPMA mit Beschluss vom 23. November 2007 dem Antrag des Beschwerdegegners statt. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Umschreibung sei rückgängig zu machen, da dem Mitinhaber vor der Umschreibung kein rechtliches

Gehör gewährt worden sei. Es fehle die erforderliche Umschreibungsbewilligung

des Beschwerdegegners. Die vom Herrn F… vorgelegte Erklärung des

Beschwerdegegners sei unzureichend, da sie keine Befreiung vom Verbot des

Selbstkontrahierens nach § 181 BGB enthalten habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Beschwerdeführerin. Eine Begründung

der Beschwerde ist nicht zu den Akten gelangt; der Beschwerdegegner hat sich im

Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat keinen Erfolg. Die Markenstelle

hat zu Recht die Rückgängigmachung der Umschreibung der Marke 305 74 796

angeordnet, weil ein Rechtsübergang an der Marke „Chocomella“ i. S. v. §§ 27

Abs. 3, 65 MarkenG i. V. m. § 28 Abs. 3 und 7 DPMAV nicht zweifelsfrei nachgewiesen wurde.

Die Frage, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen eine erfolgte Umschreibung

wieder rückgängig gemacht werden kann, ist gesetzlich nicht geregelt. Allein die

inhaltliche Unrichtigkeit der Umschreibung ist hierfür nicht ausreichend. Vielmehr

sind nach der Rechtsprechung an die Rückgängigmachung einer einmal vorgenommenen Umschreibung hohe Anforderungen zu stellen. Sie kommt daher nur

im Ausnahmefall in Betracht, wie er etwa dann gegeben ist, wenn einem

Verfahrensbeteiligten das rechtliche Gehör nicht in ausreichender Weise gewährt

wurde und die Umschreibung auch auf diesem Verfahrensmangel beruht. So liegt

der Fall hier.

Nach § 27 Abs. 3 MarkenG wird der Übergang des durch die Marke begründeten

Rechts auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen, wenn er dem

Patentamt nachgewiesen wird. Wann dieser Nachweis in der Regel erbracht ist,

ergibt sich aus § 28 Abs. 3 Nr. 1 bis 2b DPMAV i. V. m. § 65 Abs. 1 Nr. 7

MarkenG. Danach ist es ausreichend, wenn der Antrag auf Umschreibung vom

Rechtsnachfolger und dem eingetragenen Inhaber unterschrieben ist (Nr. 1) oder

- falls Antragsteller der Rechtsnachfolger ist - wenn eine vom eingetragenen

Inhaber unterschriebene Erklärung beigefügt ist, dass dieser der Eintragung

zustimmt (Nr. 2a).

Der Antrag vom 9. August 2006 genügte diesen Anforderungen erkennbar nicht.

Die erst nachträglich vorgelegte Erklärung des Beschwerdegegners, mit Datum

vom 15. März 2006, bezieht sich - unabhängig davon unter welchen Bedingungen

sie möglicherweise zustande gekommen ist - mit keinem Wort auf die beantragte

Umschreibung der Marke und kann damit nicht als Zustimmung zur Eintragung der

Rechtsnachfolge nach Nr. 2a ausgelegt werden. Aus dem als sonstige Unterlage

im Sinne von Nr. 2b vorgelegten Gesellschaftsvertrag ergibt sich erst recht kein

Nachweis für die behauptete Rechtsnachfolge. Vielmehr geht daraus erkennbar

hervor, dass der Beschwerdegegner an der Rechtsnachfolgerin gerade nicht

beteiligt ist. Folglich fehlt es an einer Rechtsgrundlage für die vom DPMA vorgenommene Rechtsänderung im Register. Zudem liegt ein schwerer Verfahrensfehler vor, da der Beschwerdegegner weder vor der Entscheidung über den

Antrag noch vor Vollzug der Umschreibung am Umschreibungsverfahren beteiligt

war, so dass sein grundgesetzlicher Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103

Abs. 1 GG, 59 Abs. 2 MarkenG) verletzt ist. Nachdem die Umschreibung auf

diesem Verfahrensfehler beruht, hat das DPMA im angegriffenen Beschluss zu

Recht die Rückgängigmachung der Umschreibung angeordnet.

Somit erweist sich die hiergegen gerichtete Beschwerde als nicht begründet. Für

eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung.

Stoppel

Martens

Schell

Me