BPatG Beschluss vom 05.03.2009 – 30 W (pat) 69/07

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 69/07 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 301 57 924

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 5. März 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Vogel

von Falckenstein sowie die Richterin Hartlieb und den Richter Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse

der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. September 2005 und 27. August 2007 aufgehoben, soweit wegen des Widerspruchs aus der Marke 939 212 die

teilweise Löschung der Marke 301 57 924 angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 939 212 wird zurückgewiesen.

Die Widersprechende hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

G r ü n d e

I .

Die Wortmarke „Curalip“ ist unter der Nummer 301 57 924 als Kennzeichnung für

die Waren

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, außer

Schmerzmittel, Migränemittel und verschreibungspflichtige Arzneimittel; Präparate für die Gesundheitspflege, Präparate zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit, diätetische Lebensmittel

und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke insbesondere zum

Ausgleich fehlender Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und

anderer Lebensbausteine; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke soweit in Klasse 5 enthalten; Babykost,

Pflaster, Verbandsmaterial, Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für

zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmittel, Mittel zur Vertilgung

von schädlichen Tieren, Fungizide, Herbizide; diätetische Lebensmittel für nichtmedizinische Zwecke soweit in Klasse 30 enthalten und Nahrungsergänzungsmittel

für nichtmedizinische

Zwecke soweit in Klasse 30 enthalten; diätetische Lebensmittel für

nichtmedizinische Zwecke unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, anderer Lebensbausteine und/oder

Aroma- und Geschmacksstoffen soweit in Klasse 30 enthalten;

Nahrungsergänzungsmittel unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, anderer Lebensbausteine und/oder

Aroma- und Geschmacksstoffen für nichtmedizinische Zwecke soweit in Klasse 30 enthalten; Präparate und diätetische Nährmittel

zur Gewichtsreduktion für nichtmedizinische Zwecke, soweit in

Klasse 30 enthalten; diätetische Lebensmittel für nichtmedizinische Zwecke soweit in Klasse 32 enthalten und Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke soweit in Klasse 32 enthalten; diätetische Lebensmittel für nichtmedizinische Zwecke

unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen,

anderer Lebensbausteine und/oder Aroma- und Geschmacksstoffen soweit in Klasse 32 enthalten; Nahrungsergänzungsmittel unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, anderer Lebensbausteine und/oder Aroma- und Geschmacksstoffen

für nichtmedizinische Zwecke soweit in Klasse 32 enthalten; Präparate und diätetische Nährmittel zur Gewichtsreduktion für nichtmedizinische Zwecke, soweit in Klasse 32 enthalten

in das Markenregister eingetragen worden.

Hiergegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren, für die Waren

„Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Migränemittel“

unter der Registernummer 939 212 seit dem 19. Dezember 1975 eingetragenen

Wortmarke

CUVALIT

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit

Beschlüssen vom 7. September 2005 und 27. August 2007 wegen des Widerspruchs aus der Marke 939 212 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke

für die Waren

pharmazeutische Erzeugnisse außer Schmerzmittel, Migränemittel

und verschreibungspflichtiger Arzneimittel; Präparate

für die

Gesundheitspflege, Präparate zur Erhaltung und Förderung der

Gesundheit, diätetische Lebensmittel und diätetische Erzeugnisse

für medizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke insbesondere zum Ausgleich fehlender Vitamine,

Mineralstoffe, Spurenelemente und anderer Lebensbausteine

angeordnet und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Die gegenseitigen

Marken könnten sich insoweit auf identischen oder sehr ähnlichen Waren begegnen. Den demnach erforderlichen großen Abstand von der Widerspruchsmarke

halte die jüngere Marke nicht ein.

Gegen den Beschluss vom 27. August 2007,

ihr zugegangen am 3. September 2007, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke am 18. September 2007

per Fax und dem am 20. September 2007 eingegangenen Originalschriftsatz

Beschwerde eingelegt. Die in dem Schriftsatz erwähnte Einzugsermächtigung lag

weder dem Fax noch dem Originalschriftsatz bei. Mit Faxschreiben vom

24. Oktober 2007 bat Markeninhaberin um Überprüfung, warum die Beschwerdegebühr bisher nicht eingezogen worden sei; und sie legte eine Einzugsermächtigung vom gleichen Tage bei, aufgrund derer die Beschwerdegebühr

eingezogen wurde; gleichzeitig beantragte sie vorsorglich Wiedereinsetzung in

den vorigen Stand. Als mit Bescheid des Patentamts vom 10. Januar 2008, der

ihrem Vertreter am 11. Januar 2008 zugegangen ist, darauf hingewiesen wurde,

dass eine Einzugsermächtigung nicht innerhalb der Beschwerdeschrift eingegangen sei und die Frist zur Begründung ihres Hilfsantrages mit Zugang des Schreibens zu laufen beginne, hat sie ihren Wiedereinsetzungsantrag mit Fax vom

6. März 2008, dessen Original am 11. März 2008 eingegangen ist, begründet.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke meint, ihr sei Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand zu gewähren. An der verspätet gezahlten Beschwerdegebühr treffe

die Markeninhaberin bzw. ihren Vertreter kein Verschulden. Die Verspätung resultiere daraus, dass die mit der Versendung des Beschwerdeschriftsatzes beauftragte Hilfskraft des Markeninhabervertreters vermutlich versäumt habe, die Einzugsermächtigung beizufügen. Zur Glaubhaftmachung wird u. a. die eidesstattliche Versicherung des Vertreters der Markeninhaberin und seiner Angestellten

vorgelegt, in der diese erklärt, immer auf die Vollständigkeit von Anlagen zu achten, aber einen Fehler nicht gänzlich ausschließen könne.

Hinsichtlich der Frage der Verwechslungsgefahr verweist die Markeninhaberin

zunächst auf die von ihr bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke, die jedenfalls nicht für den Zeitraum gem. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG glaubhaft gemacht

sei. Darüber hinaus ist sie der Meinung, dass angesichts der unterschiedlichen

Indikation der Vergleichswaren und die Verschreibungspflicht der Migränemittel

der Widerspruchsmarke keine hohen Anforderungen an den Markenabstand zu

stellen seien, denn die angegriffene Marke ohne weiters einhalte; die sich gegenüberstehenden Zeichen seien weder klanglich, schriftbildlich noch begrifflich

verwechselbar ähnlich.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bezüglich der Zahlung der

Beschwerdegebühr zu gewähren,

sowie

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben, soweit die Löschung

der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke

999 212 angeordnet worden ist, und den Widerspruch auch insoweit zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat keinen Antrag gestellt und sich weder zu den gegnerischen Schriftsätzen noch sonstwie geäußert, insbesondere keine weiteren Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin ist gemäß § 164 Abs. 4 MarkenG statthaft und im Übrigen zulässig. Insbesondere ist die Beschwerdegebühr fristgemäß

entrichtet worden, weil der Markeninhaberin auf ihren Antrag gem. § 91 MarkenG

Wiedereinsetzung in die versäumte Frist für die Zahlung der Beschwerdegebühr

zu gewähren ist.

Die Markeninhaberin hat ihren Antrag gem. § 91 Abs. 2 MarkenG rechtzeitig innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des maßgeblichen Hindernisses gestellt.

Hinderungsgrund für die Wahrung der versäumten Frist war hier die Unkenntnis

vom mangelnden Eingang der Beschwerdegebühr auf dem Konto des Deutschen

Patent- und Markenamts, der der tariflichen Beschwerdegebühr entsprach (vgl.

BPatGE 15, 52, 54; 19, 44, 45; Thomas/Putzo, ZPO, 28. Aufl., 2007, § 234 Rdn. 5

und 6). Diese Unkenntnis

ist durch den Bescheid des Senats vom

10. Januar 2008, der dem Vertreter der Markeninhaberin einen Tag später zugegangen ist, beseitigt worden. Am 11. März 2008 und damit innerhalb der Zweimonatsfrist des § 91 Abs. 2 und 3 MarkenG ist der Antrag der Widersprechenden auf

Wiedereinsetzung in die versäumte Frist beim Bundespatentgericht eingegangen.

Weiter hat die Widersprechende die versäumten Handlungen gem. § 91 Abs. 4

MarkenG fristgerecht innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist nachgeholt, denn

der Betrag in Höhe von 200 € war bereits am 24. Oktober 2007 überwiesen.

Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch begründet. Die Markeninhaberin hat hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht, dass sie i. S. v. § 91 Abs. 1 MarkenG die

Zahlung des zu niedrigen Betrages nicht verschuldet hat. Eine Fristversäumung ist

unverschuldet, wenn der betroffene Verfahrensbeteiligte bzw. sein Vertreter die

übliche Sorgfalt aufgewandt hat, deren Beachtung im Einzelfall nach den subjektiven Verhältnissen des Betroffenen zumutbar war (vg. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 2006, § 91 Rdn. 16). Dies ist hier der Fall. Für die Inhaberin der angegriffenen Marke hat der Vertreter schlüssig vorgetragen und durch die eidesstattliche Versicherung der Frau M… vom 6. März 2008 sowie die anliegenden Kopien der Belastungsanzeigen hinreichend belegt, dass sie kein Verschulden an der verspäteten Überweisung trifft. Sie hat weiter dargelegt, dass die

Mitarbeiterin des Vertreters sorgfältig gearbeitet habe und auf welche Art und

Weise diese regelmäßig überprüft worden sei. Insgesamt lässt sich daher aus

dem Gesamtvortrag erkennen, dass die Vertreter der Anmelderin kein entsprechendes Organisationsverschulden trifft, so dass die beantragte Wiedereinsetzung

zu gewähren ist.

2. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist auch begründet.

Sie hat in der Sache bereits deshalb Erfolg, weil die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat mit Schriftsatz vom 5. Oktober 2005 die Benutzung der seit dem 19. Dezember 1975 eingetragenen Widerspruchsmarke

bestritten. Diese Einrede war auch zulässig. Zudem umfasst die undifferenzierte

Geltendmachung der Nichtbenutzung auch die weitere Einrede nach § 43 Abs. 1

S. 2 MarkenG (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 43 Rdn. 15

m. w. N.), wonach die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung innerhalb der letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft

zu machen hat, was die Markeninhaberin ausdrücklich mit Schriftsatz vom

7. April 2006 einredeweise geltend gemacht hat. Entgegen der Auffassung der

Markenstelle kann der Senat nicht erkennen, dass die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke für rezeptpflichtige Migränemittel anerkannt hat. Zudem ist auch in einem solchen Fall das Wiederaufgreifen der Einrede ohne weiteres möglich (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rdn. 24 m. w. N.), insbesondere

wenn sie den nach einer Anerkennung liegenden Benutzungszeitraum betrifft.

Dies hat die Markeninhaberin in ihrem Beschwerdeschriftsatz vom 18. September 2007 ausdrücklich getan. Das konnte, da die Einrede keiner Ausschlussfrist

unterliegt, auch noch im Beschwerdeverfahren geschehen. Nachdem der Schriftsatz an die Widersprechende ausweislich des Zustellungsnachweises (ZU) am

15. März 2008 zugestellt worden ist, wäre es Aufgabe der Widersprechenden gewesen, vorzutragen und glaubhaft zu machen, dass sie ihre Marke innerhalb der

letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch benutzt hat (§ 43

Abs. 1 S. 2 MarkenG).

Das ist nicht geschehen.

Für einen solchen Sachvortrag und der Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen bedurfte es keiner besonderen Aufforderung durch das Gericht. Die

Widersprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus unverzüglich

alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Der

im Rahmen des Benutzungszwanges herrschende Beibringungsgrundsatz lässt es grundsätzlich

auch nach der seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung des § 139 ZPO nicht

zu, die Widersprechende auf diese Verpflichtung zum Vortrag hinzuweisen (vgl.

BPatG GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL m. w. N. zur früheren Rechtslage).

Zwar besteht die Hinweispflicht des Gerichtes entsprechend § 139 ZPO auch im

Widerspruchsverfahren. Sie hat aber ihre Grenze in Fällen, in denen ein solcher

Hinweis eine Selbstverständlichkeit wäre, in denen nicht ersichtlich ist, dass dieser

Gesichtspunkt übersehen worden ist oder wenn der Hinweis die Stellung der einen

Partei stärken und gleichzeitig die der anderen schwächen würde, also zu einer

Parteinahme des Gerichts führen würde.

Die Widersprechende hat auch ausreichend Gelegenheit gehabt, zur Nichtbenutzungseinrede vorzutragen. Seit Übersendung des entsprechenden Schriftsatzes

ist mittlerweile über ein ganzes Jahr vergangen, ohne dass sie sich auch nur formal auf dieses Bestreiten eingelassen hat. Das Schweigen der Widersprechenden

ist vom Senat daher als Zugeständnis des gegnerischen Sachvortrags nach § 138

Abs. 3 ZPO zu werten, womit von der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke

auszugehen ist.

3. Der Widersprechenden waren aus Billigkeit die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG aufzuerlegen. Eine Kostenauferlegung unter Billigkeitsgesichtspunkten kommt vor allem bei einem Verhalten

eines Beteiligten in Betracht, das mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu

vereinbaren ist. Im Falle einer zulässigerweise erhobenen Einrede der Nichtbenutzung ist dies dann anzunehmen, wenn der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch

der erforderlichen Glaubhaftmachung weiterverfolgt wird (ständige Rechtsprechung, BPatG GRUR 1996, 981 f.; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 71

Rdn. 15 m. w. N.). Im vorliegenden Fall hat die Widersprechende weder Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht noch hat sie irgendwelche Hinderungsgründe

geltend gemacht. Ebenso wenig hat sie ihren Widerspruch zurückgenommen. Ein

solches Verhalten zieht zwangsläufig die Kostentragungspflicht nach sich (vgl.

Ströbele/Hacker a. a. O.).

Dr. Vogel von Falckenstein

Hartlieb

Paetzold

Cl