BPatG Beschluss vom 05.03.2009 – 30 W (pat) 84/06

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 84/06 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 305 38 245.4/9

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 5. März 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel

von Falckenstein, der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

beschlossen: 08.05

G r ü n d e

I .

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke

„open-xchange“

für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 37 und 42

9:

Computersoftware und Server, insbesondere Computersoftware für internetbasierte Anwendungen; Computersoftware für

Betriebssysteme, Systemverwaltung, Computerkommunikationsverwaltung; Computersoftware zur Verwendung für Kalenderfunktionen und Terminplanung, Projektmanagement, Kundenmanagement, Unternehmensplanung, Direktversand und Datenmanagement; Computersoftware zur Verwendung für E-Mail; Datenbanksoftware; computersoftwaregestützte Benutzeroberflächen;

Schnittstellen-Software zur Anwendungsprogrammierung; Computersoftware-Toolkits mit Bibliotheken zur Entwicklung von Computersoftware-Anwendungen; zusammen mit vorgenannten Waren

vertriebene Betriebshandbücher in elektronischer Form; keines

der vorstehend genannten Erzeugnisse speziell zum Zugriff auf

Finanzinformationen oder zur Durchführung von Finanztransaktionen;

16: Druckereierzeugnisse, nämlich Dokumentation zur Verwendung von Computerprogrammen, soweit sie nicht speziell Geschäfts-, Finanz- und Investmentfragen betreffen;

42: Dienstleistungen in Bezug auf Computer und Informationstechnologie; Wartung, Support, Installation und Konfiguration

in Bezug auf Computer, Computersoftware- und Informationstechnologiesysteme; Entwurf und Lieferung von Computersoftware- und

Informationstechnologiesystemen;

Integration von

Computersystemen, Computerhardware und Computersystemen;

Analyse von Computersystemen; Beratung in Bezug auf Computersoftware und Computerhardware; Information und Beratung in

Bezug auf die vorgenannten Leistungen; Design von Computersoftware für Dritte; Pflege von Computersoftware; Aktualisieren

von Computersoftware; Beratung in Bezug auf Computersoftware;

Support für Computersoftware; Bereitstellung von Softwareaktualisierungen über Computernetze und globale Kommunikationsnetze; Installation, Pflege, Aktualisierung, Konfiguration, Programmierung, Systemverwaltung und Unterstützung in Bezug auf

Computersoftware, insbesondere solche, die über globale Kommunikationsnetze zur Verfügung gestellt wird; ausgenommen von

den vorgenannten Leistungen sind Dienste, die speziell dem

Zugriff auf Finanzinformationen oder der Durchführung von Finanztransaktionen dienen.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA)

hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren

ergangen ist, wegen mangelnder Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1

MarkenG zurückgewiesen. Der Verkehr werde in dem Markentext lediglich einen

beschreibenden Hinweis dahin sehen, dass die beanspruchten Waren und

Dienstleistungen einen system-, hersteller-unabhängigen Datenaustausch ermöglichten oder zum Gegenstand hätten. Ob die Marke darüber hinaus auch freihaltungsbedürftig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei, könne dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die Wertung der Markenstelle beziehe sich lediglich auf die Ware Software und setze sich nicht mit den

übrigen Waren und Dienstleistungen auseinander; zudem hinaus könne der Marke

wegen der Gestaltungsmerkmale eines Bindestrichs und der verkürzten Wiedergabe von „Exchange“ die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen

werden. Aber auch ein beschreibender Sinngehalt der Wortbestandteile sei bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht auszumachen, da

sie lexikalisch nicht nachweisbar und in ihrer deutschen Übersetzung „offener

Austausch“ vieldeutig und schwammig sei. Im Übrigen seien die von der Anmelderin angebotenen Computerprogramme zumindest nicht zwingend mit Merkmalen

des „offenen Austausches“ verknüpft. Zudem werde die Marke für die beanspruchten Waren von den Wettbewerbern nicht verwendet, so dass auch ein Freihaltungsbedürfnis entfalle. Schließlich seien eine identische Marken für die Anmelderin und nahezu identische für Dritte beim DPMA oder beim HABM in

Alicante eingetragen worden.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstellte vom 4.1.2006 und vom

21.3.2006 aufzuheben und die angemeldete Marke einzutragen,

hilfsweise

die Beschlüsse teilweise aufzuheben und die Marke für folgende

Waren und Dienstleistungen einzutragen:

Mit Computersoftware vertriebene Betriebshandbücher in elektronischer Form.

Druckereierzeugnisse, nämlich Dokumentation zur Verwendung

von Computerprogrammen soweit sie nicht speziell Geschäfts-,

Finanz- und Investmentfragen betreffen.

Dienstleistungen in Bezug auf Computer und Informationstechnologie;

Wartung, Support, Installation und Konfiguration in Bezug auf

Computer, Computersoftware- und Informationstechnologiesysteme;

Entwurf und Lieferung von Computersoftware- und Informationstechnologiesystemen;

Integration von Computersystemen, Computerhardware und

Computersystemen;

Analyse von Computersystemen;

Beratung in Bezug auf Computersoftware und Computerhardware;

Information und Beratung in Bezug auf die vorgenannten Leistungen;

Design von Computersoftware für Dritte;

Pflege von Computersoftware;

Aktualisieren von Computersoftware;

Beratung in Bezug auf Computersoftware;

Support für Computersoftware;

Bereitstellung von Softwareaktualisierungen über Computernetze

und globale Kommunikationsnetze;

Installation, Pflege, Aktualisierung, Konfiguration, Programmierung, Systemverwaltung und Unterstützung in Bezug auf

Computersoftware, insbesondere solche, die über globale Kommunikationsnetze zur Verfügung gestellt wird;

ausgenommen von den vorgenannten Leistungen sind Dienste,

die speziell dem Zugriff auf Finanzinformationen oder der

Durchführung von Finanztransaktionen dienen.

Den ursprünglich gestellten weiteren Hilfsantrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist weder im Haupt- noch im Hilfsantrag begründet. Der

Eintragung der angemeldeten Marke steht zumindest das Schutzhindernis der

fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die konkrete Eignung

einer Marke, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis für die von ihr erfassten Waren und/oder Dienstleistungen aufgefasst zu werden (st. Rspr., BGH,

GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Nur wenn eine Marke diese Herkunftsfunktion

erfüllen kann, ist es gerechtfertigt, sie durch die Eintragung ins Register der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen und zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, Rdn. 48 - 52 - Arsenal FC).

Die Feststellungen zur Unterscheidungskraft sind dabei im Hinblick auf die konkret

angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen zu treffen, wobei nach dem

Verbraucherleitbild des EuGH auf die Wahrnehmung eines normal informierten,

angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der

fraglichen Waren bzw. Dienstleistungen abzustellen ist, der mit den Gepflogenheiten auf dem einschlägigen Wirtschaftssektor vertraut ist (vgl. EuGH GRUR

2004, 943 ff., Rdn. 24 - SAT.2). Die erforderliche Unterscheidungskraft ist insbesondere solchen Marken abzusprechen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen eine im Vordergrund stehende Sachaussage zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 ff., Rdn. 86

- Postkantoor; BGH GRUR 2006, 850 ff., Rdn. 19 - FUSSBALL WM 2006). Insoweit ist es grundsätzlich irrelevant, ob es sich bei einer angemeldeten Wortmarke

um eine sprachliche Neuschöpfung handelt oder ob ihre Verwendung bereits

nachweisbar ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 ff., Rdn. 19 - BIOMILD); BGH GRUR

2005, 417, 418 f. - BerlinCard, BPatG 26 W (pat) 175/01 -Travel Point, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 8

Rdn. 89).

Die angemeldete Marke besteht aus dem mit einem Bindestrich versehenen englischsprachigen Begriffspaar von „open“ und „xchange“, die der Verkehr aufgrund

ihres ohne weiteres erkennbaren Sinngehaltes lediglich als zwei Sachhinweise

auffassen wird, auch wenn beim zweiten Wort der Anfangsbuchstabe „e“ fehlt.

Dieses wird, wie bereits die Markenstelle zurecht unter Hinweis auf zahlreiche

Fundstellen ausgeführt hat, gerade in der Informationstechnik als klar erkennbare

phonetische Abwandlung des englischen Substantivs „exchange“ verwendet. Dies

hat die 4. Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes erneut bestätigt

(HABM R0403/05-4 vom 23.01.2007 - easyXchange). Genauso wie in deren Entscheidung kommt auch im vorliegenden Fall den Markenwörtern insgesamt keine

andere Bedeutung zu als der Summe ihrer Bestandteile, nämlich der Bedeutung

von „open exchange“ im Sinne von „offener Austausch“, was die Anmelderin auch

selbst einräumt. Wenn sie insofern einwendet, dass dieser Begriff aus sich heraus

nicht verständlich oder mehrdeutig sei, so ist dem entgegenzuhalten, dass die

Marke stets im Kontext der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu würdigen und ihr die Eintragung zu versagen ist, wenn sie hierbei in einer ihrer möglichen Bedeutungen beschreibend ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 - biomild).

Entgegen der Auffassung der Anmelderin hat dies die Markenstelle auch festgestellt, indem sie darauf verwiesen hat, dass sämtliche Waren und Dienstleistungen

einen system- oder herstellerunabhängigen Datenaustausch ermöglichen bzw.

zum Gegenstand haben können; dies zieht die Anmelderin wohl selbst nicht in

Zweifel, wenn sie ausführt, dass ihre Computerprogramme nicht zwingend mit den

Merkmalen des offenen Austausches verknüpft seien. Darauf kommt es aber auch

nicht an: selbst wenn die angebotenen Waren und Dienstleistungen nicht konkret

im Zusammenhang mit einem offenen Datenaustausch stehen, wird der Verkehr

mit Blick auf das ohne Ausnahmevermerk versehene Waren-/Dienstleistungsverzeichnis trotzdem von einem Hinweis auf einen solchen Austausch

ausgehen; angesichts der einfachen, sprachregelgerecht zusammengesetzten

Einzelworte mit einer beschreibenden Gesamtaussage wird ihm ein Sachhinweis,

aber kein betrieblicher Herkunftshinweis nahegelegt. Dies gilt insbesondere für die

Fachkreise der IT-Branche, die als entscheidungserheblicher Verkehrskreis

heranzuziehen sind (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. Rdn. 83, 88).

Der Markentext erschöpft sich somit ausschließlich in Bezeichnungen, die in

werbeüblicher Weise Sachangaben auf die Waren und Dienstleistungen enthalten.

Der Verkehr wird dies ohne weitere Überlegungen erkennen und ihn nur in diesem

Sinne, nicht aber als betriebliches Herkunftszeichen im Sinne des Markenrechts

verstehen. Auch die Anordnung der Markenwörter bewegt sich im Rahmen der

gängigen Schrifttypen und sonstigen werbeüblichen Hervorhebungsmittel, so dass

allein dadurch keine schutzbegründende Verfremdung der Gesamtmarke eingetreten ist. Diese wird entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht durch

den Bindestrich erzielt. Zum einen ist der Verkehr bei englischen Begriffspaaren

die Verwendung von Bindestrichen gewohnt; zum andern ist er so unscheinbar,

dass er dem Verkehr kaum auffallen wird, was keinesfalls die Anforderungen an

die grafische Verfremdung erfüllt, die umso höher sind, je kennzeichnungsschwächer die Wortbestandteile sind (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. Rdn. 99 f. m. w. N.)

sind.

Da der angemeldeten Marke - auch hinsichtlich des hilfsweise beanspruchten lediglich verkürzten Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses - bereits die erforderliche

Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist, kann die

Frage, ob an ihrer freien Verwendung auch ein schutzwürdiges Allgemeininteresse

i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, dahinstehen, obwohl angesichts des

klaren Aussagegehalts der Marke zumindest für einige der beanspruchten Waren

und Dienstleistungen dies nahe liegt.

Soweit die Anmelderin ihre Begründung auf die Voreintragung identischer oder

ähnlicher Marken stützt, ist darauf hinzuweisen, dass Voreintragungen möglicherweise vergleichbarer - möglicherweise auch löschungsreifer - Marken zwar ein zu

berücksichtigendes Indiz darstellen können für die Schutzfähigkeitsentscheidung,

aber keinesfalls verbindlich sind, insbesondere wenn sie wie bei den angeführten

EU-Marken - weit zurückliegen. Im vorliegenden Fall verkennt die Beschwerdeführerin zudem, dass es sich bei den von ihr genannten Marken teilweise um einheitliche Worte oder andere Wortkombinationen und damit um mit den vorliegend angemeldeten Markenwörtern nicht vergleichbare Sachverhalte handelt.

Aber unabhängig von der Frage, inwieweit die Bedenken der Anmelderin im Hinblick auf die Schutzfähigkeit vermeintlich vergleichbarer Markeneintragungen gerechtfertigt erscheinen mögen oder nicht, können Voreintragungen für die Entscheidung über die vorliegende Beschwerde keinerlei Bindungswirkung entfalten.

Vielmehr hat diese Entscheidung ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen

Bestimmungen und unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung zu

erfolgen, wie dies in ständiger Spruchpraxis des EuGH zum Gemeinschaftsmarkenrecht und des BGH zum Markengesetz immer wieder bestätigt worden ist (vgl.

etwa EuGH GRUR 2006, 229, 231, Rdn. 46 - 49 - BioID; BGH GRUR 2005, 578,

580 - LOKMAUS; BGH WRP 2008, 1428, 1431 - Marlene-Dietrich-Bildnis). Sowohl

die Markenrichtlinie wie das Markengesetz gehen klar davon aus, dass schutzunfähige Marken durchaus Eingang ins Register erlangen können, und sehen deshalb ein eigenständiges Verfahren für die Löschung solcher zu Unrecht eingetragener Marken vor; eine Bindungswirkung einzelner Voreintragungen scheidet

daher ebenso aus wie der Aspekt einer möglicherweise

„gefestigten“

Entscheidungspraxis.

Die Beschwerde war daher insgesamt zurückzuweisen.

Dr. Vogel von Falckenstein

Hartlieb

Paetzold

Cl