Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 30.03.2009 – 35 W (pat) 434/05
35. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
35 W (pat) 434/05 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache 08.05
betreffend das Gebrauchsmuster …
(hier: Antrag auf Verfahrenskostenhilfe)
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. März 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die
Richter Dipl.-Phys. Lokys und Dipl.-Phys. Brandt
beschlossen:
Der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I
Am 8. März 1994 hat die Beschwerdegegnerin unter Inanspruchnahme der
Priorität der deutschen Patentanmeldung 43 19 965 vom 14. Juni 1993 das
Streitgebrauchsmuster 94 04 291 mit der Bezeichnung "Gehäuse, das seinen
Innenraum gegenüber elektromagnetischen Strahlen abschirmt" angemeldet. Das
Gebrauchsmuster ist am 16. Juni 1994 mit 17 Schutzansprüchen in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden.
Durch rechtskräftigen Beschluss des Bundespatentgerichts vom 30. September 1998 (Az.: 5 W (pat) 425/97) ist das Streitgebrauchsmuster insoweit teilweise
gelöscht worden, als es über die im damaligen Beschwerdeverfahren als einzigem
weiterverteidigten Hauptantrag II am 30. September 1998 eingereichten Schutzansprüche 1 bis 12 hinausging.
Gegen das Streitgebrauchsmuster hat u. a. der Antragsteller am 21. November 2003 einen weiteren Löschungsantrag gestellt, den er nach Ablauf der
Höchstlaufdauer umgestellt hat auf Feststellung der anfänglichen Unwirksamkeit.
Die Antragsteller stützten ihre Löschungsanträge auf insbesondere 31 Druckschriften:
1)
Paul Ivanfi: "Verarbeitung von Ein- und Mehrkomponenten-Kleb- und
Dichtstoffen." In: Adhäsion 1988, Heft 3, Seiten 10 bis 19,
2)
Prof. Dr.-Ing. E. Steinmetz: "Zukunftsorientierte Klebstoffe für Metall-
und Nichtmetallverbindungen", Haus der Technik, Fachbuchreihe, Vulkan-
Verlag-Essen (1991) Seiten 102 bis 105,
CHO-Bond and CHO-SHIELD, Firma Chomerics, 1988,
US 4 011 360,
Technical Bulletin 46, CHO-Bond 1038, Firma Chomerics, 1987,
Freiprogrammierbare Auftrags- und Vergusssysteme, Firma Hilger und
Kern, Mannheim, 1986,
DE 39 36 534 A1,
JP 5-7177 A mit beglaubigter deutscher Übersetzung,
DE 39 34 845 A1,
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
JP 5-86198 U mit beglaubigter deutscher Übersetzung,
11) Geoffrey D. King: "Improved Foam in Place Gasketing Material", SAE
Technical Paper Series 900201, 1990,
12)
Takeuchi: "Neueste Silikon Technologie", CMC-Verlag (1986) Seite
195 mit englischer Übersetzung,
JP 61-149399 U mit beglaubigter deutscher Übersetzung,
Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry, 5. Auflage 1993, Vol. A24,
13)
14)
Seiten 68 bis 80,
15)
Römpp Chemie Lexikon, Band 5, 1991, Georg Thieme Verlag
Stuttgart-
New York, Stichwort: Silicone, Seiten 4168 bis 4172,
16)
Römpp Chemie Lexikon, Band 2, 1990, Georg Thieme Verlag
Stuttgart-
New York, Stichwort: Elektrisch leitfähige Polymere, Seiten 1110 bis 1112,
17)
Römpp Chemie Lexikon, Band 3, 1990, Georg Thieme Verlag Stuttgart-
New York, Stichwort: Kunststoffe, Seiten 2398 bis 2403,
18)
Römpp Chemie Lexikon, Band 5, 1991, Georg Thieme Verlag Stuttgart-
New York, Stichwort: Polymere, Seiten 3545 bis 3548,
19)
Dr. Eckhart Louis: "Dichtungstechniken mit Siliconkautschuken" In: Die
Chemische Produktion (1979) Seiten 24 bis 26,
20)
H. J. Mair und S. Roth: "Elektrisch leitende Kunststoffe" (1989) Carl
Hanser Verlag München Wien, "Vorwort" Seiten XXI und XXII,
21)
D. Wolfer: "Elektrisch leitende Kunststoffe" (1989) Carl Hanser Verlag
München Wien,
"Elektrisch
leitfähiger Siliconkautschuk und seine
Anwendung", Seiten 215 bis 236,
22)
S. Roth: "Elektrisch leitende Kunststoffe" (1989) Carl Hanser Verlag
München Wien, "Selbstleitende Kunststoffe, Einleitung",
23) W. Hechtl: "Silicone Chemie und Technologie" (1989) Vulkan-Verlag
Essen, "Chemie und Technologie des kalthärtenden Siliconkautschuks",
Seiten 49 bis 51,
24)
H. Lucke:
"Dichtungsmassen-Dichtungsprobleme",
In: Bertelsmann
Fachzeitschriften GmbH, Berlin (1973) Seiten 10 bis 13,
25)
Technische Richtlinie des Glashandwerks Nr. 1, 4. erweiterte Ausgabe
1986, "Dichtstoffe für Verglasungen und Anschlussfugen", Verlag Karl
Hofmann Schorndorf, Seite 26, Punkt 8.5.3,
26) W. Endlich: "Opto-elektronische Sensoren".
In: "kleben & dichten
Adhäsion", Jahrgang 36, 12/92, Seiten 24 und 25,
"Rationelles Dosieren". In: Adhäsion (1989) Heft 12, Seite 38,
Paul Ivanfi: "Kleb- und Dichtstoffverarbeitung: Geräte und Anlagen für
punkt- und linienförmige Auftragung". In: Adhäsion (1985) Heft 1 - 2,
Seiten 17 bis 20,
US 5 121 329 A,
Beglaubigte deutsche Übersetzung von JP 1-171092 U,
27)
28)
29)
30)
31) M. Keck: "Dosieren von Flüssigkeiten und Pasten". In: Adhäsion 6/92.
Mit Beschluss vom 21. März 2005 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts die Feststellungsanträge zurückgewiesen. In der
Begründung wird ausgeführt, dass das Streitgebrauchsmuster die innere Priorität
der Patentanmeldung 43 19 965 zu Recht in Anspruch nehme. Damit gehöre die
Entgegenhaltung JP 5-86198 U nicht zum Stand der Technik. Gegenüber dem
berücksichtigungsfähigen Stand der Technik sei der Gegenstand des
Streitgebrauchsmusters neu und beruhe auch auf einem erfinderischen Schritt.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Begründung des Beschlusses vom
21. März 2005 verwiesen.
Gegen den ihm am 9. Juni 2006 zugestellten Beschluss hat der Antragsteller mit
Schreiben vom 7. Juli 2006, eingegangen am 8. Juli 2006, Beschwerde eingelegt.
Zur Begründung trägt er sinngemäß vor, dass das prioritätsbegründende Patent
durch das Bundespatentgericht durch Urteil vom 21. April 2005 (AZ 2 Ni 47/03) für
nichtig erklärt worden sei, weshalb auch die Lehre des Streitgebrauchsmusters
nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhen könne. Mit der Beschwerde hat er
Verfahrenskostenhilfe sowie die Beiordnung eines Vertreters beantragt. Hierzu hat
er auf dem amtlichen Vordruck Angaben zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen
gemacht.
Der geltende Schutzanspruch 1 hat laut dem Beschluss vom 30. September 1998
des Bundespatentgerichts (AZ.: 5 W (pat) 425/97) folgenden Wortlaut:
"Gehäuse (1, 4), insbesondere für elektronische Funktionselemente
(2), das seinen
Innenraum gegenüber elektromagnetischer
Strahlung abschirmt, mit einer in einem vorbestimmten Abschnitt
(3a), mindestens
eines Gehäuseteils
(1)
angeordneten
Abschirmdichtung (8), die elastisches sowie leitfähiges Material
aufweist,
wobei die Abschirmdichtung als Abschirmprofil (8; 180) aus einem
elastischen und leitfähigen Material direkt auf dem Abschnitt (3a)
eines Gehäuseteils (1) und nur mit diesem festhaftend verbunden
gebildet ist,
derart, dass das Abschirmprofil auch nach wiederholtem Öffnen
des Gehäuses eine gute Beständigkeit aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Abschirmprofil (180) mindestens bereichsweise aus
mehreren, übereinander oder neben- und übereinander angeordneten Materialsträngen aufgebaut ist,
wobei jeder Strang (181 bis 184) an Ort und Stelle mit dem
Gehäuseteil (1) und/oder einem anderen Strang festhaftend verbunden gebildet ist."
Bezüglich der Unteransprüche 2 bis 12 und weiterer Einzelheiten wird auf den
Akteninhalt verwiesen.
II
Der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe ist zurückzuweisen, da die Beschwerde
keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet (§ 21 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 132
Abs 1 Satz 1 und Abs 2 PatG, § 114 ZPO).
Nach § 21 Abs. 2 GebrMG richtet sich die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe
nach den §§ 129 bis 138 PatG. Danach erhält ein Beteiligter Verfahrenskostenhilfe, wenn er aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse nicht in der Lage
ist, die Verfahrenskosten ganz oder teilweise aufzubringen und die beabsichtigte
Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig
erscheint.
1. Der Antragsteller erfüllt die persönlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen für
die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe. Denn er ist nicht in der Lage, die
Verfahrenskosten aus eigenen Mitteln aufzubringen, wie sich aus seinen Angaben
in der "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse" zweifelsfrei ergibt (§ 21 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 132 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 PatG,
2. Die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte mangelnde Zulässigkeit
der Beschwerde steht den Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung nicht entgegen. Denn der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I ist dem Antragsteller
erst 9. Juni 2006 zugestellt worden, so dass die Beschwerde vom 7. Juli 2006
rechtzeitig erhoben wurde. Aufgrund des Antrags auf Verfahrenskostenhilfe ist
derzeit die Gebührenzahlung nicht erforderlich (§ 134 PatG).
3. Der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe hat aber vorliegend deshalb keinen
Erfolg, weil sich bei der gebotenen vorläufigen Beurteilung das Streitgebrauchsmuster gegenüber dem gesamten im Verfahren befindlichen Stand der Technik als
schutzfähig erweist. Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und
Markenamts hat daher den Antrag auf Feststellung der anfänglichen Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters zu Recht zurückgewiesen.
a) Die verteidigten Schutzansprüche 1 bis 12 des Streitgebrauchsmusters sind
zulässig. Sie stellen gegenüber dem eingetragenen Schutzrecht eine zulässige
Beschränkung des Gegenstandes dar.
Solche Beschränkungen sind jedenfalls dann zulässig, wenn der Gegenstand der
verteidigten Ansprüche hinter dem der eingetragenen Ansprüche zurückbleibt (vgl.
Bundespatentgericht GRUR 1988, 530, 532 – "Schalung für Betonbehälterwände“). Ein solcher Fall liegt hier vor.
Der verteidigte Anspruch 1 stützt sich seinem technischen Inhalt nach auf die
eingetragenen Ansprüche 1, 3 und 5. Im Unterschied zum eingetragenen Anspruch 4, der sinngemäß auf eine Verklebung von Gehäuseteilen gerichtet ist, soll
nach dem eingetragenen Anspruch 5 das Gehäuse leicht zu öffnen und zu
schließen sein, was nur dann möglich ist, wenn das jeweilige Abschirmprofil nur
mit einem Gehäuseteil festhaftend verbunden ist. Die über den eingetragenen
Anspruch 5 hinausgehende Einschränkung des Gegenstandes nach Anspruch 1,
derzufolge das Abschirmprofil auch nach wiederholten Öffnen des Gehäuses eine
gute Beständigkeit aufweist, findet ihre Offenbarungsstütze in der auf Seite 4,
le. Abs. der Beschreibung angegebenen Aufgabenstellung.
Auch die auf den Anspruch 1 zurückbezogenen Unteransprüche 2 bis 12 sind
zulässig, da sie den ursprünglich eingetragenen Ansprüchen 2, 5, 7 bis 9, 11, 12
und 14 bis 17 entsprechen.
b) Die innere Priorität vom 14. Juni 1993 aus der Stammanmeldung DE 43 19
965.8 wurde zu Recht in Anspruch genommen, weil die Gegenstände der
Schutzansprüche 1 bis 12 bereits in der Stammanmeldung offenbart sind.
Bei der Beurteilung der sachlichen Identität der Gegenstände des Stammpatents
und des Streitgebrauchsmusters in geltender Fassung sind die Maßstäbe der
Neuheitsprüfung heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 133 – "Elektronische
Funktionseinheit").
Abschirmprofile aus mehreren Materialsträngen sind in der Stammanmeldung in
den Ansprüchen 3, 13 bis 15 sowie 18 und 20 offenbart. Das Abschirmprofil aus
mehreren Materialsträngen übereinander oder neben- und übereinander aufzubauen, ist in den Beschreibungsteilen zu den Figuren 2b, 2c, 2f, 2g, 2i und 2k
offenbart, insbesondere die Anordnung von Materialsträngen übereinander oder
aufeinander.
Somit geht die Lehre des Schutzanspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters zurück
auf die ursprüngliche Stammanmeldung, und zwar auf den Anspruch 7, ursprüngliche Aufgabenstellung gemäß Seite 4, Z. 25 bis Seite 5, Z. 6, auf die ursprünglichen Ansprüche 13 und 14 i. V. m. der Beschreibung Seite 6, Abs. 1 und den
Figuren 2b, 2c, 2f, 2g, 2i und 2k sowie der jeweiligen zugehörigen Beschreibung,
der zufolge auch eine Anordnung von Materialsträngen übereinander oder neben-
und übereinander explizit genannt ist.
Die Angabe, dass das Profil aus mehreren übereinander angeordneten Materialsträngen aufgebaut ist, kann schon ihrem Wortsinn nach nicht auf Fälle
beschränkt werden, dass die Stränge lotrecht (vertikal) übereinander angeordnet
sind. Sie umfasst bereits ihrem Wortsinn entsprechend auch die Ausführungsformen, die in den Figuren 2g und 2k der Stammanmeldung wiedergegeben sind.
Auch hier ist es trotz der leichten Schrägneigung nach der Wortbedeutung
sachlich gerechtfertigt, von Materialsträngen zu sprechen, die übereinander angeordnet das Abschirmprofil bilden.
Daher ist die Priorität aus der Stammanmeldung wirksam in Anspruch genommen
worden, so dass die Druckschrift 10) (= JP 5-86196 U) im vorliegenden Verfahren
nicht zum Stand der Technik zählt (vgl. § 3 GebrMG).
c) Nach der Beschreibungseinleitung geht das Streitgebrauchsmuster von einem
Gehäuse aus, wie es im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegeben ist. Nach den
Angaben in der Beschreibung werden in dem abgeschirmten Innenraum solcher
Gehäuse elektronische Bauelemente eingesetzt, um deren störungsfreien Betrieb
auch in elektromagnetischen Feldern zu gewährleisten. Öffnungen solcher Gehäuse werden mittels elastischer leitfähiger Dichtungen abgeschirmt.
Es hat sich als nachteilig erwiesen, dass für eine hinreichende Abschirmung die
Fertigung und Anbringung solcher Dichtungen kompliziert und aufwändig ist.
Der Erfindung liegt als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, einen Gehäuseaufbau der eingangs genannten Gattung anzugeben, welcher sich unterschiedlichsten Anforderungen auf einfache Weise – und auch bei miniaturisierter
Bauweise – anpassen lässt; der Aufbau soll insbesondere auch bei einfach und
preiswert in größeren Stückzahlen herzustellenden Gehäusen realisierbar sein;
das Gehäuse soll mit einem den elektromagnetischen und mechanischen Anforderungen genügenden Abschirmprofil versehen sein, welches auch nach wiederholtem Öffnen des Gehäuses eine gute Beständigkeit aufweist (vgl. die Beschreibung Seite 4, le. Abs.).
Gelöst wird diese Aufgabe mit einem Gehäuseaufbau mit den Merkmalen des
Schutzanspruchs 1. Es kommt hierbei wesentlich darauf an, dass das Abschirmprofil mindestens bereichsweise aus mehreren, übereinander oder neben- und
übereinander angeordneten Materialsträngen aufgebaut ist, die untereinander
oder mit dem Gehäuseteil festhaftend verbunden sind, wobei die Materialstränge
selbst sich durch Auftrag mit einer Nadel ergeben.
Hierbei muss hervorgehoben werden, dass in dem Nichtigkeitsverfahren 2 Ni
47/03 das Streitpatent DE 43 19 965 C3 mit einem Anspruchssatz verteidigt
wurde, demzufolge gemäß Anspruch 2 auch Abschirmprofile aus mehreren Materialsträngen aufgebaut sein konnten, d. h. auch eine bloße Nebeneinander-Anordnung von Materialsträngen war mitumfasst. Aufgrund der im Vergleich zum
Streitgebrauchsmuster allgemeineren Fassung des damaligen Anspruchs 2 wurde
das Stammpatent für nichtig erklärt.
Der Ausgang des genannten Nichtigkeitsverfahrens hat für das vorliegende
Streitgebrauchsmuster somit keine Bedeutung.
d) Die anfängliche Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters kann gegenüber
dem im Verfahren genannten Stand der Technik nicht festgestellt werden, so dass
die vorliegende Beschwerde des Antragstellers keine hinreichende Aussicht auf
Erfolg hat und somit auch dessen Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe zurückzuweisen ist.
Der Schutzanspruch 1 dieses Streitgebrauchsmusters hat den gleichen Wortlaut
wie der Patentanspruch 1 des deutschen Patents 43 45 582, das im Einspruchsverfahren durch Beschluss 23 W (pat) 323/05 vom 28. November 2006 mit den
erteilten Patentansprüchen 1 bis 11 aufrechterhalten wurde, vgl. den zugehörigen
Beschluss 23 W (pat) 323/05, auf dessen Begründung gemäß Abschnitt 5) auf
Seiten 10 bis 12 Bezug genommen wird, um Wiederholungen zu vermeiden.
In diesem Einspruchsverfahren wurden als Stand der Technik die Druckschriften
1) bis 9) und 11) bis 14) und 30) gemäß dem Bescheid der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Januar 2005
berücksichtigt. Die Druckschrift 10) ist im Löschungsverfahren von anderen Beschwerdeführern genannt worden, während der übrige Stand der Technik gemäß
den Druckschriften 15) bis 29) und 31) nach dem vorstehend genannten Bescheid
der Gebrauchsmusterabteilung I auf die Eingabe von Herrn K… (Beschwerdeführer zu III und Antragssteller VI) vom 26. Februar 2004 an das Deutsche
Patent- und Markenamt zurückgeht.
Nach den vorstehenden Ausführungen gehört die Druckschrift 10) (= JP 5-
86198 U) nicht zum Stand der Technik und kann weder für sich noch in Kombination mit anderweitigem Stand der Technik berücksichtigt werden.
Von den zahlreichen vom Antragsteller und Beschwerdeführer genannten Druckschriften muss nur auf die Druckschriften 25) und 29) eingegangen werden, weil
die übrigen Schriften, z. B. als Lexika, von dem Abschirmungsgehäuse gemäß
Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters mit der speziellen Anordnung von
mehreren Materialsträngen weiter wegliegen.
Die Druckschrift 25) betrifft Dichtstoffe für Verglasungen und Anschlussfugen,
wobei nach Punkt 8.5.3. der Dichtstoff blasenfrei einzubringen ist, mit ausreichendem Anpreßdruck an die Kontaktflächen und bei überbreiten Fugen der
Dichtstoff strangweise einzubringen ist, wobei der zugehörigen Figur nach diese
Stränge in der überbreiten Fuge übereinander oder neben- und übereinander
angeordnet sind.
Diese Druckschrift enthält keinen Hinweis darauf, auch Abschirmprofile gegen
elektromagnetische Strahlung außerhalb einer Nut auf Gehäuseteilen in der gleichen Weise aufzubauen.
Die Druckschrift 29) (US 5 121 329) betrifft eine Vorrichtung zum Herstellen von
dreidimensionalen Objekten aus Materialsträngen, deren Material bei Unterschreiten einer vorgegebenen Temperatur erstarrt oder sich verfestigt, wie z. B. Thermoplasten, vgl. dort das Abstract, die Ansprüche 1 und 27, zur Materialauswahl
Spalte 6, Abs. 2 und die Figuren 4 bzw. 10 mit zugehöriger Beschreibung in
Spalte 11 bzw. Spalte 14, le. Abs.
Materialien, die bei Raumtemperatur fest sind, wie Thermoplasten, sind für den
Aufbau von Abschirmprofilen aus elastischen und elektrisch leitfähigen Materialsträngen ungeeignet, so dass diese Druckschrift dem Fachmann keinen
Hinweis geben kann, auch Abschirmprofile gegen elektromagnetische Strahlung
auf Gehäuseteilen aus mehreren elastischen und elektrisch leitfähigen, übereinander oder neben- und übereinander angeordneten Materialsträngen aufzubauen.
Somit wäre das durch Beschluss 5 W (pat) 425/97 teilgelöschte Streitgebrauchsmuster rechtsbeständig gewesen, so dass der Antrag des Antragstellers auf
Feststellung der anfänglichen Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters hätte
zurückgewiesen werden müssen.
Daher muss wegen mangelnder Aussicht auf Erfolg der Beschwerde des Antragstellers auch dessen Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe
abgewiesen werden.
III
Nach Ablehnung der Verfahrenskostenhilfe wird der Antragssteller darauf hingewiesen, dass gemäß § 134 PatG mit Ablauf von einem Monat nach der
Zustellung des vorstehenden Beschlusses die restliche Frist zur Zahlung der
Beschwerdegebühr gemäß § 6 PatKostG i. V. m. § 73 Abs. 2 PatG wieder beginnt
zu laufen. Wird die Gebühr innerhalb dieser Frist nicht bezahlt, so gilt die
Beschwerde als nicht erhoben.
Müllner
Lokys
Brandt
Me