BPatG Beschluss vom 02.04.2009 – 29 W (pat) 87/07

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 87/07

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(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

2. April 2009

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 304 68 320.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Fink und des Richters Dr. Kortbein 08.05

beschlossen:

Die Beschlüsse

der Markenstelle

für Klasse 16

vom

1. November 2005 und vom 25. Juni 2007 werden aufgehoben,

soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

G r ü n d e

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 2. Dezember 2004 die Wortmarke

Maxi

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9:

Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art, insbesondere Tonbänder,

Kassetten, CDs, Video-Discs, Schallplatten, DAT-Bänder, Audio-

und Videoplatten, Audio- und Videokassetten, Audio- und Videofilme sowie Audio- und Videobänder, Disketten, CD-ROMs, Digital

Versatile Discs (DVDs), sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form, ausgenommen Versionen in Überlänge

und/oder Übergröße; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und

Wiedergabe von Ton, Bild und Daten aller Art; Rechenmaschinen,

Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computer-Software;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Kataloge und Prospekte; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 41:

Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung;

Produktion von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Filmvermietung; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere

Zeitschriften, Zeitungen, Büchern, Katalogen und Prospekten; Erziehung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung durch Beschlüsse vom 1. November 2005 und vom 25. Juni 2007 teilweise für folgende Waren gemäß § 37 Abs. 1 und 5, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen:

CDs, Video-Discs, Schallplatten, CD-ROMs, Digital Versatile Discs

(DVDs), sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form, ausgenommen Versionen in Überlänge und/oder

Übergröße.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass "Maxi" die lexikalisch nachweisbare

Kurzbezeichnung für "Maxisingle" oder "Maxi-CD" sei. Darüber hinaus würden

Begriffe wie "Maxi-CD" oder "DVD-Video Single/Maxi" gegenwärtig zur Beschreibung eines Formats in der Werbung verwendet. Somit werde der angesprochene

Verkehr in der Kurzbezeichnung "Maxi" in Verbindung mit Medienträgern einen

beschreibenden werbeüblichen Hinweis auf ein Format, nicht aber einen Herkunftshinweis erblicken. Der Schutz werde auch nicht durch den Ausnahmevermerk "ausgenommen Versionen in Überlänge und/oder Übergröße" begründet, da

er dem Verkehr nicht bekannt sei und nicht umfassend die Bedeutung des Begriffs

"Maxi" treffe.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den versagenden Teil der Beschlüsse vom 1. November 2005

sowie vom 25. Juni 2007 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin hat hierzu ausgeführt, dem angemeldeten Zeichen fehle

auf Grund des in das Warenverzeichnis aufgenommenen Ausnahmevermerks

nicht die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Durch seine konkrete Formulierung werde exakt definiert, dass die jeweiligen

Maxi-Gattungen nicht zum Warenverzeichnis gehöre. Insofern könne der Begriff

"Maxi" in keinem Fall zur Bezeichnung der Art und Beschaffenheit der verbliebenen Waren dienen. Ferner würden durch die Art und Weise der Auslage in

den Geschäften und die jeweilige Aufmachung der Trägermedien die verschiedenen Formate und Warenarten unterschieden. Schließlich verhindere der Ausnahmevermerk eine Benutzung des Zeichens in Verbindung mit den Waren, für

die ein Freihaltungsbedürfnis bestehen könne.

Während des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die verfahrensgegenständlichen Waren wie folgt beschränkt:

Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art, insbesondere Tonbänder,

Kassetten, CDs, Video-Discs, Schallplatten, DAT-Bänder, Audio-

und Videoplatten, Audio- und Videokassetten, Audio- und Videofilme sowie Audio- und Videobänder, Disketten, CD-ROMs, Digital

Versatile Discs (DVDs), sämtliche vorstehenden Waren in unbespielter Form, ausgenommen Versionen in Überlänge und/oder

Übergröße.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig und nach der

Beschränkung der im Verzeichnis beanspruchten Waren begründet.

1. Der Senat sieht von einer Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ab.

Die Waren "CDs, Video-Discs, Schallplatten, CD-ROMs, Digital Versatile

Discs (DVDs), sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter

Form, ausgenommen Versionen in Überlänge und/oder Übergröße", für die

das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung zurückgewiesen hat,

wurden nicht einzeln angemeldet. Vielmehr sind sie ausweislich der Voranstellung des Wortes "insbesondere" Teil der beispielhaften Aufzählung verschiedener, vom beanspruchten Oberbegriff "Ton-, Bild- sowie Datenträger

aller Art" umfassten Waren. Unterfällt eine spezielle Ware einem im Verzeichnis enthaltenen Oberbegriff, so ist die Unterscheidungskraft zwar (auch) auf

diese spezielle Ware bezogen zu prüfen. Sofern sie für diese Ware fehlt, ist

die Anmeldung jedoch bezüglich des weiten Oberbegriffs zurückzuweisen (vgl.

BGH Mitt. 2004, 225, Rdnr. 14 - Käseform). Demzufolge hätte die Anmeldung

für "Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art, insbesondere Tonbänder, Kassetten, CDs, Video-Discs, Schallplatten, DAT-Bänder, Audio- und Videoplatten,

Audio- und Videokassetten, Audio- und Videofilme sowie Audio- und Videobänder, Disketten, CD-ROMs, Digital Versatile Discs (DVDs), sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form, ausgenommen Versionen in Überlänge und/oder Übergröße" zurückgewiesen werden müssen.

Trotz dieses wesentlichen Verfahrensmangels entscheidet der Senat jedoch

aus Gründen der Verfahrensökonomie in der Sache selbst und legt hierbei die

eben genannten Waren in ihrer zuletzt beschränkten Fassung zugrunde.

2. Die im Rahmen des Beschwerdeverfahrens vorgenommene Beschränkung

"sämtliche vorstehenden Waren in unbespielter Form" ist zulässig. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hält zwar wegen der damit verbundenen Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes

die Eintragung eines Zeichens für bestimmte Waren und Dienstleistungen für

unzulässig, die ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen. Vorliegend handelt

es sich jedoch um eine positiv formulierte Beschränkung auf Waren einer bestimmten Art. Ton-, Bild- und Datenträger in bespielter und unbespielter Form

werden im Verkehr getrennt angeboten und weisen unterschiedliche Preise

auf. Insofern führt die Differenzierung zwischen bespielten und unbespielten

Ton-, Bild- und Datenträgern bei Dritten, insbesondere Konkurrenten, auch in

der Praxis zu keiner Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 679, Rdnr. 114 und 115 - Postkantoor).

3. Das angemeldete Zeichen weist die notwendige Unterscheidungskraft auf und

unterliegt damit nicht dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die

von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens

gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten

Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr., vgl. u. a. EUGH GRUR

2008, 608 ff., Rdnr. 66, 67 - EUROHYPO; EUGH GRUR 2006, 229,

Rdnr. 27 ff. - BioID). Einem Wortzeichen fehlt die Unterscheidungskraft dann,

wenn es sich um eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im

Vordergrund stehende Sachaussage oder um ein gebräuchliches Wort der

deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Publikum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; BGH GRUR 2003,

1050 - Cityservice). Dies ist vorliegend jedoch nicht mehr der Fall.

Das Wort "Maxi" ist sowohl ein weiblicher als auch ein männlicher Vorname

und kann für die beanspruchten Waren als Themenangabe zu einer Person

namens Maxi in Frage kommen. Da Namen jedoch grundsätzlich schutzfähig

sind (vgl. EuGH GRUR 2004, 946 - Nichols) und Maxi kein Name ist, der in

Bezug auf seine Symbolbedeutung oder sonstige Eigenschaften der beanspruchen Waren eine im Vordergrund stehende Sachaussage enthält, sieht

der Senat hier kein Schutzhindernis. Des weiteren ist Maxi in Bereich der hier

einschlägigen Waren die Abkürzung für Maxisingle oder Maxi-CD (vgl. Duden,

Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage 2006, Seite 1125). Zu letztgenannten gehören zum einen Audio-Compact-Discs in normaler Größe, die

aber mit nur etwa ein bis fünf Stücken bespielt sind. Als Maxisingle oder Maxi-

Single werden zum anderen Vinyl-Singles mit dem Durchmesser einer herkömmlichen Langspielplatte bezeichnet, die die Langversion eines bekannten

Hits in besserer Qualität enthalten (vgl. "Wikipedia", Suchbegriffe "Compact

Disc Digital Audio" und "Single"). Daran anlehnend wird mit dem Gesamtbegriff "DVD-Video Maxi" beispielsweise zum Ausdruck gebracht, dass sich auf

der DVD eine bestimmte Anzahl von Stücken - meist Musikvideos - befindet

(vgl. "Google-Trefferliste", Suchbegriff "DVD-Video Maxi"). Darüber hinaus findet sich das Wort "Maxi" in Kombination mit verschiedenen Angaben zu Videoformaten, um auf die damit verbundene längere Spieldauer des Films hinzuweisen (vgl. "Google-Trefferliste", Suchbegriffe "Maxi VCD" und "Maxi

SVCD").

In Alleinstellung benennt "Maxi" somit Eigenschaften des Inhalts von Ton-,

Bild- oder Datenträgern, nicht jedoch Merkmale der Speichermedien selbst. Es

ist zwar nicht ausgeschlossen, mit dem Begriff auch auf Besonderheiten des

Speichermediums als solchem hinzuweisen. Doch werden ausweislich der ermittelten Belege hierfür weitere Angaben benötigt, um klare Vorstellungen

über die damit verbundenen Eigenschaften wie Speicherkapazität, Laufzeit

oder Datenkomprimierung zu vermitteln. Gerade auf dem hier in Rede stehenden technischen Gebiet bedarf es zur verständlichen Beschreibung des Produkts genauer und nachvollziehbarer Informationen. Das Wort "Maxi" ohne

weitere Ergänzungen ist nach Auffassung des Senats zu unklar, um ihm in

Verbindung mit den nunmehr allein verfahrensgegenständlichen unbespielten

Ton-, Bild- sowie Datenträgern eine eindeutige beschreibende Aussage entnehmen zu können. Damit kommt dem angemeldeten Zeichen nicht die Funktion eines im Vordergrund stehenden Sachhinweises zu. Auch als gebräuchliches Wort im Zusammenhang mit unbespielten Speichermedien ist es nicht

ermittelbar.

4. Das angemeldete Zeichen ist darüber hinaus keine unmittelbar beschreibende

freihaltungsbedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen

können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH

GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im

Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden

(vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Entsprechend den Ausführungen unter 3.) bietet sich das Wort "Maxi" in Alleinstellung nicht als Merkmalsangabe im Hinblick auf unbespielte Ton-, Bild-

und Datenträger an. Es liegen zudem keine Anhaltspunkte dafür vor, dass in

Zukunft Mitbewerber das beanspruchte Zeichen als Sachhinweis in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren benötigen. Demzufolge

steht seiner Eintragung ein Freihaltungsbedürfnis und damit das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen.

5. Weitere absolute Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich. Insbesondere ist

eine Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG

nicht zu befürchten, da das angemeldete Zeichen keine eindeutige Sachaussage im Hinblick auf die beschwerdegegenständlichen Waren vermittelt. Zudem kann es auch als Eigenname verstanden werden. Auf die Zulässigkeit

des Zusatzes "ausgenommen Versionen in Überlänge und/oder Übergröße"

kommt es somit nicht an.

Der Beschwerde war demzufolge stattzugeben.

Grabrucker

Fink

Dr. Kortbein

Hu