BPatG Beschluss vom 27.04.2009 – 25 W (pat) 20/09

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 20/09 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 305 69 116

(hier: Umschreibung der Marke)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

27. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems, der Richterin

Bayer und des Richters Merzbach 08.05

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die Wort/Bildmarke

am 16. Februar 2006 für diverse Waren der Klassen 7, 21, 25, 29, 30, 32 und 43

in das Markenregister eingetragen worden. Als Markeninhaber wurden dabei der

Antragsteller sowie Herr F… benannt.

Letzterer beantragte als Geschäftsführer der Antragsgegnerin mit Schreiben vom

9. August 2006 die Umschreibung der verfahrensgegenständlichen Marke auf

diese. Nachdem das DPMA im Hinblick auf den weiteren Markeninhaber eine

Übertragungserklärung und Umschreibungsbewilligung angefordert hatte, erklärte

Herr F…, er sei von dem Antragsteller bevollmächtigt worden, den vorliegenden Umschreibungsantrag allein zu unterschreiben. Dazu legte er u. a. eine

beglaubigte Abschrift des Gesellschaftsvertrages nebst Gesellschafterbeschluss

über

die

Bestellung

von

A…

und

F…

zu Geschäftsführern

sowie die Kopie einer mit dem Namen "J…" unterschriebenen Vollmacht vom

15. März 2006 vor, die folgenden Inhalt hat:

"Hiermit

bevollmächtige

ich,

J…,

geboren

7. März 1971,

Herrn

F…,

geboren

am

am

3. September 1975, alle Geschäfte und Unterschriften ohne Einschränkungen zu leisten."

Daraufhin verfügte die Markenabteilung am 11. Dezember 2006 die Umschreibung

der Marke 305 69 116 auf die Antragsgegnerin, ohne den Antragsteller zuvor anzuhören noch ihn hiervon zu unterrichten.

Dieser widersprach mit Schreiben vom 2. Mai 2007 der Umschreibung, da sein

Einverständnis als Markenmitinhaber nicht vorgelegen habe. Er bestreitet, dass er

die fragliche Vollmacht zur Umschreibung erteilt habe, vielmehr sei diese ohne

sein Wissen erstellt und seine Unterschrift darunter eingescannt worden.

Nach Anhörung der Antragsgegnerin hat die Markenabteilung 3.1 die Rückgängigmachung der Umschreibung der Marke mit Beschluss vom 7. November 2007 angeordnet, weil der eingetragene Mitinhaber J… vor Erlass der Umschreibungsverfügung nicht angehört worden sei. Dies sei ein schwerwiegender Verfahrensfehler, da auf Basis der vorgelegten Unterlagen allein keine Umschreibung

hätte vorgenommen werden dürfen. Es habe weder ein gemeinsamer Umschreibungsantrag vorgelegen, noch sei dem Umschreibungsantrag der Antragsgegnerin ein von allen Beteiligten unterschriebener Übertragungsvertrag oder eine sowohl von den Markeninhabern als auch von der Rechtsnachfolgerin unterzeichnete Erklärung über die Zustimmung zur Übertragung in Form einer Umschreibungsbewilligung i. S. von § 28 Abs. 3 Nr. 2 a DPMAV beigefügt gewesen. Der in Kopie

zur Akte gereichten Vollmacht vom 15. März 2006 könne keine Zustimmung zur

Umschreibung entnommen werden. Zudem enthalte die vorgelegte Vollmacht

auch keine Befreiung von § 181 BGB. Der Grundsatz rechtlichen Gehörs hätte daher verlangt, dem Antragsteller vor der weiteren Bearbeitung des Umschreibungsantrags alle von der Antragsgegnerin vorgelegten Unterlagen zur Kenntnis- und

Stellungnahme zu übermitteln sowie ihn aufzufordern, eine entsprechende Umschreibungsbewilligung abzugeben. Da die Markenstelle dies unterlassen habe,

sei die Umschreibung bereits aus diesen Gründen rückgängig zu machen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin, mit der sie mit

Schriftsatz vom 24. April 2009 geltend macht, dass die Rechte an der Marke ihr

von einer Frau S… übertragen worden seien und die dazu getroffenen

Vereinbarungen und Absprachen von dem Antragsteller bestätigt und bewilligt

worden seien.

Der Antragsteller hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin hat keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht die Rückgängigmachung der Umschreibung der Marke

305 69 116 angeordnet.

Es gibt zwar keine ausdrücklichen gesetzlichen Normen zur Rückgängigmachung

einer Umschreibung. Jedoch können nach höchstrichterlicher Rechtsprechung

auch begünstigende Verwaltungsakte unter den Voraussetzungen zurückgenommen werden, unter denen sogar die Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung

im Wege der Wiederaufnahme des Verfahrens beseitigt werden kann. Daher kann

allein die inhaltliche Unrichtigkeit einer Umschreibung deren Rückgängigmachung

nicht rechtfertigen (vgl. BPatG BlPMZ 2003, 158, 159 - Johnsen). Sie kommt vielmehr nur im Ausnahmefall in Betracht, wie er etwa dann gegeben ist, wenn einem

Verfahrensbeteiligten das rechtliche Gehör nicht in ausreichender Weise gewährt

wurde und die Umschreibung auch auf diesem Verfahrensmangel beruht (vgl.

BGH GRUR 1969, 43 - Marpin). Davon ist vorliegend auszugehen.

Nach §§ 27 Abs. 3, 65 Abs. 1 Nr. 7 MarkenG, i. V. m. § 28 Abs. 3 Nr. 2 a) DPMAV

sowie den Umschreibungsrichtlinien des DPMA (UmschreibRichtl.) kann als Nachweis für eine rechtsgeschäftliche Übertragung von Markenrechten ein vom

Rechtsnachfolger unterzeichneter Antrag auf Umschreibung, dem eine vom eingetragenen Inhaber unterschriebene Erklärung der Zustimmung zur Umschreibung

beigefügt ist (§ 28 Abs. 3 Nr. 2a DPMAV i. V. m. § 65 Abs. 1 Nr. 7 MarkenG),

vorgelegt werden. Um Missbrauchsfälle weitgehend auszuschließen, wird von der

Rechtsprechung aber gefordert, dass dem eingetragenen Markeninhaber vor Vollzug der Umschreibung Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben ist, wenn

keine von allen Verfahrensbeteiligten unterzeichneten Umschreibungsanträge

oder Umschreibungsbewilligungen vorliegen (vgl. hierzu etwa BPatG, GRUR

2008, 261 - Markenumschreibung; BPatG PAVIS PROMA 10 W (pat) 1/04 - Umschreibung/Rechtliches Gehör II; BPatG 28 W (pat) 177/07 - PRO TEC).

Dem Antragsteller, welcher als Markeninhaber am Umschreibungsverfahren beteiligt ist und daher auch einen Anspruch auf rechtliches Gehör besitzt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 27 Rdnr. 25), hätte daher vor Vollzug der

Umschreibung Gelegenheit gegeben werden müssen, sich zu den dazu vorgelegten Unterlagen und Nachweisen zu äußern. Dies ist nicht geschehen, so dass der

Antragsteller in seinem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden ist.

Die Umschreibung beruhte auch auf dieser Verletzung des rechtlichen Gehörs des

Antragstellers, weil sie unter Einbeziehung dessen, was der Antragsteller gegen

die Umschreibung geltend gemacht hat, nicht hätte vorgenommen werden dürfen.

Zwar trifft die Markenabteilung keine Pflicht, die materiellrechtliche Wirksamkeit

einer Markenübertragung abschließend zu prüfen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG,

8. Aufl., § 27 Rdn. 26). Dennoch bedarf jeder Umschreibungsantrag einer förmlichen Prüfung, da nach § 27 Abs. 3 MarkenG der Rechtsübergang im Markenregister nur vermerkt werden kann, wenn er dem DPMA nachgewiesen wurde (vgl.

BPatG BlfPMZ 2008, 256, 257). Die seitens des Herrn F… vorgelegten Unterlagen,

insbesondere die mit "Vollmacht" überschriebene Erklärung vom

15. März 2006 waren jedoch nicht geeignet, einen zweifelsfreien Nachweis für

eine Zustimmung des Antragstellers zur Übertragung der Rechte an der Marke auf

die Antragsgegnerin und damit einen Rechtsübergang an der Marke i. S. v. §§ 27

Abs. 3, 65 MarkenG i. V. m. § 28 Abs. 3 und 7 DPMAV zu erbringen.

So lag die "Vollmacht" der Markenabteilung bereits nicht im Original vor, so dass

nicht gewährleistet war, ob diese auch tatsächlich von der als Unterzeichner ausgewiesenen Person, dem Antragsteller, ausgestellt und unterschrieben worden

war.

Zudem kann ihr auch nicht mit der erforderlichen Bestimmtheit und Eindeutigkeit

eine Bevollmächtigung zur Verfügung über die Rechte des Antragstellers aus der

Marke 305 69 116 in Form einer Zustimmung zur Umschreibung auf die Antragsgegnerin entnommen werden. Der Wortlaut der Erklärung "Hiermit bevollmächtige

ich,

J…, …., Herrn F…, ….., alle Geschäfte und Unterschriften

ohne Einschränkungen zu leisten" nimmt keinen Bezug auf die Marke. Für die

Annahme einer die Zustimmung zur Umschreibung der Marke 305 69 116 umfassenden Generalvollmacht bietet dieser Wortlaut ebenfalls keine ausreichende

Grundlage. Dies um so weniger, als die Erklärung unter dem Briefkopf der von

Herrn F… und dem Antragsteller zum damaligen Zeitpunkt gemeinsam betriebenen Firma erteilt worden ist, was aber dafür spricht, dass sie sich lediglich

auf die in Zusammenhang mit dieser Firma stehenden Rechte und Pflichten, keineswegs aber auf das sonstige Vermögen des Antragstellers bezog. Zu letzterem

dürfte aber auch das Recht an der Marke 305 69 116 gehört haben. Zwar ist seitens Herrn F… wiederholt von einer GbR - bestehend aus Herrn F…

und dem Antragsteller - als Markeninhaberin die Rede. Dies wird aber durch die

Registereintragung widerlegt, wonach als Markeninhaber die beiden vorgenannten

Personen, nicht jedoch eine GbR oder sonstige Gesellschaft eingetragen ist.

Da auch weitere Unterlagen, die eine Zustimmung zur Umschreibung der Marke

zweifelsfrei hätten belegen können (vgl. § 28 Abs. 3 Nr. 2b DPMAV i. V. m. § 65

Abs. 1 Nr. 7 MarkenG), nicht vorlagen, bestehen unter Berücksichtigung des Vorbringens des Antragstellers zumindest erhebliche Zweifel an einer Zustimmung

zur Umschreibung, so dass die Markenabteilung die Umschreibung nicht hätte

vollziehen dürfen. Insoweit reicht aus rechtlicher Sicht bereits aus, dass die Markenstelle möglicherweise nach Anhörung des Antragstellers anders entschieden

hätte (vgl. BGH NJW 2005, 2624, 2625; Thomas/Putzo, ZPO, 28. Aufl., Einl I

Rdnr. 20 unter Hinweis auf BVerfG 13, 132, 144).

Der Schriftsatz der Antragsgegnerin bietet ebenfalls keinen Anhaltspunkt für eine

abweichende Beurteilung. Soweit darin eine Übertragung der Markenrechte durch

eine Frau S… angesprochen wird,

ist nur anzumerken, dass Frau

S… ausweislich der Amtsakte zu keinem Zeitpunkt Rechte an der hier streit

gegenständlichen Marke 305 69 116 besaß. Die Marke wurde durch den Antragsteller sowie Herrn F… angemeldet und für diese eingetragen. Ob Frau S…

als Designerin Rechte an der Grafik der Marke z. B. in Form eines Urheberrechtes besaß und dieses möglicherweise auf die Antragsgegnerin übertragen hat, ist vorliegend für die Beurteilung der Inhaberschaft an der eingetragenen

Marke unerheblich. Den weiteren mit dem vorgenannten Schriftsatz vorgelegten

Unterlagen lassen sich ebenfalls keine Anhaltspunkte für eine Zustimmung des

Antragstellers zur Umscheibung entnehmen. Soweit die Antragsgegnerin sich auf

Absprachen und Vereinbarungen mit dem Antragsteller betreffend die Übertragung der Markenrechte beruft, ist dem im patentamtlichen Umschreibungsverfahren nicht nachzugehen; insoweit ist die Antragstellerin gehalten, ihre Ansprüche

vor den ordentlichen Gerichten zu verfolgen.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen. Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung.

Kliems

Bayer

Merzbach

Hu