BPatG Beschluss vom 10.06.2009 – 21 W (pat) 302/09

BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 302/09 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Einspruchssache

gegen das Patent 100 37 014

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in

der Sitzung vom 10. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dr. Morawek und Dr. Müller 08.05

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass der Einspruch vom 23. März 2005 unzulässig ist.

2. Nach Rücknahme des unzulässigen Einspruchs ist das Einspruchsverfahren beendet.

G r ü n d e

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 01 F des Deutschen Patent- und Markenamts hat

auf die am 29. Juli 2000 eingegangene Patentanmeldung das am 23. Dezember 2004 veröffentlichte Patent mit der Bezeichnung „Tankgeberplatine“ erteilt.

Die

A… AG

in

T…

hat mit Schriftsatz vom 23. März 2005, beim Patentamt vorweg per Telefax eingegangenen am selben Tag, Einspruch erhoben und beantragt, das Streitpatent in

vollem Umfang zu widerrufen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1

des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik nach den Entgegenhaltungen

E1

E2

E3

E4

E5

DE 198 43 598 A1,

DE 299 12 523 U1,

US 4 603 007

DE 26 51 571 A1 und

DE 693 00 503 T2

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Mit Schriftsatz vom 23. Oktober 2006 hat die Einsprechende den Einspruch zurückgenommen.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet (mit Merkmalsgliederung):

M1

Tankgeberplatine für den Einbau in einen Fahrzeugtank,

M2 mit einem Trägerelement (11),

M3

auf dem wenigstens ein Schleiferbahnelement (14, 15), das wenigstens teilweise aus Gold besteht,

M4

und ein Widerstandsbahnelement (13) mit wenigstens einem Widerstandselement (13.1, . . . 13.n) angeordnet sind,

M5

wobei eines der Schleiferbahnelemente (14, 15) mit dem Widerstandsbahnelement (13) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,

M6

dass zur Erhöhung der Oberflächenhärte und der Verschleißfestigkeit bei

dem wenigstens einen Schleiferbahnelement als eigenschaftstragende

Komponenten in der Mischung, aus der das wenigstens eine Schleiferbahnelement (14, 15) besteht, 40 bis 95 Masse-% Gold und 2 bis 40 Masse-% Glas enthalten sind.

Wegen der erteilten Patentansprüche 2 bis 11 wird auf die Streitpatentschrift und

wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Da die Einspruchsfrist im vorliegenden Verfahren nach dem 1. Januar 2002 zu

laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist,

ist das Bundespatentgericht für die Entscheidung gemäß § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1

PatG in der bis einschließlich 30. Juni 2006 gültigen Fassung weiterhin zuständig

(vgl. BGH GRUR 2007, 862 ff. - Informationsübermittlungsverfahren II; BPatG

GRUR 2007, 449 f. - Rundsteckverbinder).

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist unzulässig. Die Zulässigkeit des

Einspruchs ist von der Patentinhaberin zwar nicht in Frage gestellt worden. Jedoch haben Patentamt und Gericht auch ohne Antrag des Patentinhabers die Zulässigkeit des Einspruchs in jedem Verfahrensstadium von Amts wegen zu überprüfen (vgl. Schulte, PatG, 8. Auflage, § 59, Rdn. 160). Die Rücknahme des einzigen unzulässigen Einspruchs führt zur Beendigung des Einspruchsverfahrens

ohne weitere Sachprüfung über die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents (vgl.

hierzu Schulte, PatG, 8. Auflage, § 61, Rdn. 23; BGH GRUR 1987, 513, II.1.

- „Streichgarn“).

1. Patentgegenstand

Nach den Angaben in der Streitpatentschrift geht die Erfindung von einer Tankgeberplatine für den Einbau in einem Fahrzeugtank aus, mit der der Füllstand in einem Kraftfahrzeugtank bestimmt werden kann (siehe Patentschrift, Absatz [0001]).

Gemäß dem nebengeordneten Patentanspruch 11 wird noch ein Füllstandgeber

mit einer entsprechenden Tankgeberplatine beansprucht. Beim Stand der Technik

seien die für die Schleifbahnen eingesetzten Materialien hinsichtlich ihrer leitenden

Eigenschaften und ihrer Härte in der aggressiven Umgebung eines Kraftfahrzeugtanks problematisch (siehe Absatz [0004]).

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatentgegenstand als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, für eine Tankgeberplatine bzw. für einen Füllstandsgeber eine Leiterbahn für die Schleiferbahn einzusetzen, auf der sich bei guter

Leitfähigkeit und Härte keine Sperrschichten bilden können, so dass speziell für

den genannten Einsatz keine Störungen verursacht werden (siehe Absatz [0005]).

Diese Aufgabe wird für die Tankgeberplatine durch die Merkmale gemäß den

Merkmalsgruppen M1 bis M6 im Patentanspruch 1 gelöst. Gemäß dem Merkmal M6 des Kennzeichnungsteils wird für das Material des Schleiferbahnelements

eine Mischung aus Gold und Glas mit unterschiedlichen Gold- und Glasanteilen

beansprucht.

2. Zulässigkeit des Einspruchs

Der Einspruch erweist sich als unzulässig, weil die Einsprechende innerhalb der

Einspruchsfrist zwar den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend

gemacht, die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, jedoch nicht im

Einzelnen angegeben hat (vgl. § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG), da sie nicht den erforderlichen Zusammenhang zwischen sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1

des Streitpatents und dem Stand der Technik hergestellt hat (vgl. hierzu BGH

BlPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, li. Sp., Abs. 1 - „Epoxidation“; Schulte, PatG,

8. Auflage, § 59 Rdn. 91 bis 97). Sie hat lediglich behauptet, dass ein Füllstandgeber aus der Druckschrift E1 bekannt sei (siehe Einspruchsschriftsatz, Seite 2, Absatz 1 nach der Überschrift "Begründung": "E1 offenbart einen Füllstandsgeber für

einen Kraftfahrzeugtank mit den Merkmalen des Streitpatentanspruchs 1."), wobei

sie sich erkennbar aber nur auf den Oberbegriff des Anspruchs 1 bezieht, wie die

beiden nächsten Absätze des Einspruchsschriftsatzes belegen. Zu dem Merkmal M6 im Kennzeichnungsteil des Anspruchs 1 wird ebenfalls lediglich pauschal

behauptet, dass in der Druckschrift E1 schon der Vorschlag gemacht wurde, statt

Silber Gold als elektrisch leitendes Material zu verwenden (siehe Seite 2, Absatz 4

nach Überschrift "Begründung": "Dazu musste der Fachmann jedoch nicht erfinderisch tätig werden, da dieser Vorschlag schon in E1 gemacht wurde."). Zur Höhe

des Goldanteils gemäß M6 verweist die Einsprechende dann auf das Wissen und

Können des Fachmanns und zum Glasanteil auf die Druckschriften E3 und E4. Zu

den Merkmalen im Anspruch 1 gemäß den Merkmalsgruppen M1 bis M5 und zu

dem Teilmerkmerkmal des Goldanteils gemäß Merkmalsgruppe M6 hat die Einsprechende somit lediglich pauschal auf die Druckschrift E1 verwiesen ohne dazu

Textstellen anzugeben.

Eine Einspruchsbegründung, die die Textstellen der Vorveröffentlichung, aus denen sich die Entsprechungen mit den Merkmalen des strittigen Anspruchs ergeben

sollen, nicht angibt, reicht für die Substantiierung des Einspruchs nicht aus. Dies

gilt auch, wenn in der Patentschrift diese Entgegenhaltung bereits zum Stand der

Technik (siehe Absatz [0002]) angegeben wurde und danach der Oberbegriff im

Wesentlichen bekannt ist (gemäß Absatz [0002] der Patentschrift ist zur Offenbarung der Druckschrift E1 das Merkmal M4 zum teilweisen Goldanteil des Schleiferbahnelements jedoch nicht erwähnt). Auf die Angabe der relevanten Textstellen in

der Vorveröffentlichung kann allenfalls verzichtet werden, wenn sich der Zusammenhang aus einer kurzen Textstelle für den fachkundigen Leser von selbst ergibt

(siehe auch den Beschluss des 19. Senats vom 27.12.2006, 19 W (pat) 303/04 mit

weiteren Hinweisen). Dies ist hier ersichtlich nicht der Fall, da z. B. das Merkmal

des Goldanteils für das Schleiferbahnelement aus der Druckschrift E1 nicht bekannt ist. Gemäß der Druckschrift E1 bestehen die Schleiferbahnen lediglich aus

einer Silberlegierung (siehe Spalte 1, Zeilen 19, 20). In Zeile 31 wird zwar noch erwähnt, dass als Abhilfe (gegen Korrosion) die Verwendung hochwertiger Wertstoffe bekannt sei. Für den Fachmann ist dies jedoch nicht zwangsläufig ein Hinweis

auf die Verwendung von Gold, da er unter hochwertigeren Werkstoffen als eine

Silberlegierung weitere Legierungen oder auch beliebige Materialien aus anderen

Materialklassen, z. B. leitfähiger Keramiken, verstehen kann. Die Einsprechende

hat weder auf diese Textstelle hingewiesen noch ausgeführt, wie sich daraus die

Offenbarung von Gold als Material für die Schleiferbahn ergeben könnte.

Die unzutreffende Behauptung der Einsprechenden ist hier kein Irrtum im Sinne eines Begründungsmangels sondern ein Substantiierungsmangel, da durch den

pauschalen Verweis auf die Druckschrift E1 für die Mehrheit der Merkmale des

Anspruchs 1 der Senat und die Patentinhaberin keine abschließenden Folgerungen für das Vorliegen oder das Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ohne eigene Ermittlungen ziehen können.

Der Einspruch ist daher unzulässig.

3. Patentfähigkeit

Wegen der Unzulässigkeit des Einspruchs bleibt für eine Überprüfung der Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstandes gegenüber dem nachgewiesenen Stand

der Technik kein Raum.

Das Verfahren ist nach Rücknahme des unzulässigen Einspruchs beendet. Der

bereits zurückgenommene Einspruch kann nach Auffassung des Senats nicht

mehr verworfen werden. Da keine Sachprüfung stattfindet, ist nach Auffassung

des Senats auch nicht auszusprechen, dass das Patent aufrechterhalten bleibt.

Die Feststellung, dass der Einspruch unzulässig ist und folglich das Verfahren beendet ist, beseitigt die im Hinblick auf die gesetzliche Regelung des § 61 Abs. 1

Satz 2 PatG bestehende Rechtsunsicherheit in Bezug auf die Frage der Verfahrensbeendigung.

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Dr. Müller

Ko